Linn_James - DiVA Portal

Transcription

JURIDISKA INSTITUTIONEN
Stockholms universitet
Förhållandet mellan Varumärkesrätt och Marknadsföringsrätt
I ljuset av EU-domstolens dom av den 18 juni 2009L’Oréal
Linn James
Examensarbete i Immaterialrätt, 30 hp.
Examinator: Per Jonas Nordell
Stockholm, Höstterminen 2014
Sammanfattning
Denna uppsats belyser förhållandet mellan varumärkesrätt och marknadsföringsrätt i
ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande i mål av den 18 juni 2009 C-487/07,
L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. Gränsdragningen mellan de två rättsområdena
förefaller, som ett resultat av EU-domstolens tolkning vara närmast obefintlig. Detta
då de i sin tolkning beträffande innehållet i de direktiv som harmoniserar de medlemsstaternas varumärkesrätt och marknadsföringsrätt uttalade att direktivens motsvarande ordalydelser ska tolkas på samma sätt. Dessutom förefaller varumärkesinnehavarens rätt att åberopa sin ensamrätt numera vara beroende av om tredje mans
förfarande kan anses strida de marknadsrättsliga direktiven. EU-domstolens tolkning
kan sägas vara motiverad utifrån, samt en förklaring till att varumärken i dagens
samhälle erhållit egenskaper som ett resultat av varumärkesinnehavarens ekonomiska
och marknadsföringsrättsliga ansträngningar. Vad avser implementeringen av EUdomstolens tolkning av de ifrågavarande rättsområdena i svensk rätt har det visat sig
att de nationella domstolarna iakttar sin lojalitetsplikt och sålunda låter EUdomstolens tolkningar få genomslag i svenskrätt. Emellertid är resultatet av EUdomstolens tolkning av direktiven att det som enligt domstolen föranleder en rätt för
varumärkesinnehavaren att iaktta sin ensamrätt, i svensk rätt formellt sett anses utgöra otillbörlig marknadsföring. Vilket både med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse samt med hänsyn till lojalitetsplikten i förhållande till EU-rätten inte är
önskvärt. Vidare tillåter den svenska processordningen inte, till skillnad från vad som
är fallet beträffande tolkningen av direktiven i EU-domstolen att rättsområdena prövas i samma domstol. Det finns dock det ett förslag om att en sådan processordning
ska bli föremål för svensk rättstillämpning. Vilket skulle vara mycket gynnsamt med
hänsyn till att förhållandet mellan varumärkesrätt och marknadsföringsrätt, så som
det kommit att utvecklas i ljuset av L’Oréal-målet då skulle kunna få fullt genomslag
i svensk rätt.
2
Förord
Mitt stora intresse för varumärkesrätt och marknadsföringsrätt väcktes när jag under
min tredje termin på juristprogrammet läste kursen Civilrätt 3. Sedan dess har jag
funderat på relationen mellan de två rättsområdena. Jag har i vår tid där vi ständigt
utsätts för marknadsföring begrundats över hur varor som är mycket lika och ibland
också så när som identiska med varor som är skyddade av varumärkesrätt tycks florera obehindrat i olika marknadsföringskanaler. Sålunda föll det sig naturligt när det
blev dags att välja ämne inför mitt examensarbete att jag valde att fördjupa mig närmare i ämnet.
Förutom lärdom är jag särskilt tacksam för de vänner jag erhållit under studietidens
gång och som jag tar med mig vidare i livet när jag nu avslutar mina studier.
Stockholm den 5 januari 2015
Linn James
3
Innehållsförteckning
Sammanfattning…………………………………………………………………...2
Förord……………………………………………………………………………... 3
Förkortningar ……………………………………………………………………..7
1. Inledning……………………………………………………………………........8
1.1 Ämne …………………………………………………………………….........8
1.2 Syfte och frågeställningar …………………………………………….............9
1.3 Avgränsningar …………………………………………………………...........9
1.4 Metod och källmaterial …………………………………………....................11
1.5 Disposition ………………………………………………………...................13
2. EU-rätten och förhållandet till nationell rätt …………………………...........15
2.1 Den europeiska rättsordningen och dess främsta syfte ……………................15
2.2 Konstitutionella utgångspunkter ……………………………………..............16
2.2.1 Konstitutionella principer ………………………………………..............16
2.3 Direktiv och dess rättsverkningar i nationell rätt …………………….............17
2.3.1 Fullharmoniserande respektive minimidirektiv ……………….................17
2.3.2 Spärrverkan av direktiv …………………………………………..............18
2.3.3 Principen om indirekt effekt …………………………………..................18
2.4 Särskilt om harmoniseringen av svensk varumärkesrätt ………….................18
2.5 Särskilt om harmoniseringen av svensk marknadsföringsrätt………..............19
2.6 Förhandsavgöranden ……………………………………………………........21
2.6.1 Skyldigheten att inhämta förhandsavgöranden ……………......................22
2.6.2 Den rättsliga effekten av ett förhandsavgörande ……………....................22
2.7 Internationella överenskommelser ……………………………………….......23
2.7.1 Den dualistiska principen …………………………………………….......23
2.7.2 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights …..23
2.7.3 Pariskonventionen……………...................................................................24
2.7.4 World Intellectual Property Organisation ……………………………......25
2.8 Sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen ……........25
3. Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt EU-domstolen …………............26
3.1 Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt varumärkesdirektivet ……...........26
3.1.1 Varumärkesanvändning enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet ……........27
3.2 L’Oréal-målet …………………………………………………………...........28
4
3.2.1 Tolkningsfrågorna ………………………………………….....................29
3.2.2 Anseendeskyddets tillämplighet i förhållande till efterbildningarna……32
3.2.2.1 Kravet på att varumärket ska anses vara känt……………………….32
3.2.2.2 Anseendeskyddet gäller både för varor och tjänster av samma och
olika slag………………………………………… …………….……33
3.2.2.3 Omsättningskretsens uppfattning om samband………………...........34
3.2.2.4 Användning till förfång av varumärkets särskiljningsförmåga……....35
3.2.2.5 Användning till förfång av varumärkets renommé…………………..36
3.2.2.6 Otillbörlig fördel av fördel av varumärkets särskiljningsförmåga
eller renommé…………………………………………..…………….37
3.2.2.7 Anseendeskyddets tillämpning –en tre stegs metod………………….38
3.2.3 Varumärkesanvändning i marknadsföring…………………………........39
3.2.3.1 Varumärkesanvändning i jämförande reklam………………………...42
3.2.3.2 Förhållandet mellan stimulans av konkurrens och iakttagandet av
varumärkesinnehavarens ensamrätt …….............................................42
3.2.4 L’Oréal-målet- en reflektion ………………………………………..........46
3.3 Särskilt om användning av varumärken i marknadsföring ………………......47
3.4 Sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen………... 49
4. Varumärkets funktioner …………………………………................................50
4.1 Varumärkets ursprungsangivelsefunktion …………………………….......... 51
4.2 Varumärkets garanti- och kvalitetsfunktion ………………........................... 53
4.3 Varumärkets kommunikationsfunktion ………………………......................54
4.4 Varumärkets reklamfunktion ………………………………………..............55
4.4.1 EU-domstolens praxis beträffande varumärkets reklamfunktion ……… 55
4.5 Varumärkets investeringsfunktion ……………………………......................57
4.6 Förhållandet mellan varumärkets funktioner och anseendeskyddet ………...58
4.7 Sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen ……........60
5. Den svenska varumärkesrätten
………………………………....................61
5.1 Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt Varumärkeslagen ……….............61
5.1.1 Varumärkesanvändning enligt Varumärkeslagen …………………..........61
5.2 Varumärket funktioner i svensk praxis ……………….......................................63
5.2.1 Ursprungsangivelsefunktionen…… ……..................................................63
5.2.2 Övriga funktioner…………. ………..........................................................65
5.3 Anseendeskyddet i svensk praxis ………….....................................................65
5
5.4 Sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen …...............68
6. Den svenska marknadsföringsrätten ………………………….........................69
6.1 Marknadsföringslagens uppbyggnad ……........................................................69
6.2 Generalklausulen i 5 § Marknadsföringslagen …….........................................69
6.3 Transaktionstestet ….........................................................................................70
6.4 Renommésnyltning ……...................................................................................71
6.4.1 Renommésnyltning i ljuset av L’Oréal-målet ……....................................72
6.5 Vilseledande marknadsföring ….......................................................................73
6.5.1 Vilseledande marknadsföring enligt 10 § Marknadsföringslagen ..............73
6.5.2 Vilseledande efterbildning enligt 14 § Marknadsföringslagen ...................74
6.5.2.1 MD 1987:30 ….........................................................................................76
6.5.3 Vilseledande marknadsföring i ljuset av L’Oréal-målet ….........................77
6.6 Jämförande reklam enligt 18 § Marknadsföringslagen ….................................78
6.7 Lagstridighetsprincipen …................................................................................79
6.7.1 MD 2012:15…………………………………………………………….…80
6.7.2 Bakgrunden till målet …..............................................................................81
6.7.3 Marknadsdomstolens prövning …...............................................................81
6.7.4 Varumärkets reklamfunktion …..................................................................82
6.7.5 Varumärkets investeringsfunktion …..........................................................82
6.7.6 Varumärkets anseendeskydd …...................................................................83
6.7.7 Renommésnyltningsbedömningen …..........................................................84
6.7.8 Bedömningen avseende vilseledande om kommersiellt ursprung ..............84
7. Svensk rätt och anpassningen till EU-rätten- en reflektion ……………........86
8. Källförteckning………………………………………………………….............90
6
Förkortningar
EU
Europeiska Unionen
EUD
EU-domstolen
FEU
Fördraget om Europeiska Unionen (1992)
Maastrichtfördraget.
FEUF
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2007).
HovR
Hovrätten
HD
Högsta domstolen
MD
Marknadsdomstolen
MFL
Marknadsföringslag (2008:486)
TRIPS-avtalet
Agreement on Trade Related Aspets of Intellectual Property Rights
VmL
Varumärkeslag (2010:1877)
WTO
World Trade Organization
WIPO
World Intellectual Property Organisation
7
1.Inledning
1.1 Ämne
Förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten har sedan lång tid
varit föremål för diskussion och det förefaller vara svårt att definiera en tydlig gräns
mellan de två rättsområdena. I detta sammanhang uppstår gränsdragningsproblem
när varumärket blir föremål för marknadsföring och framförallt när tredje man på
olika sätt refererar till varumärkesinnehavarens varumärke i sin egen marknadsföring. Den identifierbara skillnaden mellan de två rättsområdena torde vara att det varumärkesrättsliga regelverket skyddar ett objekt i form av själva varumärket medan
det marknadsrättsföringsrättsliga regelverket tycks skydda både konsumenter och näringsidkare från att utsättas för illojal marknadsföring. Nämnda skillnad torde emellertid inte göra förhållandet lättare att förklara eller förstå eftersom varumärket idag
måste förstås som något mer än endast ett objekt. Som ett resultat av att varumärkesinnehavaren lagt ner såväl ekonomiska som känslomässiga investeringar i sitt varumärke förknippar konsumenter varumärket med ett visst värde och egenskaper i vilka
konsumenter genom att köpa varan eller tjänsten för vilket varumärket tillhör söker
ikläda sig. Dessa egenskaper hos varumärket anses numera som skyddsvärda inom
ramen för varumärkesinnehavarens ensamrätt varför tredje man sålunda är förhindrad att knyta an till nämnda egenskaper i sin egen marknadsföring.
Trots att de två rättsområdena tycks överlappa varandra hindrar den svenska processordningen att varumärkesrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål prövas gemensamt. Den varumärkesrättsliga domstolsprövningen är nämligen föremål för
prövning i allmän domstol medan den marknadsföringsrättsliga prövningen sker i
specialdomstol i form av Marknadsdomstolen. Den skilda processordningen är tämligen unikt för Sverige, då många länder, däribland våra skandinaviska grannländer
har en processordning som tillåter att varumärkesrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål prövas tillsammans. Den gemensamma prövningen är också föremål för EUdomstolens tolkningar av de direktiv som harmoniserar medlemsstaternas nationella
lagar inom de i ifrågavarande rättsområdena. Avsikten med direktiv är att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning i syfte att undanröja handelshinder på den inre
marknaden. Av detta följer att det finns skyldighet för medlemsstaterna att i enhetlig
med den så kallade lojalitetsprincipen, tolka den nationella rätten i ljuset av direkti8
ven genom ledning av EUD:s tolkning av desamma. Samt att i händelse av konflikt
mellan den nationella rätten och EU-rätten ge företräde åt den senare. Trots att den
svenska lagstiftaren är väl medveten om att svensk lagstiftning ska stiftas i ljuset av
EU-rätten förefaller lagstiftarens intentioner emellertid som svårförenliga med landets åtaganden att anpassa regelverket till unionsrätten.
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att belysa förhållandet mellan varumärkesrätten och
marknadsföringsrätten i ljuset av det EU-domstolens förhandsavgörande i mål av den
18 juni 2009 C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185.1
Uppsatsen kommer i detta hänseende att behandla skyddet för varumärkets funktioner och anseende samt relationen mellan dessa skydd och den harmoniserade marknadsföringsrätten. I detta avseende kommer uppsatsen även belysa hur detta system
har implementerats i svensk rätt. Mot bakgrund av detta är följande frågeställningar
föremål för uppsatsens genomförande:
•
Vilka funktioner skyddas inom ramen för artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet?2
•
Hur förhåller sig detta skydd till skyddet för väl ansedda varumärken i artikel 5.3 i
varumärkesdirektivet?
•
Hur förhåller sig dessa skydd för varumärket till den harmoniserade marknadsföringsrätten?
•
Har svensk rätt anpassats till EU-direktiven?
1.3 Avgränsningar
Det finns fler kopplingar mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten än de
som berörs i L’Oréal-målet uppsatsen är dock begränsad till att endast diskutera förhållandet mellan rättsområdena inom ramen för EUD:s diskussion i målet.
Det bör framhållas att de frågor som berörs av uppsatsen hämtar sitt materiella innehåll av flera bindande EU-rättsakter, däribland förordningar. Emellertid diskuterar
1
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 [cit. L’Oréal-målet]
Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 2008/95/EG [cit. varumärkesdirektivet]. 2
9
EUD endast direktiv i L’Oréal-målet, av vilket följer att övriga EU-rättsliga rättsakter på området kommer att lämnas utan avseende.
Vad beträffar varumärkets skyddsomfång är denna diskussion likväl begränsad till i
L’Oréal–målet. Av detta följer att det som utgångspunkt inte kommer föras någon
diskussion beträffande den så kallade förväxlingsläran och därmed inte heller artikel
5.1 b) i varumärkesdirektivet. Emellertid kommer förväxlingsläran att behandlas i
samband med en diskussion beträffande varumärkets ursprungsangivelsefunktion
samt också i förekommande fall beträffande marknadsföringsrätten.
Varumärkets funktioner kommer att identifieras och diskuteras, de funktioner som
inte anses förenligt med syftet med uppsatsen kommer att lämnas utan avseende. I
detta hänseende bör det också poängteras att uppsatsen inte syftar till att göra en uttömmande redogörelse för dessa funktioner.
Frågan om hur varumärkesrättsligt skydd uppkommer och förfarandet därom kommer att lämnas utan avseende då diskussionen i uppsatsen behandlar fall då varumärkesrättsligt skydd redan konstaterats existera. I detta hänseende kommer även frågan
hur rättigheterna till ett så kallat gemenskapsvarumärke uppkommer att lämnas utan
avseende. Dessutom kommer internationella överenskommelser som reglerar hur internationellt varumärkesskydd uppkommer lämnas utan avseende.
I den mån processrättsliga frågeställningar berörs i denna uppsats kommer de processrättsliga principerna därtill att lämnas utan avseende. Av detta följer att uppsatsen inte syftar till att redogöra för några sanktionsrättsliga skillnader eller likheter.
Således kommer endast den materiella rätten inom ramen för processföring i domstol
avseende varumärkesrätten och marknadsföringsrätten att behandlas.
Det bör i sammanhanget nämnas att det finns ett förslag om ändring av det gällande
varumärkesdirektivet, denna ändring kommer emellertid inte att diskuteras då syftet
med uppsatsen är att belysa gällande rätt.
Då syftet med uppsatsen är att diskutera huruvida Sverige kan anses ha uppfyllt sina
åtaganden i enlighet med EU-rätten bör det framhållas att det är av intresse att under 10
söka hur övriga medlemsstater i EU har anpassat de EU-rättsliga bestämmelserna
inom området till sin nationella lagstiftning samt hur domstolsprövningen ser ut beträffande de två rättsområdena. Emellertid är en sådan kartläggning alltför omfattande och ryms således inte inom ramen för denna uppsats.
1.4 Metod och källmaterial
Uppsatsens frågeställningar har utretts utifrån den rättsdogmatiska metoden. 3 I enlighet med denna metod har rättskälleläran varit föremål för denna uppsats.4 Rättskälleläran anger vilka informationskällor juristen har att tillämpa och tolka när gällande rätt ska fastställas.5 Begreppet rättskälla är till sin art obestämt och har varierande innebörd, dock torde det finnas fyra identifierbara rättskällor enligt den rättdogmatiska metoden; lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, av vilken uppfattningen
är att hierarkin mellan rättskällorna är den angivna ordningen.6 Svensk rätt hämtar
sitt innehåll från EU-rätten varför innehållet i de svenska rättskällorna förutsätts
spegla innehållet i EU-rättens rättskällor.7 Om detta inte är fallet ska de EU-rättsliga
källorna tillerkännas företräde.8 Av detta följer att svensk rätt måste tillämpas och
tolkas enligt den juridiska metod som utvecklats av EUD vilken anses skilja sig från
den juridiska metod som råder i nationell rätt.9 Den EU-rättsliga metoden genomsyras av en systematisk och teleologisk tolkning. Således får inte de EU-rättsliga bestämmelserna tolkas isolerat från sitt sammanhang och måste vidare tolkas mot bakgrund av sitt syfte. EU-domstolen tillämpar i detta sammanhang en ändamålsorienterad tolkningsmetod. Denna metod är dock inte helt främmande i den svenska rättstilllämpningen, i och med att lagförarbeten traditionellt sett används för att göra en
ändamålsenlig tolkning av lagstiftningen.10 Den EU-rättsliga tolkningsmetoden har
således använts vid tolkningen av innehållet i rättskällorna för att analysera gällande
rätt.
3
Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s.649.
Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? a.st.
5
Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning s. 289.
6
Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?,. s. 651.
7
Jfr Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter s.21.
8
Prop.1994/95:19 s.529.
9
Hettne Jörgen&Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod, s.34.
10
Hettne Jörgen&Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod a.a., s.36.
4
11
Tillvägagångsättet har varit att utifrån L’Oréal-målet utreda förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten. Att låta ett rättsfall vara utgångspunkten
för diskussionen avseende förhållandet mellan de ifrågavarande rättsområdena kan
förefalla vara godtyckligt. I synnerhet eftersom EUD ibland kritiseras för att variera
beträffande deras bedömning i de tolkningsfrågor som ställs av medlemsstaterna.
Vad emellertid avser L’Oréal-målet har det ansetts vara ett uppseendeväckande rättsfall vad avser förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten.11
Dessutom har målet åberopats som vägledning i samband med att den svenska processordningen har utretts.12 L’Oréal-målets prejudicerande verkan måste således tillmätas stor betydelse. Annan praxis från EUD har vidare studerats för att utreda hur
domstolen kom fram till sitt svar beträffande de tolkningsfrågor som ställdes av den
nationella domstolen. Vidare har efterföljande praxis från EUD använts för att utreda
hur domstolens bedömning i L’Oréal-målet har materialiserats i efterföljande praxis.
Praxis, direktiv och doktrin har använts för att utreda förhållandet mellan varumärkets funktioner och anseendeskyddet. Förarbetena till VmL och MFL har använts för
att undersöka hur den svenska rätten ska tolkas för att därmed kunna identifiera likheter men också motsättningar mellan den svenska rätten och EU-rätten. Svensk lagstiftning har undersökts för att utreda huruvida direktiven har genomförts korrekt i
svensk rätt. Praxis från de svenska domstolarna har använts för att belysa hur EUD:s
tolkning av varumärkesrätten och marknadsföringsrätten ges genomslag i svensk rätt.
Beträffande detta finns det dessvärre inte många rättsfall ännu, vidare har domar
samt beslut från underinstanserna använts varför deras prejudicerande verkan kan
ifrågasättas. Doktrin har tillämpats i uppsatsen för att belysa uppfattningen av gällande rätt beträffande områdena i nämnda rättskälla. Även utomrättsliga men väl
normgivande branschregler har använts.
Utgångspunkten har alltså varit att fastställa vad gällande rätt är, varför uppsatsen
antagit ett de lege lata perspektiv emellertid motiverar frågeställningarna och diskussionen därav för en redogörelse avseende vad rätten borde vara, de lege ferenda.
11
12
Jfr. Levin, Marianne Marknadsföringslag (2008:486) 18 §, s.7.
Ds 2014:2 s.178-179. 12
1.5 Disposition
I nästkommande kapitel presenteras förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt.
Detta för att klargöra hur EU:s konstitutionella regelverk verkar i förhållande till det
nationella regelverket på området. I detta hänseende presenteras det för läsaren vad
EU får göra inom ramen för deras kompetens, samt vilka effekter detta får i nationell
rätt. Förhållandet mellan EU-rätt, nationell rätt och internationella överenskommelser
diskuteras också. Kapitlet avslutas med några sammanfattande utgångspunkter beträffande diskussionen i de följande kapitlen.
I det tredje kapitlet presenteras inledningsvis varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt varumärkesdirektivet vilket sedan åtföljs av EUD:s diskussion i L’Oréal-målet. I
detta sammanhang redogörs även för EUD:s tidigare praxis samt för innehållet i internationella överenskommelser för att belysa vilka kriterier som ligger till grund för
bedömningen avseende huruvida intrång skett i varumärkesinnehavarens ensamrätt.
Vidare reflekteras det över L’Oréal-målets rättsliga följder. I slutet av kapitlet förs en
särskild diskussion beträffande varumärkesanvändning i marknadsföring. Kapitlet
avslutas med en presentation avseende innehållet i nästkommande kapitel.
I det fjärde kapitlet redogörs för varumärkets funktioner. I detta sammanhang förs
även en diskussion beträffande varumärkets anseendeskydd i förhållande till dess
funktioner.
I det femte kapitlet redogörs för hur den harmoniserade varumärkesrätten implementerats i svensk rätt. I detta sammanhang presenteras rättsfall från de allmänna domstolarna för att belysa hur EUD:s praxis har fått genomslag i svensk rätt. Kapitlet avslutas med några sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen.
I det sjätte kapitlet diskuteras den harmoniserade varumärkesrätten förhållande till
den harmoniserade marknadsföringsrätten, i syfte att belysa hur det ifrågavarande
förhållandet implementerats i svensk marknadsföringsrätt. Detta föranleder också
diskussion beträffande MD:s möjlighet att pröva varumärkesrättsliga frågeställningar.
13
I det sjunde kapitlet samlas de frågeställningar som berörts i tidigare kapitel i syfte
att analysera följden av L’Oréal-målet vad beträffar förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten och huruvida detta system implementerats på ett
önskvärt sätt i svensk rätt. Vidare reflekteras det över vilka förändringar som kan genomföras för att anpassa systemet bättre.
14
2. EU-rätten och förhållandet till nationell rätt
2.1 Den europeiska rättsordningen och dess främsta syfte
EU-rätten är en del av vår nationella rättsordning och alla medlemsstater är således
skyldiga att lojalt tillämpa och ge effekt åt EU:s regler och principer. Av detta följer
att EU- rätten har företräde för det fall dess innehåll strider mot nationell rätt.13
I svensk rätt har traditionellt sett förarbeten till lagstiftning tillerkänts stor betydelse
gällande domstolarnas tolkning av det materiella innehållet i lagstiftningen. Principen om EU-rättens företräde har emellertid inneburit en förändrad syn på detta. Direktiv och således också EUD:s tolkning av desamma ska införlivas i svensk rätt. Av
detta följer att ett förarbetsuttalande avseende hur en viss bestämmelse i svensk lagstiftning ska tolkas, som har sin bakgrund i ett EU-rättsligt direktiv aldrig får göra
anspråk på att utgöra ett auktoritativt besked avseende tolkningen av direktivet.14
Denna ståndpunkt har även bekräftats av EUD genom att domstolen poängterat att
även om förarbetena till den nationella bestämmelsen ger utryck för en annan tolkning av direktiven, är den nationella rättstillämparen i enlighet med principen om direktivkonform tolkning15 skyldig att tolka den nationella rätten i ljuset av direktivet.16
Skälen till direktiven har också företräde framför nationella rättskällor då EUD tolkar
innebörden av direktiven i ljuset av de tillhörande skälen i sina förhandsavgöranden.17
Det finns flera mål med EU och därav också uppgifter som ska fullgöras av både EU
och medlemsstaterna.18 Ett av främsta målen med EU är att bygga upp och bibehålla
en inre marknad mellan medlemsstaterna, en marknad där fri rörlighet ska råda. EU
har i detta hänseende tilldelats kompetens av medlemsstaterna för att kunna bibehålla
fullbordandet av den inre marknaden.19 Den fria rörligheten gäller för varor, tjänster,
13
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s.99.
Prop. 1994/95:19 s. 529.
15
Mer om denna princip nedan i kapitel 2.
16
C-371/02, Björkenkulla fruktindustrier mot Procordia Food REG, 2004 s I-5791 p.13; Bernitz, Ulf
& Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s.197. 17
Granmar, Claes, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv s.246.
18
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, a.a., s.33.
19
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, a.a., s. 21.
14
15
personer och kapital vars gemensamma beteckning är de fyra friheterna. Av detta
följer bland annat att det inte får förekomma handelshinder för varor och tjänster.20
2.2 Konstitutionella utgångspunkter
Europeiska unionens rättsordning består av primärrätt och sekundärrätt. Till primärrätten hör Fördraget om Europeiska unionen,21Fördraget om Europeiska unionensfunktionsätt,22 samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Unionsfördraget innehåller bestämmelser om unionens mål och värden, av fördraget
framgår också att medlemsstaterna givit EU befogenhet att handla för att uppnå EU:s
gemensamma mål. Funktionsfördraget reglerar EU:s tilldelade befogenheter och
därmed också unionens kompetens i förhållande till medlemsstaterna. Rättighetsstadgan innehåller bestämmelser över medborgarnas rättigheter vid tillämpningen av
EU-rätten.23 De rättsakter som utfärdas med stöd av fördragen utgör unionens sekundärrätt, en sådan rättsakt är bindande för medlemsstaterna enligt vad som gäller för
respektive rättsakt.24
2.2.1 Konstitutionella principer
Förhållandet mellan EU och medlemsstaterna styrs av en rad fundamentala rättsprinciper. Enligt principen om tilldelade befogenheter har EU endast rätt att handla inom
de områden som medlemsstaterna enligt fördragen givit unionen kompetens att
handla inom för att kunna uppnå fördragens mål och kommer till utryck i 5.1 och 5.2
FEU.25
EU:s tilldelade kompetens begränsas i sin tur av två fundamentala principer, nämligen subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen
kommer till uttryck i 5.3 FEU och innebär att unionen endast får vidtaga åtgärder
inom sin kompetens i den mån åtgärderna inte kan uppnås av medlemsstaterna själva
utan bättre uppnås på unionsnivå. Proportionalitetsprincipen kommer till utryck i 5.4
20
Fördraget om Europeiska unionen (1992) Maastrichtfördraget. [cit. FEU]
22
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [cit. FEUF] 23
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 47-49.
24
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, a. st.
25
Hettne Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod s.77.
21
16
FEU och innebär att de åtgärder som unionen vidtar inte ska gå utöver vad som är
nödvändigt för att nå fördragens mål.26
Av den så kallade lojalitetsprincipen följer att både EU och medlemsstaterna är skyldiga att verka lojalt mot varandra, detta utrycks i artikel 4.3 FEU genom att unionen
och medlemsstaterna ska bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. Principen är fundamental avseende medlemsstaternas skyldighet att låta EUrätten få genomslag på nationell nivå och är således grunden till principen om EUrättens företräde.27
2.3 Direktiv och dess rättsverkningar i nationell rätt
Ett direktiv kan beskrivas som en typ av ramlag då ett direktiv ålägger medlemsstaterna att inom en viss tid anpassa den nationella lagstiftningen i enlighet med det resultat som föreskrivs i ett visst direktiv. Ett direktiv är således bindande för medlemsstaterna men de är upp de medlemsstaterna själv att bestämma form och tillvägagångsätt för genomförandet. Av detta följer att medlemsstaterna inom en viss föreskriven tid har att genomföra direktivet i nationell lagstiftning, således blir som huvudregel ett direktiv inte direkt gällande i svensk rätt.28
2.3.1 Fullharmoniserande respektive minimidirektiv
Även om medlemsstaterna endast är förpliktade att uppnå det föreskrivna resultatet
med ett visst direktiv kan emellertid ett direktiv vara mycket detaljerat utformat och
ha karaktären av närmast färdig lagstiftning. I tillägg kan direktiven föreskriva att
medlemsstaterna varken får överskrida eller underskrida den skyddsnivå som föreskrivs i direktiven, direktivet i fråga är då att anse som ett så kallat fullharmoniserings direktiv, även kallat maximidirektiv.29 Direktiv kan även vara så kallade minimidirektiv, som till skillnad från fullharmoniseringsdirektiven endast förskriver att
den nationella lagstiftningen måste upprätthålla en miniminivå. Av detta följer att
det är fritt för medlemsstaterna att hålla en högre skyddsnivå så länge den undre
skyddsnivån i det ifrågavarande direktivet inte förbises.30
26
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s.41.
Hettne Jörgen&Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod s.82-83. 28
FEUF Artikel 288.3; Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s.54-57.
29
30
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, a.a., s. 272-273. 27
17
2.3.2 Spärrverkan av direktiv
Det har visat sig vara problematiskt att medlemsstaterna inte implementerar direktiven på ett önskvärt sätt. Detta då medlemsstaterna ofta implementerar direktiven felaktigt eller ofullständigt, eller i vissa fall inte implementerar direktiven inom den tid
som är föreskriven. EUD har i detta hänseende konstaterat att en medlemsstat inte
ska kunna dra nytta av sin försummelse av att inte implementera ett direktiv korrekt.31 Av detta följer att ett direktiv kan få direkt effekt vid en ofullständig implementering enligt de villkor som föreskrivits ovan, i detta hänseende talar man om ett
direktivs spärrverkan. Medlemsstaterna är i denna bemärkelse skyldiga att inte vidta
åtgärder som allvarligt kan äventyra det resultat som föreskrivs i ett direktiv även innan tidsfristen för att införliva det har gått ut. Det bör betonas att direktiv som inte
implementeras korrekt emellertid endast har vertikal direkt effekt, det vill säga enskilda kan endast åberopa en bestämmelse i ett felaktigt implementerat direktiv mot
staten, inte mot en annan enskild.32
2.3.3 Principen om indirekt effekt
Principen om indirekt effekt, även kallad direktivkonform tolkning innebär att den
nationella rätten, så långt det är möjligt ska tolkas i ljuset av EU-rätten. I den bemärkelsen är de nationella domstolarna enligt principen om direktivkonform tolkning
skyldig att tolka direktiven i enlighet med det innehåll och syfte som förskrivs i ett
särskilt direktiv. Principen om direktivkonform tolkning följer av lojalitetsprincipen.
EUD har förtydligat denna tolkningsprincip i flera domar och poängterat att hela den
nationella rätten ska beaktas när det gäller att uppnå det resultat som EU-rätten eftersträvar.33
2.4 Särskilt om harmoniseringen av svensk varumärkesrätt
EU har inom ramen för sin kompetens hittills utfärdats två direktiv på varumärkesrättens område, nämligen Rådets direktiv 89/104/EG av den 21 december 1998 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar vilket numera är ersatt av Europarlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärm 31
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, a.a., s. 117-118.
33
32
18
ningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.34 Direktiven genomförs i Sverige genom Varumärkeslag (SFS 2010:1877). Inför införandet av den nya lagen betonades
vikten av att anpassa den lagen efter varumärkesdirektivets ordalydelse för att underlätta för de svenska domstolarna att göra en direktivkonform tolkning samt för att
uppfylla åtagandena enligt EU-rätten.35
Beslutet att införa direktiv på varumärkesrättens område grundar sig på att olikheter i
medlemsstaternas varumärkeslagar anses sneddriva konkurrensförhållandena samt
hindra den fria rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden, varför det
med hänsyn till upprätthållande av dess funktion anses nödvändigt att harmonisera
medlemsstaternas varumärkeslagstiftning36 EU har härför lagstiftningskompetens att
harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagar enligt artikel 114.1 FEUF.37 Det bör
i sammanhanget nämnas att det i enlighet med bestämmelserna i direktiven är tillåtet
att införa regler i den nationella lagstiftningen som tillskriver varumärkesinnehavaren en ensamrätt, sådana bestämmelser anses nämligen inte vara konkurrensbegränsade.38 Av skälen till varumärkesdirektivet framgår att direktivet avser harmonisera
medlemsstaternas varumärkeslagar beträffande de bestämmelser som till störst del
påverkar den inre marknaden funktion, varför direktivet är ett så kallat minimidirektiv.39
2.5 Särskilt om harmoniseringen av svensk marknadsföringsrätt
Vad avser den EU-rättsliga marknadsföringsrätten föreskrivs att det att det ska föreligga frihet att marknadsföra varor och tjänster inom hela unionen. Reklam och
marknadskommunikation är i hög grad att anse som en typ av tjänst, dessa omfattas
således av rätten till fri rörlighet inom EU.40 För att kunna upprätthålla den fria rörligheten av varor och tjänster är det essentiellt att medlemsstaterna har en harmonise 34
De artiklar i direktiven som berörs av denna uppsats har samma ordalydelse och placering i direktiven oavsett version av direktivet, varför det i den löpande texten kommer refereras till
[cit.varumärkesdirektivet].
35
Prop. 2009/10:225 s. 120.
36
Europarlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av
medlemsstaternas varumärkeslagar skäl 2.
37
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt, s.18. 38
FEUF Artikel 34, 36.
39
Europarlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av
medlemsstaternas varumärkeslagar skäl 4.
40
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt s.23.
19
rad lagstiftning när det gäller regler om illojal konkurrens.41 Att EU har kompetens
att harmonisera medlemsstaternas lagar mot illojal konkurrens följer av artikel 114.1
FEUF.42
EU har i detta sammanhang utnyttjat sin lagstiftningskompetens genom att utfärda
direktiv som harmoniserar medlemsstaternas lagar om illojal konkurrens. De direktiv
som har utfärdats av EU i syfte att harmonisera medlemsstaternas lagar om illojal
konkurrens är Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj
2005 om otillbörliga affärsmetoder. 43 Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.44
Av vilket det senare är en sammnarbetning av två tidigare direktiv nämligen Rådets
direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam och Europaparlamentets
och rådets direktiv 97/55/EG av den 1977 om ändring av direktiv 84/450/EEG om
vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam. I Sverige genomförs direktiven genom Marknadsföringslag (2008:486).45
Direktivet om vilseledande och jämförande reklam är både ett fullharmoniseringsdirektiv och ett minimidirektiv. Bestämmelserna som berör jämförande reklam har karaktären av fullharmonisering och berör relationen mellan näringsidkare sinsemellan,
samt mellan näringsidkare och konsumenter. Den delen av direktivet som behandlar
vilseledande reklam berör relationen mellan näringsidkare och har till skillnad mot
delen avseende jämförande reklam, karaktären av ett minimidirektiv. 46
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är ett fullharmoniseringsdirektiv.47 Även
detta direktiv syftar till att upprätthålla den inre marknaden samt tillförsäkra konsumenterna en hög skyddsnivå genom att direktivet syftar till att harmonisera med 41
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt a.a., s. 24.
43
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 och om otillbörliga affärsmetoder [cit. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder].
44
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 [cit. Direktivet om
vilseledande och jämförande reklam]. 45
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt s.26-27; Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/114 om vilseledande och jämförande reklam i Skäl 2, 3, 6, och 20.
46
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt s.26-27; Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/114 om vilseledande och jämförande reklam i Skäl 2, , 3, 6, och 20.
47
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt s.26-27.
42
20
lemsstaternas bestämmelser i deras respektive regleringar avseende otillbörliga affärsmetoder.48 Direktivet gäller i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter
även om det kan påstås att direktivet indirekt skyddar näringsidkarnas intressen genom att otillbörlig konkurrens motverkas.49 Till direktivet finns en bilaga, den så kallade svarta listan, vilken listar affärsmetoder som alltid är att anse som otillbörliga. 50
Den svarta listan ska gälla i alla medlemsstater och får endast ändras genom en översyn av direktivet. 51 Svarta listan gäller så som lag i Sverige och vid prövning
huruvida marknadsföring strider mot någon av punkterna i svarta listan ska MFL tilllämpas. 52 Genom tillkännagivande 2008:487 har den svarta listan materialiserats i
svenskrätt. 53
Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce) ICC, är en
internationell organisation vars huvudsyfte är att främja ekonomisk frihet, frihandel
och fri konkurrens, och verka för harmonisering och förening av regler avseende internationell handel. ICC har i närmare 80 år utvecklat uppförandekoder på det marknadsrättsliga området. I EU och därmed också i svensk rätt har det tagits inflytande
av ICC:s utomrättsliga normsystem vilket är särskilt tydligt i direktivet om vilseledande och jämförande reklam.54
2.6 Förhandsavgöranden
För att eftersträva en enhetlig tolkning av EU-rätten i alla medlemsstater finns möjligheten men också ibland skyldigheten för medlemsstaterna att från EUD begära
förhandsavgörande för att få ledning i hur en EU-rättslig rättsakt ska tolkas och tilllämpas. Bestämmelserna som reglerar frågan om inhämtande av förhandsavgörande
från EUD framgår av artikel 267 FEUF och är ett utryck för lojalitetsprincipen. Begäran om förhandsavgörande föranleds av ett mål vid en nationell domstol vari den
nationella domstolen sedermera formulerar frågor till EUD för att få hjälp med hur
den EU-rättsliga bestämmelsen som är föremål för tvisten i den nationella domstolen
ska tolkas. EUD får dock fritt formulera om frågorna från den nationella domstolen
48
Prop. 2007:08/115 s. 54.
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt s.29.
50
51
Prop. 2007:08/115 s. 54-55.
52
SOU 2010:44 s. 51.
53
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt s.342. 54
SOU 2006:76 s.152.
49
21
och lyfta omständigheter från målet vid den nationella domstolen som de anser vara
relevanta vid besvarandet av frågorna. Det bör emellertid framhållas att EUD inte
kan avgöra målet vid den nationella domstolen eftersom detta är förbehållet medlemsstaternas suveränitet.55
2.6.1 Skyldigheten att inhämta förhandsavgöranden
Av artikel 267.3 i FEUF framgår att domstolar som är slutinstanser i medlemsstaterna är skyldiga att inhämta förhandsavgörande om tolkningsbesked är nödvändigt för
att döma i målet. I detta hänseende är alltså, vad beträffar varumärkesrätten och
marknadsföringsrätten HD och MD skyldiga att inhämta förhandsavgörande i ett aktuellt mål rörande EU-rätten om det bedöms nödvändigt.56 Sverige har i denna fråga
erhållit kritik från EU-kommissionen avseende underlåtenheten av svenska domstolar att inhämta förhandsavgöranden, som ett resultat av denna kritik infördes Lag
(2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol. Lagens 1 § stadgar att slutinstanser är skyldiga att ange skälen för att ett
förhandsavgörande inte har inhämtats avseende tolkningen av en EU-rättslig bestämmelse när någon av parterna i ett mål har yrkat att ett sådant ska inhämtas.57
2.6.2 Den rättsliga effekten av ett förhandsavgörande
Det framgår inte av fördragen vilken rättslig betydelse ett förhandsavgörande från
EUD har. Det är endast klarlagt att den domstol som begär det ifrågavarande förhandsavgörandet, är bunden av EUD tolkningsbesked i rättsfrågan när tvisten sedermera avgörs i den nationella domstolen.58 Trots den osäkerhet som råder beträffande
vilken prejudicerande verkan ett avgörande från EUD har domstolen själva uttalat i
flertalet rättsfall att förhandsavgörandena är bindande och har prejudicerande karaktär.59 Dessutom torde detta framgå av den ovan berörda lojalitetsprincipen av vilken
det framgår att medlemsstaterna är skyldiga att låta EU-rätten få genomslag i nationell rätt. I detta hänseende betonar Bernitz och Kjellgren att EUD utnyttjat förhands-
55
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 222-224.
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, a.a., s. 231.
57
Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
1§.
58
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt, s. 24.
59
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder a.a., s. 235-236.
56
22
avgöranden för att bygga EU-rätten och att många av de domar som anses vara de
viktigaste har getts i form av förhandsavgöranden.60
2.7 Internationella överenskommelser
Internationella överenskommelser kommer inte att diskuteras närmare i denna uppsats emellertid är det av vikt att poängtera att de ifrågavarande rättsområdena normeras av det innehåll som förskrivs i de internationella överenskommelserna som finns
på området.
2.7.1 Den dualistiska principen
Vad beträffar internationella överenskommelser och dess implementering i svensk
rätt genomsyras den svenska rättsordningen av den så kallade dualistiska principen.
Denna princip innebär att internationella överenskommelser inte blir direkt gällande i
svensk rätt endast på grund av att de ratificeras, utan de måste också implementeras i
svensk lagstiftning för att bli en del av den svenska rättsordningen. Emellertid gäller,
vid tolkningen av sådana lagar vars ursprung grundar sig på internationella överenskommelser, principen om fördragskonform tolkning, vilken innebär att svenska domstolar ska tolka den nationella rättens innehåll så långt det är möjligt i ljuset av de internationella konventionerna. Av denna princip följer att svensk rätt förutsätts
stämma överens med de internationella instrument landet tillträtt.61
2.7.2 Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights62 är, enligt vad
som framgår av namnet ett avtal som behandlar handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter, avtalet har antagits inom ramen för World Trade Organization63
och syftar i korthet till att verka för en homogen immaterialrättslig skyddsordning
med global omfattning. Både EU som rättsordning och dess medlemsstater är parter
till avtalet. Av detta följer att Sverige är bunden av avtalet både genom egen ratifikation och som medlemsland I EU. Vad beträffar förhållandet mellan EU-rätten och
60
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder a.a., s. 238.
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt, s. 18.
62
Trade Related Aspets of Intellectual Property Rights [cit.TRIPS-avtalet]
63
World Trade Organization [cit.WTO].
61
23
TRIPS-avtalet, utgör TRIPS en del av unionens rättsordning och EUD har ansetts sig
vara behörig att tolka avtalets bestämmelser genom förhandsavgöranden.64
2.7.3 Pariskonventionen
Pariskonventionen av 1883 inom det industriella rättskyddet jämte otillbörlig konkurrens65 undertecknades den 20 mars 1883 och har idag ratificeras av samtliga medlemsstater i EU. Tillsammans bildar samtliga ansluta länder den så kallade Parisunionen.66 Pariskonventionen är en internationell konvention som gäller för industriellt
rättsskydd, däribland alltså varumärkesrätt. Alla medlemsstater i EU har tillträtt konventionen. EU har som rättsordning dock inte tillträtt konventionen.67 Emellertid
kommer Pariskonventionens bestämmelser till utryck i flera artiklar i TRIPS-avtalet,
varför Pariskonventionen vid den unionsrättsliga tillämpningen av TRIPS-avtalet indirekt måste beaktas.68 Vad mera avser Pariskonventionens förhållande till TRIPSavtalet, framgår av TRIPS-avtalet att medlemsländerna är förpliktade att upprätthålla
den skyddsnivå som följer av Pariskonventionen. Emellertid ställer TRIPS -avtalet
upp mer konkreta och mer långtgående skyddsstandarder på immaterialrättens område.69 Av skälen till varumärkesdirektivet framgår att direktivets bestämmelser ska
stämma överens med bestämmelserna i Pariskonventionen, vilket måste anses vara
en följd av att medlemsländerna är förpliktade att följa Pariskonventionen. 70 Konventionen bygger på principerna om territorialitet, minimiskydd och nationell behandling, vilket i korthet innebär att det ska vara den nationella lagstiftningen som
gäller på territoriet i fråga. De kontrakterande staternas lagstiftning måste vidare uppfylla vissa minikrav i enlighet med konventionsbestämmelserna.71
64
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt, s. 14-17.
Pariskonventionen (PK) av 1883 inom det industriella rättskyddet jämte otillbörlig konkurrens
[cit. Pariskonventionen]
66
SOU 2001:26 s.138.
67
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 Lista över de kontrakterande
länderna till Pariskonventionen.
68
TRIPS-avtalet art. 2.1
69
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt s.15.
70
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG skäl 13.
71
Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 43-48.
65
24
2.7.4 World Intellectual Property Organisation
I sammanhanget bör också WIPO World Intellectual Property Organisation72 nämnas. WIPO är FN:s immaterialrättsorganisation och har till uppgift att administrera
de internationella konventionerna vad avser immaterialrätten. WIPO tillhandahåller
en rekommendation, vid namn Joint Recommendation Concerning Provisions on the
Protection of Well-known marks73 och innehåller bestämmelser vad avser skyddet
för kända varumärken. 74
2.8 Sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen.
Som berörts ovan är ett av de främsta målen med EU upprätthållandet av den inre
marknaden på vilken det ska råda fri rörlighet. Då olikheter i medlemsstaternas lagstiftning kan motverka den inre marknadens fullbordan sker en harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning genom direktiv. Nationella domstolar måste vidare i
enlighet med medlemsstaternas EU-rättsliga åtaganden alltid tolka den nationella rätten i ljuset av direktiven. Av detta följer att Sverige som unionsland har skyldighet
att tillse att den nationella rätten står i överenstämmelse med EU-rätten. För att
kunna undersöka om Sverige har uppfyllt dessa skyldigheter kommer en diskussion
beträffande L’Oréal-målet och rättsverkningarna av rättsfallet föras i de följande kapitlen därefter kommer det analyserats hur tolkningen av förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten har implementerats i svensk rätt.
72
World Intellectual Property Organisation [cit.WIPO]
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known marks[cit. WIPO
rekomendationen].
74
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 14.;SOU 2001:26 s. 256. 73
25
3.Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt EU-domstolen
3. 1 Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt varumärkesdirektivet
Varumärkesinnehavarens ensamrätt framgår av artikel 5 i varumärkesdirektivet.
Artikel 5.1 a) stadgar att ”[d]et registrerade varumärket ger innehavaren ensamrätt.
Innehavaren har rätt att förhindra att tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på
varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.”
Bestämmelsen ger utryck för varumärkets ursprungsangivelsefunktion75 och benämns
som det grundläggande skyddet för ett varumärke. Av skälen till varumärkesdirektivet framgår att detta skydd bör vara absolut när det råder identitet mellan varumärket
och kännetecknet som tredje man använder och detta kännetecken används för identiska varor.76 Bestämmelsen ger sålunda utryck för principen om dubbel identitet. Enligt vilken det föreskrivs att ingen bedömning avseende huruvida det föreligger förväxlingsrisk mellan varumärket och det kännetecken tredje man använder behöver
företas eftersom en sådan risk i dessa fall anses föreligga per se.77 Varumärkeskyddet
vid fall av dubbel identitet underlättar sålunda bevisningen vid intrångsmål då en
presumtion om varumärkesintrång i dessa fall anses föreligga. Olikheter mellan varumärket och tredje mans kännetecken hindrar inte att dubbel identitet mellan varumärket och det kännetecken som används anses föreligga, detta förutsätter emellertid
att olikheterna är så obetydliga att den genomsnittlige konsumenten inte uppmärksammar dessa skillnader.78
Av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet framgår: ”[e]n medlemsstat får också besluta
att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från
att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket
är registrerat, om detta är känt i medlemsstaten och användningen av tecknet utan
75
För utförligare diskussion om varumärkets ursprungsangivelsefunktion se nedan i kapitel 4.
Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 2008/95/EG skäl 11.
77
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar s. 36.
78
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar a.a., s. 36.
76
26
skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”79
Bestämmelsen ger utryck för ett utvidgat skydd för varumärken som är kända, och
benämns som anseendeskyddet.80 Varumärken som är kända är ofta förknippade särskilda värden enligt omsättningskretsens föreställningar, exempelvis att varumärket
ifråga ger utryck för lyx eller håller en viss säkerhetsnivå. 81
3.1.1 Varumärkesanvändning enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet
Av både artikel 5.1 a) och 5.2 framgår att varumärkesinnehavaren endast har rätt att
hindra tredje man från att använda ett kännetecken som kan innebära intrång i någon
av bestämmelserna. Av 5.3 i varumärkesdirektivet framgår: ”[o]m villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bl.a. följande förbjudas:
a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för
dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
c) Att importera eller exportera varor under tecknet
d) Att använda ett likande eller identiskt kännetecken på affärshandlingar
och i reklam.”82
Uppräkningen i artikeln avseende vad som ska avses med användande i medlemsstaternas nationella lagar är inte uttömmande vilken torde följa av satsen ”får bl.a följande förbjudas.”83 Dessutom har EUD poängterat att utvecklingen i samhället har
gått framåt sedan formuleringen i direktivet gjordes och att uppräkningen i bestämmelsen sålunda inte kan anses var uttömmande. I detta hänseende har EUD framförallt poängterat att utvecklingen av elektroniska handels-och annonseringsformer föranleder att användning av ett varumärke kan uppkomma på andra sätt än genom de
exempel som räknas upp i artikeln. 84
79
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 Artikel 5.2.
Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv, s. 248.
81
Jfr. Reinth, Carola Verena, The Concept of dilution s. 151.
82
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 Artikel 5.3 a)- d).
83
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 Artikel 5.3. 84
C-236/08-C-238/08, Google France v. Louis Vuitton m.fl. REU 2010 s I-2417 p.66.
80
27
3. 2 L’Oréal-målet
EU-domstolens diskussion i L’Oréal-målet föranleddes av att den nationella domstolen, Court of Appeal av England och Wales hade begärt förhandsavgörande avseende
ett antal tolkningsfrågor beträffande omfånget av varumärkesinnehavarens ensamrätt
enligt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och förhållandet härom till Rådets direktiv
85/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande reklam.85
Kärande i målet i den nationella domstolen var L’Oréal SA Lancome Parfumes et
beaute & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie vilka tillverkar och marknadsför
exklusiva parfymer. Parfymerna som saluförs är kända varumärken som L’Oréal
m.fl. är innehavare av enligt följande. Vad avser parfymen Trésor är L’Oréal m.fl.
varumärkesinnehavare av ordmärket Trésor, varumärket Trésor i form av en flaska,
samt varumärket Trésor i form av en förpackning.86 Vad avser parfymen Miracle är
L’Oréal m.fl. varumärkesinnehavare av tre varumärken innefattande ordmärket Miracle, varumärket Miracle i form av en flaska, samt varumärket Miracle i form av en
förpackning.87L’Oréal m.fl. är även varumärkesinnehavare avseende parfymen Anaïs
Anaïs innehavare av ordmärket Anaïs Anaïs och vad avser parfymen Noa innehavare
av ordmärket Noa Noa samt ord och figurmärken som består av ordet Noa i stiliserat
utförande.88
L’Oréal m.fl. väckte talan om varumärkesrättsförfalskning vid den nationella domstolen mot Bellure NV Malaika Investments Ltd som är verksamt under näringskännetecknet Honey pot Cosmetivs & Perfumery Sales89 och Starion International
Ltd.90 Talan om varumärkesförfalskning föranleddes av att Malaika och Starion saluförde imitationer i form av parfymförpackningar och parfymflaskor av L’Oréal m.fl.
exklusiva parfymer vilka enligt ovan är skyddade varumärken. Imitationerna tillverkades av Bellure och bestod av två sortiment, Creation Lamis och Dorall. Creation
Lamis bestod av en imitation av L’Oréals exklusiva parfym Trésor, vid namn La Valeur vilken var allmänt lik Trésors flaska och förpackning. Även sortimentet Dorall
85
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.1.
87
88
89
Nedan kallad [Cit. Malaika].
90
Nedan kallad[Cit. Starion]. 86
28
bestod av en imitation av Trésor vid namn Coffret d´Or vars flaska och förpackning
företog en viss likhet med Trésors flaska och förpackning. I sortimentet Creation
Lamis ingick även en imitation av L’Oréal m.fl. parfym Miracle, vid namn Pink
Wonder. Pink Wonders flaska och förpackning var allmänt lik Miracles flaska och
förpackning. Starion och Malaika använde också vid saluföringen av de ovannämnda
imitationerna, jämförelselistor i vilka ordmärkena till L’Oréal m.fl. exklusiva parfymer angavs genom att Starion och Malaika jämförde egenskaper med deras parfymer
och de parfymer som saluförs av L’Oréal m.fl. exempelvis angav Straion och
Malaika att deras parfymer hade en doft som påminde om de parfymer som L’Oréal
m.fl. saluför. 91Dessa jämförelselistor överlämnades till återförsäljarna av imitationerna. Det var mellan parterna ostridigt att jämförelselistorna utgjorde jämförande reklam. L’Oréal m.fl. gjorde gällande att jämförelselistorna innebar intrång i strid med
den nationella varumärkeslagen till deras rättigheter till ordmärkena Trésor, Miracle,
Anaïs-Anaïs samt till ord och figurmärkena Noa.92 L’Oréal m.fl. gjorde vidare gällande att imitationerna av deras produkters flaskor och förpackningar samt försäljningen av parfymer i sådana förpackningar utgjorde ett intrång i deras rättigheter till
ordmärkena Trésor och Miracle samt till ord–och figurmärkena avseende flaskan
Trésor, förpackningen Trésor samt flaskan och förpackningen Miracle. 93
3.2.1 Tolkningsfrågorna
Vad avsåg jämförelselistorna vari L’Oréal m.fl. ordvarumärken angavs och som företagen ansåg utgöra jämförande reklam, önskade den nationella domstolen få svar på
följande tolkningsfrågor.
1. ”Är artikel 5.1 a … i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare, i reklam
för sina egna varor eller tjänster, använder en konkurrents registrerade varumärke för att jämföra egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor eller
tjänster som näringsidkaren marknadsför med egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor eller tjänster som konkurrenten marknadsför under det varumärket, och detta sker på ett sådant sätt att förväxling inte sker eller varu-
91
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 30. 3), 30.4)
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.14-23.
93
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.24
92
29
märkets grundläggande funktion att ange varans ursprung inte äventyras på
annat sätt?”94
2. ”Är artikel 5.1 a i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare i sin verksamhet använder (särskilt i en jämförelselista) ett välkänt registrerat varumärke för att ange egenskaper hos sin egen produkt (särskilt dess doft) på ett
sådant sätt att
a) det inte medför någon form av risk för förväxling,
b) det inte påverkar försäljningen av de produkter som säljs under det väl
kända registrerade varumärket,
c) det inte äventyrar det registrerades varumärkets grundläggande funktion att
ange varans ursprung och det inte är till för förfång för varumärkets renommé genom nedsvärtning av varumärkets anseende, genom urvattning
eller på annat sätt, och
d) det fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av näringsidkarens
produkt?”95
3. ”Vad är inom ramen för artikel 3a g i [direktiv 84/450] innebörden av uttrycket ’drar otillbörlig fördel av’, och, i synnerhet, när en näringsidkare i en
jämförelselista jämför sin produkt med en produkt som saluförs under ett välkänt varumärke, drar denne då otillbörlig fördel av [detta] varumärkes renommé?”96
Artikel 3a g Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam97 vilken
var föremål för tolkningsfrågan har följande ordalydelse:
”Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen, vara tillåten under förutsättning att den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes … renommé.”
94
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 30.).
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185, p. 30. 2).
96
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.30 3).
97
Det nu gällande direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam, innehåller en likalydande bestämmelse.
95
30
4. ”Vad är inom ramen för artikel 3a h i det ovannämnda direktivet, innebörden
av uttrycket ’framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning’, och, i synnerhet, omfattar detta utryck fallet att någon helt sanningsenligt, utan att ge upphov till förväxling eller vilseledande, påstår att hans produkt har en viktig egenskap (doft) som liknar den som en välkänd produkt
som skyddas av ett varumärke har?”98
Artikel 3a h i direktivet om vilseledande reklam har följande ordalydelse:
”Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen, vara tillåten under förutsättning att den inte framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning för en vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke … ”
När det gällde svarandes användning av de förpackningar och flaskor som enligt
ovan liknar förpackningar och flaskor av tillhörande de exklusiva parfymer som
L’Oréal m.fl. saluför önskade den nationella domstolen få artikel 5.2 i varumärkesdirektivet tolkad enligt följande:
5. ”När en näringsidkare använder ett kännetecken som liknar ett registrerat varumärke som är känt, och detta kännetecken inte är så likt det varumärket att
det föreligger förväxlingsrisk, på ett sådant sätt att
a) det registrerade varumärkets grundläggande funktion att ange varans ursprung inte försämras eller äventyras,
b) det registrerade varumärket eller dess renommé inte svärtas ned eller blir
otydligt, och det inte heller föreligger någon risk för att detta ska ske,
c) varumärkesinnehavarens försäljning inte påverkas negativt och,
d) varumärkesinnehavaren inte på något sätt berövas frukterna av marknadsföringen, vidmakthållandet eller förbättringarna av sitt varumärke, men
e) näringsidkaren dock får en kommersiell fördel av användningen av sitt
kännetecken till följd av likheten med registrerade varumärket, innebär då
detta att denna användning drar ”otillbörlig fördel” av det registrerade
varumärkets renommé i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv
[89/104]?”99
98
99
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.30.4).
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 30 5).
31
3.2.2 Anseendeskyddets tillämplighet i förhållande till efterbildningarna
EUD konstaterade att domstolens svar på den femte och sista tolkningsfrågan var av
betydelse för svaret på de övriga tolkningsfrågorna. EUD valde således att besvara
den femte tolkningsfrågan först.100
Den femte tolkningsfrågan avsåg att den nationella domstolen önskade få svar på
huruvida anseendeskyddet i artikel 5.2 är tillämpligt när tredje man använder ett
kännetecken som liknar de kända varumärken som innehas av varumärkesinnehavaren. Om användningen ger tredje man en fördel vid saluföringen av imitationerna av
de kända varumärkena utan att detta medför risk för förväxling för allmänheten eller
orsakar någon skada för varumärket och varumärkesinnehavaren. EUD: hade således
att tolka innebörden av otillbörlig fördel enligt artikelns ordalydelse.101
3.2.2.1 Kravet på att varumärket ska anses vara känt
EUD behövde i detta sammanhang inte ta ställning till huruvida L’Oréal m.fl. varumärken var att anse som kända eller inte eftersom detta var klarlagt redan i den nationella domstolen.102 Emellertid är det av intresse att undersöka hur EUD ser på kravet att varumärket måste vara känt för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. Av
EUD:s tidigare praxis avseende artikel 5.2 följer att EUD slagit fast att det krävs att
varumärket är känt inom en betydande del av den berörda allmänheten.103 Domstolen
har vidare poängterat att frågan om huruvida ett varumärke ska anses vara känt måste
bedömas från fall till fall och de nationella domstolarna bör särskilt beakta hur väl
den berörda allmänheten känner till eller känner igen varumärket samt hur länge och
i vilken omfattning varumärket använts och även vilka marknadsföringsmässiga investeringar som gjorts i varumärket.104 Det är alltså fråga om en helhetsbedömning
av huruvida varumärket ska anses vara känt eller inte. Detta är den fördelaktigaste
metoden enligt EUD då fasta bedömningskriterier såsom exempelvis huruvida en
viss procentuell andel av den berörda allmänheten känner till varumärket i fråga kan
få ett godtyckligt utslag, vilket således motverkar en rättssäker bedömning av krite-
100
102
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.30. 5)
103
C-375/97, General Motors v. Yplon, REG 1999 s I-5421 p.44.
104
101
32
riet.105 Det krävs vidare inte att varumärket är känt i hela medlemsstaten, utan det är
tillräckligt att det är känt i en betydande del av medlemsstaten.106
Detta resonemang kommer också till utryck i artikel i TRIPS–avtalet som stadgar att
vid bedömningen av huruvida ett varumärke är att anse som känt ska hänsyn tas till
huruvida märket är känt bland den relevanta delen allmänheten, och särskilt den del
av allmänheten som tagit del av marknadsföring beträffande varumärket. 107 Av
WIPO:s rekommendation framgår att faktorer som ska tas med i bedömningen avseende huruvida varumärket är att anse som känt är graden av vetskap och förmågan att
känna igen varumärket i den relevanta omsättningskretsen, under hur lång tid varumärket har använts inom det relevanta geografiska området. Vidare ska det tas hänsyn till i vilken utsträckning samt under lång tid marknadsföring av varumärket har
skett. Det ekonomiska värdet förknippat med varumärket ska också beaktas i denna
bedömning. Emellertid poängteras det i rekommendationen att det inte är fråga om
några absoluta bedömningskriterier avseende huruvida varumärket är att anse som
känt eller inte, utan en helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall.108Motsvarande
bedömningskriterier avseende huruvida ett varumärke är att anse som känt framgår
också av Pariskonventionen109
3.2.2.2 Anseendeskyddet gäller både för varor och tjänster av samma och av
olika slag
Som framgår av bestämmelsen avseende varumärkets anseendeskydd stadgar artikeln
att skyddet gäller för ”… varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat…”110 Hela upprinnelsen till införandet av ett utvidgat skydd för
kända varumärken grundar sig på att det ansetts vara motiverat att skydda kända varumärken från tredje mans användande oavsett varuslag eftersom kända varumärken
föranleder ett incitament för tredje man att använda ett liknande eller identiskt kännetecken som det som varumärkesinnehavaren innehar vilket kan skada varumärket i
fråga, oberoende av om det avser ett kännetecken som används för varor av annat
105
C-375/97, General Motors v. Yplon, REG 1999 s I-5421 p.39-41.
107
TRIPS-avtalet artikel 16.2.
108
WIPO-rekommendationen artikel 2.
109
Pariskonventionen Artikel 6 bis.
110
Europarlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG artikel. 5.2.
106
33
slag.111 Av EUD:s praxis följer dock att det inte är ett krav på att varumärket och
kännetecknet måste användas för varor eller tjänster av annat slag än för dem vilka
varumärket har registrerats för, för att anseendeskyddet ska kunna åberopas.112 EUD
poängterade således att deras prövning i det ifrågavarande målet inte hindrades av att
varumärket och de kännetecken som användes av Mailaka och Starion avsåg användning i förhållande till varor av samma slag.113
3.2.2.3 Omsättningskretsens uppfattning om samband
EUD poängterade att det inte krävs risk för förväxling mellan varumärket och kännetecknet som tredje man använder för att anseendeskyddet ska bli tillämpligt. 114 Istället är kravet för bestämmelsens tillämplighet att det föreligger ett sådant mått av likhet mellan varumärket och det kännetecken tredje man använder att det föranleder att
omsättningskretsen förknippar tredje mans kännetecken med varumärkesinnehavarens varumärke. Det krävs med andra ord endast att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet som tredje man använder och
varumärket.115 Denna uppfattning hos omsättningskretsen är alltså den grad av likhet
mellan kännetecknet som används av tredje man och varumärkesinnehavarens varumärke som krävs för att artikeln ska bli tillämplig.116
Vad avser bedömningen avseende huruvida det föreligger en sådan likhet, ska det
liksom vad gäller kravet på huruvida varumärket i fråga är känt, företas en helhetsbedömning baserad på all relevant fakta i det enskilda fallet.117 EUD har i detta sammanhang i tidigare praxis preciserat vilka bedömningskriterier som ska ligga till
grund för denna helhetsbedömning och har exempelvis uttalat att det vid bedömningen av huruvida samband föreligger ska hänsyn tas till hur starkt det äldre varumär-
111
Wessman, Richard Kodakdoktrinen under förändring, s.203.
C-292/00, Davidoff, REG 2003, s I-389 p. 30; C-408/01, Adidas v. Fitnessworld, REG 2003 s I12537 p.13-14.
113
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 36;
C-292/00, Davidoff, REG 2003, s I-389 p. 30; C-408/01, Adidas v. Fitnessworld, REG 2003 s I-12537
p. 18-22.
114
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 36; C-408/01, Adidas v.
Fitnessworld, REG 2003 s I-12537 p.29-30.
115
116
117
C-408/01, Adidas v. Fitnessworld, REG 2003 s I-12537 p.30
112
34
kets särskiljningsförmåga är, i den bemärkelse konstaterade domstolen att graden av
särskiljningsförmågan beror på hur unikt varumärket i fråga är. 118
I det ifrågavarande målet betonade EUD att uppfattningen av att det finns ett samband mellan varumärket och det kännetecken tredje man använder inte är tillräcklig
för att intrång enligt 5.2 ska kunna konstaterats.119 Utan ett av de intrång som föreskrivs i artikel 5.2 måste i tillägg till denna uppfattning anses ha skett. Som följer av
artikel 5.2 är de tre intrången följande, intrång som innebär förfång av varumärkets
särskiljningsförmåga, intrång som innebär förfång för varumärkets renommé och
slutligen intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets renommé
eller särskiljningsförmåga.120
3.2.2.4 Användning till förfång av varumärkets särskiljningsförmåga
EUD framhöll i detta sammanhang att förfång för varumärkets särskiljningsförmåga,
tillika kallat urvattning, utsuddning eller uttunning uppkommer när varumärkets förmåga att ange de varor och tjänster för vilka de är registrerat försvagas till följd av att
tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket.
När sådant förfång uppstår innebär det att varumärkets identitet löses upp och även
dess inflytande över allmänhetens medvetande.121 Tredje mans användning av ett likande varumärke kan också innebära att omsättningskretsens uppfattning om varumärkets egenskaper suddas ut helt och förknippas istället med andra attribut än tidigare. I detta sammanhang har varumärket degrenerat helt och har därmed förlorat sin
ursprungliga egenskap.122 När det avser degeneration är särskiljningsförmågan hos ett
varumärke således helt förlorad, medan särskiljningsförmågan endast är försvagad
när man talar om urvattning av särskiljningsförmågan.123
EU-domstolen poängterade att om varumärket, innan tredje man började använda ett
likande eller identiskt kännetecken i sin näringsverksamhet väckte en omedelbar as 118
C-252/07, Intel v. CPM, REG 2008 s I-8823 p.55.
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.36-37. Jfr. C-252/07, Intel
v. CPM, REG 2008 s I-8823 p.31-32.
120
121
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.39; C-252/07, Intel v. CPM,
REG 2008 s I-8823 p. 76. Jfr. Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten, s.611.
122
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s.156.
123
119
35
sociation till de varor och tjänster för vilka det är registrerat och tredje mans användande av kännetecknet medför att en sådan association inte längre väcks har varumärkets särskiljningsförmåga lidit förfång på grund utav tredje mans användning.124
EU-domstolen har tidigare konstaterat att tredje man inte behöver ha använt det liknande eller identiska kännetecknet under en lång tid för att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kan komma att anses bli urvattnat, det är tillräckligt att det yngre
varumärket använts en gång.125Vidare har EUD i tidigare praxis konstaterat vad avser
förfång för varumärkets särskiljningsförmåga att det krävs en förändring, eller en
verklig risk för sådan förändring i framtiden vad avser det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten i varumärkesinnehavarens omsättningskrets som beror på
att tredje man använder ett identiskt eller ett liknande kännetecken. 126Av detta följer
att det måste finnas en konkret risk för urvattning i så mån att genomsnittskonsumentens ekonomiska beslut och beteende måste påverkas. Detta påstår Wessman är jämförbart med det marknadsföringsrättsliga transaktionstestet som följer av direktiven
som harmoniserar marknadsföringsrätten i medlemsstaterna.127 Vid denna prövning
saknar det dock enligt EUD betydelse för huruvida innehavaren av det yngre varumärket drar en verklig kommersiell fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.128
3.2.2.5 Användning till förfång av varumärkets renommé
EU-domstolen betonade att när det å andra sidan gäller att bedöma huruvida tredje
mans användande av ett identiskt eller liknande kännetecken varit till förfång för varumärkets renommé, tillika kallat nedsvärtning eller degradering, uppkommer ett sådant förfång när de varor eller tjänster beträffande vilka det identiska eller liknande
kännetecknet används av tredje man, kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt
att varumärkets attraktionskraft minskar. När de varor eller tjänster som erbjuds av
tredje man har en egenskap eller en kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande
på bilden av varumärket, finns en sådan risk för förfång av varumärkets renommé. 129
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.39. C-252/07, Intel v. CPM, REG 2008 s I-8823 p.80-81.
126
C-252/07, Intel v. CPM, REG 2008 s I-8823 p.77-78.
127
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar, s. 48. Se kapitel 6 för diskussion om transaktionstestet.
128
C-252/07, Intel v. CPM, REG 2008 s I-8823 p.77-78.
129
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.40. Jämför med den så kallade råttgiftsregeln, se Wessman, Richard Varumärkeslagen: En kommentar s.46.
124
125
36
3.2.2.6 Otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé
EU-domstolen framhöll, vad avsåg den ifrågavarande tolkningsfrågan att till skillnad
från intrång som avser förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, och förfång av
varumärkes renommé syftar uttrycket otillbörlig fördel av istället till den fördel som
det inneburit för tredje man att använda ett kännetecken som liknar eller är identiskt
med varumärkesinnehavarens varumärke och inte till det förfång varumärkesinnehavaren lidit. En sådan otillbörlig fördel föreligger exempelvis då det föreligger ett
klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten som en följd av att det kända varumärkets egenskaper eller bilden av varumärket överförts på de varor som saluförs
av tredje man.130 I den bemärkelsen konstaterade EU-domstolen således att den fördel som en näringsidkare dragit av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé
kan vara otillbörlig även om användningen av ett kännetecken inte medfört något
förfång av varumärkesinnehavarens varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé
eller mera allmänt för varumärkesinnehavaren, det krävs i detta sammanhang alltså
inte att vare sig varumärket eller varumärkesinnehavaren lidit någon skada till följd
tredje mans användande.131
EU-domstolen konstaterade att bedömningen av huruvida en näringsidkare dragit
otillbörlig fördel av ett känt varumärke ska ha sin utgångspunkt i en helhetsbedömning vari samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet ska värderas.132 Denna helhetsbedömning är densamma som företas avseende huruvida omsättningskretsen får
uppfattningen av att det föreligger ett samband mellan varumärket och det kännetecken tredje man använder.133 Av detta följer att EUD i det ifrågavarande målet poängterade att hur känt varumärket är och graden av dess särskiljningsförmåga kan ha
betydelse i denna helhetsbedömning. Ju högre särskiljningsförmåga ett varumärke
anses ha desto större sannolikhet föreligger för att intrång ska anses föreligga. Andra
faktorer som ska beaktas i helhetsbedömningen är graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet och de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet.134 EU-domstolen menade vidare att risken för att användningen av kännetecknet
130
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 41.
132
133
C-252/07, Intel v. CPM, REG 2008 s I-8823 p.68.
134
131
37
eller en användning i framtiden av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets renommé är större ju snabbare och tydligare kännetecknet för tankarna till varumärket.135EU-domstolen konstaterade också att denna helhetsbedömning avseende
huruvida ett kännetecken dragit otillbörlig fördel av varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga kan det även beaktas huruvida det föreligger risk för urvattning eller nedsvärtning av varumärket.136
EUD poängterade att den nationella domstolen kunnat konstatera att sambandet mellan å ena sidan imitationerna och å andra sidan de kända parfymerna medfört en handelsfördel för Malaika och Starion. Vidare var det ostridigt att likheten mellan imitationerna och de kända varumärkena uppsåtligen eftersträvats för att skapa en association i allmänhetens medvetande mellan de exklusiva parfymerna och imitationerna av
dem, detta för att underlätta saluföringen av imitationerna. 137
EUD preciserade att en ”otillbörlig fördel” ska anses ha dragits av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, när ett kännetecken som liknar det
kända varumärket försöker placera sig i dess kölvatten för att kunna dra fördel av
dess attraktionsförmåga, anseende och prestige, samt utan att betala någon ersättning
eller göra några egna ansträngningar i detta avseende och därigenom utnyttja de
kommersiella ansträngningar som varumärkesinnehavaren gjort för att befästa bilden
av varumärket.138 Således konstaterade EUD att det inte krävs för att varumärkesinnehavaren ska kunna åberopa sin ensamrätt enligt artikel 5.2 att denne lidit någon
skada av tredje mans användande. 139
3.2.2.7 Anseendeskyddets tillämpning- en tre-stegs metod
Av framställningen ovan följer att EUD har utarbetat en metod om 3 steg i mål beträffande deras bedömning avseende anseendeskyddets tillämplighet. Först har EUD
domstolen att ta ställning till huruvida varumärket är tillräckligt känt enligt artikel
5.2 i direktivet. Om domstolen konstaterar att varumärket är tillräckligt känt är nästa
steg att bedöma huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett sam 135
137
138
139
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p. 50 136
38
band mellan varumärkesinnehavaren och tredje man. Det tredje steget omfattar en
bedömning avseende huruvida omsättningskretsens uppfattning leder till förfång av
varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller huruvida tredje man därigenom drar en otillbörlig fördel av dessa egenskaper hos ett varumärke.140 Som framgår
av EUD:s diskussion är skyddsomfånget för varumärket under artikel 5.2 beroende
av dess styrka, ett unikt och berömt varumärke erhåller på detta sätt ett större skydd i
jämförelse med ett varumärke som endast når upp till kravet på att varumärket ska
vara känt.141
3.2.3 Varumärkesanvändning i marknadsföring
Som framgått ovan önskade den nationella domstolen få klarhet i huruvida det är
möjligt att med stöd av artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet hindra tredje man från att
använda ett kännetecken i jämförande reklam som är identiskt med varumärket för
varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket har registrerats för,
även om denna användning inte kan skada varumärkets grundläggande funktion att
ange varornas eller tjänsternas ursprung.142 Vidare önskade den nationella domstolen
få klarhet i om innehavaren av ett välkänt varumärke kan motsätta sig sådan användning med stöd av artikel 5.1 a när användningen inte kan vara till förfång för varumärket eller skadar någon av dess funktioner men som emellertid fyller en väsentlig
funktion avseende marknadsföringen av tredje mans varor och tjänster. EUdomstolen besvarade den andra tolkningsfrågan och den första tolkningsfrågan tillsammans.143
När det gällde omständigheterna i det enskilda fallet, påpekade EUD att Starion och
Malaika i jämförelselistorna inte endast använt kännetecken som liknar L’Oréal mfl:s
varumärken, utan de har i faktiskt mening använt ordmärkena Trésor, Miracle, Anaïs
Anaïs och Noa såsom de registrerats av L’Oréal m.fl.144Användandet av ordmärkena
har i tillägg avsett parfym vilket alltså är varor som är identiska med de varor
L’Oréals varumärken registrerats för.145 En sådan användning faller alltså inom till 140
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar, s.43-44.
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar, a.st.
142
Se diskussion om ursprungsangivande funktionen nedan.
143
144
145
141
39
lämpningsområdet för artikel 5.1 a.146 Det förelåg således dubbel identitet mellan varumärkesinnehavarens
varumärke
och
de
kännetecken
som
tredje
man
der.147Vilket till skillnad från skyddet för väl ansedda varumärken är en förutsättning
för artikelns tillämplighet.148
När det gällde användandet av jämförelselistorna utryckte EUD, såsom också framgått i tvisten vid den nationella domstolen att dessa jämförelselistor var att anse som
jämförande reklam i enlighet med bestämmelserna i Rådets direktiv 84/450/EEG av
den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam.149Domstolen hänvisade i denna bemärkelse till artikel 2.1 som stadgar att reklam innefattar varje form av framställning i samband med
närings-eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor och tjänster. Av artikel 2.2 a samma direktiv framgår att om reklam uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som
tillhandahålls av konkurrent, ska reklamen i fråga ses som jämförande.150 EUdomstolen framhöll vidare att bestämmelserna om jämförande reklam är breda och
att jämförande reklam därför kan ta sig många olika utryck.151 Domstolen hänvisade i
denna del till sin tidigare praxis av vilken det framgår att med jämförande reklam ska
avses reklam som innefattar ett meddelande som direkt eller indirekt pekar ut en
konkurrent ska anses utgöra jämförande reklam. 152
Vidare framhöll domstolen att det av ordalydelsen i artikel 5.1 och 5.2 följer att en
varumärkesinnehavare under de omständigheter som finns uppräknande i artiklarna
kan förbjuda att en näringsidkare i jämförande reklam använder ett kännetecken som
är identiskt med eller liknar varumärkesinnehavarens. Detta förutsätter dock att användningen av kännetecknet i den jämförande reklamen syftar till att identifiera de
varor eller tjänster som varumärkesinnehavaren saluför. Ett sådant syfte att genom
den jämförande reklamen identifiera de varor eller tjänster som varumärkesinnehava 146
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar, s.43-44.
148
Se diskussion beträffande varumärkets anseendeskydd. 149
Numera Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam. 150
151
152
C-533/06, O2 Holdnings och O2 (UK), REG 2008, s I-4231 p. 42-43.
147
40
ren tillhandahåller utgör nämligen enligt EUD en användning av varumärket med avseende på annonsörens egna varor och tjänster i den mening som föreskrivs i artikel
5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet.153 Med detta avses att användningen endast kan
förbjudas när tredje man använder kännetecknet som ett varumärke, det vill säga i
syfte att särskilja varor och tjänster.154 Av EUD:s bedömning följer att användande
av ett varumärke i jämförande reklam är en annan typ av användande än vad som är
fallet när tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavarens varumärke i syfte att ange ursprunget för sina egna varor och tjänster. 155
Domstolen poängterade emellertid att om den jämförande reklam skett i överensstämmelse med artikel 3a. 1 i direktivet 84/450 om vilseledande reklam vari det
stadgas att jämförande reklam under de omständigheter som räknas upp i artikeln ska
anses vara tillåten, föranleder det inte att en varumärkesinnehavare med stöd i artikel
5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet kan förhindra att en näringsidkare i jämförande
reklam, använder ett sådant kännetecken som är identiskt med eller liknar dennes varumärke.156
EU-domstolen betonade att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger varumärkesinnehavaren en rätt säkerställa de intressen vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion.157 I detta hänseende betonade domstolen emellertid att ett varumärke har fler
funktioner än att endast garantera konsumenterna varumärkets ursprung. Sådana
funktioner är exempelvis varumärkets garanti-och kvalitetsfunktion, kommunikationsfunktion, reklamfunktion samt investeringsfunktion.158 I detta hänseendet betonade EUD att varumärkesinnehavaren kan åberopa sin ensamrätt om tredje mans användande av ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavaren skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner. EU-domstolen betonade i detta
sammanhang att om någon av varumärkets funktioner inte skadas eller kan komma
att skadas av nämnda användning kan varumärkesinnehavaren inte förhindra an 153
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.53; C-533/06, O2 Holdnings och O2 (UK), REG 2008, s I-4231 p. 36-37.
154
Granmar, Claes, Varumärkesrätten, s. 73-74.
155
Jfr Granmar, Claes Förslaget till nytt varumärkesdirektiv, 248.
156
157
158
41
vändning, eftersom varumärkesinnehavaren i detta fall inte har något intresse av att
skydda en användning av dennes varumärke. 159 Domstolen framhöll vidare att det
ankommer på den nationella domstolen att avgöra huruvida användningen kan skada
någon av varumärkets funktioner.160161
Vad avser förhållandet mellan skyddet för varumärkets funktioner och varumärkets
anseendeskydd poängterade EUD att om varumärket i fråga kan konstateras vara
känt krävs det inte att användningen av kännetecknet i den jämförande reklamen innebär skada på någon av varumärkets funktioner för att varumärkesinnehavaren ska
kunna motsätta sig en sådan användning. Eftersom i det fallet blir artikel 5.2 tillämplig och som framgår av den ovanförda diskussionen krävs det inte att det äldre varumärket lidit förfång, det vill säga skada på grund utav användningen för varumärkesinnehavaren ska kunna motsätta sig den ifrågavarande användningen.162
3.2.3.1 Varumärkesanvändning i jämförande reklam
EU-domstolen tolkade slutligen den tredje och den fjärde frågan tillsammans för att
bringa klarhet i huruvida artikel 3a.1 i direktivet om vilseledande reklam ska tolkas
så att när en annonsör i en jämförelselista utan att ge upphov till förväxling eller vilseledande, påstår att dennes produkt har en viktig egenskap som liknar egenskapen
hos en produkt som saluförs under ett välkänt varumärke och som annonsörens produkt utgör en imitation av, så drar annonsören otillbörlig fördel av detta varumärkes
renommé i den mening som avses i artikel 3a. 1 g eller ”framställer en vara eller
tjänst som en imitation eller en ersättning” enligt artikel 3a.1 h i det ifrågavarande direktivet.163
3.2.3.2 Förhållandet mellan stimulans av konkurrens och iakttagandet av varumärkesinnehavarens ensamrätt
Inledningsvis framhöll EUD att bestämmelserna i artikel 3a.1 i Rådets direktiv
84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar
och andra författningar om vilseledande reklam syftar till att göra en avvägning av de
159
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.63 161
Den materiella innebörden av dessa funktioner kommer att redogöras för i följande kapitel
162
163
160
42
olika intressen som kan stimuleras av att en jämförande reklam tillåts. Enligt EUD är
syftet med artikel 3a.1 i direktiv 84/450 genom en kombinerad läsning av skälen 2, 7
och 9 till direktiv 97/55/EG164 att till konsumenternas fördel främja konkurrens mellan olika konkurrenter på marknaden så att det blir lättare att objektivt visa fördelarna med olika jämförbara produkter och samtidigt förbjuda metoder som kan sneddriva konkurrensen.165I detta hänseende poängterade EUD att konkurrenter måste på
ett objektivt sätt tillåtas jämföra sina produkter med produkter härrörande från andra
näringsidkare på marknaden och genom jämförelsen i fråga påvisa fördelar med sin
egen produkt. I det hänseendet syftar artikel 3a.1 till att förbjuda metoder som sneddriver konkurrensen, skadar en konkurrent och försämrar valmöjligheten för konsumenter.166Tolkningen av artikeln måste således ske på ett sådant sätt att reklam som
på ett fördelaktigt och ett objektivt sätt jämför varor och tjänsters egenskaper tillåts.
Samtidigt som tolkningen av bestämmelsen inte får innebära att den jämförande reklamen sneddriver konkurrensen, i den bemärkelsen att jämförande reklam sker på
konkurrenshämmande
eller
illojalt
eller
inverkar
på
konsumenternas
sen.167EUD hänvisade till att artikel 3a1. i direktiv 84/450 uppställer 8 kumulativa
villkor, som den jämförande reklamen måste uppfylla för att anses vara tillåten.168Av
dessa villkor framgår bland annat att jämförande reklam inte får medföra någon risk
för förväxling mellan varumärken, inte innebära att en konkurrent utrycker sig nedsättande eller misskrediterar en konkurrents varumärken och inte heller får den jämförande reklamen medföra att en näringsidkare drar otillbörlig fördel av sin konkurrents varumärkes renommé eller att denne framställer sin vara som en imitation eller
ersättning för en vara eller tjänst som bär varumärket.169
EUD åberopade ånyo skälen i direktiv 97/55 vad avser deras lydelse beträffande förhållandet mellan varumärkesinnehavarens ensamrätt och villkoren för jämförande
reklam. Skälen ger utryck för varumärkesrättsinnehavarens ensamrätt enligt varumärkesdirektivet inte föranleder en rätt att hindra tredje man från att använda varu 164
Europaparlamentets och Rådets Direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv
84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.
165
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.68;direktiv 97/55 skäl 2, 7,
9.
166
167
168
169
43
märkesinnehavarens varumärke i jämförande reklam eftersom avsikten är att på ett
objektivt sätt framhäva skillnader mellan de varor och tjänster som erbjuds på marknaden. Dessutom måste ett utpekande få ske för att den jämförande reklamen ska
vara verkningsfull.170 I detta hänseende begränsas varumärkeshavarens ensamrätt till
förmån för ett främjande av konkurrensen inom EU.171 EU-domstolen poängterade
att vad särskilt avser användande av en konkurrents varumärke i jämförande reklam,
framgår fyra specifika villkor avseende en sådan användning i direktiv 87/55. Av bestämmelserna i direktivet framgår att en sådan användning får inte innebära att det
ger upphov till någon form av förväxling mellan varumärkesinnehavarens varumärke
och det kännetecken som konkurrenten använder, inte heller får konkurrenter
misskreditera eller utrycka sig nedsättande om det ifrågavarande varumärket, dessutom får den jämförande reklamen inte innebära att konkurrenten drar en otillbörlig
fördel av varumärkets renommé eller framställer en vara eller tjänst som en imitation
eller ersättning för en vara eller en tjänst som bär varumärket. 172I detta hänseende
poängterade EUD att när det gäller användande av varumärkesinnehavarens varumärke i jämförande reklam måste varumärkesinnehavarens ensamrätt tillgodoses å
ena sidan, samtidigt som konkurrenters och konsumenternas intresse av att ta del av
jämförande reklam som framhäver skillnader mellan erbjudna varor på ett objektivt
sätt måste tillvaratas å den andra sidan.173
EUD konstaterade att artikel 3a.1 h i direktiv 84/50 stadgar att den jämförande reklamen inte får framställa en vara och en tjänst som en imitation eller ersättning för
en vara eller en tjänst som har ett skyddat varumärke. Emellertid, poängterade domstolen att skälen till direktiven föreskriver att artikeln inte endast är tillämplig på varumärkesförfalskade varor utan också vad avser samtliga imitationer och ersättningar.174 EUD poängterade att en systematisk tolkning av artikel 3a. 1 h i direktiv 84/450
föranleder att det inte krävs att den jämförande reklamen varken är vilseledande eller
innebär att det föreligger risk för förväxling mellan varumärket och kännetecknet
som tredjeman använder för att reklamen ska kunna förbjudas enligt artikeln. Ef 170
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.71; Direktiv 97/55 skäl 1315.
171
Jfr. C-533/06, O2 Holdnings och O2 (UK), REG 2008, s I-4231 p. 39.
172
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.70; Direktiv 97/55 Artikel
3a. 1 d, e, g, h. 173
174
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.73 Direktiv 97/55 skäl 19.
44
tersom dessa rekvisit utgör självständiga villkor enligt vad som föreskrivs i artikel
3a. 1 a och d.175
Domstolen framhöll att det följer av artikel 3a. 1 h att det är otillåtet att i den jämförande reklamen låta det framgå att det som saluförs är en imitation eller ersättning för
den vara eller tjänst som bär ett varumärke. Det är inte enbart reklam som hänvisar
till idén om imitation eller ersättning som är förbjuden utan reklam som med hänsyn
till den allmänna framställningen och det ekonomiska sammanhanget underförstått
kan förmedla en sådan en idé till omsättningskretsen.176 EU-domstolen konstaterade i
detta hänseende att det i målet var utrett att de i ifrågavarande jämförelselistorna syftar eller leder till att den originalparfym som Malaika och Starions parfymer utgör en
imitation av anges för omsättningskretsen. Således framställer den jämförande reklamen annonsörens varor som en imitation av varor som har ett skyddat varumärke,
enligt artikel 3a.1 h i direktiv 84/450. Domstolen poängterade att det i detta hänseende saknar betydelse huruvida reklamen utrycker att det är en imitation av varumärkena i sin helhet eller enbart dess grundläggande egenskaper såsom exempelvis produktens doft.177
Vidare konstaterade EUD att vad gäller bestämmelsen i artikel 3a.1 g i direktiv
84/450 avseende att den jämförande reklamen inte får dra otillbörlig fördel av ett varumärkes renommé, ska tolkas på samma sätt som begreppet otillbörlig fördel i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet.178
Den tredje och den fjärde tolkningsfrågan skulle således enligt EUD bevaras som så
att artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska förstås som att när en konkurrent genom användning av jämförelselistor angett att de produkter han saluför utgör en imitation av
ett välkänt varumärke innebär det att näringsidkaren i fråga ”framställer en vara eller
en tjänst som en imitation eller ersättning” enligt artikel 3a.1 h vilket alltså föranleder att den jämförande reklamen är att anse som otillåten. Den fördel som konkurren-
175
177
178
176
45
ten i fråga drar genom denna otillåtna framställning ska vidare anses ha dragits otillbörligen av det välkända varumärkes renommé enligt artikel 3a. 1 g.179
3.2.4 L’Oréal-målet -en reflektion
EU-domstolens tolkning av artikel 5.2 utvidgar varumärkesinnehavarens ensamrätt
genom att domstolen konstaterade att varumärkesinnehavaren eller dennes varumärke inte behöver åsamkas någon skada för att ensamrätten ska kunna åberopas enligt artikeln. EUD konstaterade vidare att när jämförande reklam framställer tredje
mans produkt som en ersättning eller imitation ska den fördel som den i ifrågavarande framställningen tillkommer tredje man, ses som en följd av illojal konkurrens
och därigenom ska denna fördel anses ha dragits otillbörligen av varumärkets renommé. EUD konstaterade vidare att det inte är någon skillnad på begreppet otillbörlig fördel enligt varumärkesdirektivet och begreppet så som det används i direktivet
om vilseledande reklam. I detta sammanhang tyder EUD:s resonemang på en tydlig
koppling mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten vilket ger utryck för att
varumärkesinnehavarens ensamrätt ska förstås i ljuset av den harmoniserade marknadsföringsrätten.180
Kopplingen mellan varumärkesrätt och marknadsföringsrätt blir också tydlig i ljuset
av L’Oréal då bedömningen avseende huruvida varumärkesintrång ska anses ha begåtts tycks bli beroende av om användandet av varumärket strider mot direktiven
som harmoniserar medlemsstaternas lagar om otillbörlig konkurrens. I detta sammanhang bör det även poängteras att EUD svarade jakande på frågan från den hänskjutande domstolen avseende huruvida artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet ska vara
tillämplig när varumärkesinnehavarens varumärke används i marknadsföring oaktat
att användandet inte skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Användandet
av varumärket fyllde dock enligt den hänskjutande domstolen en väsentlig funktion
vid marknadsföringen av tredje mans produkt. Vilket tydligt visar på att EUD vill ta
fasta på att varumärkets egenskaper, exempelvis varumärkets renommé, inte ska
kunna utnyttjas i tredje mans marknadsföring, varför ensamrätten till varumärket ska
kunna åberopas vid marknadsföring som är att anse som otillbörlig. Björkenfeldt
menar i detta sammanhang att om EUD i sin praxis inte hade kommit till slutsatsen
179
180
Granmar, Claes Förslaget till nytt varumärkesdirektiv, s. 256.
46
att det finns fler skyddsvärda funktioner än den ursprungsangivande, hade användandet av varumärket fallit utanför den harmoniserade varumärkesrättens tillämpningsområde och istället avgjorts genom prövning av de nationella lagarna om otillbörlig
konkurrens.181
3.3 Särskilt om användning av varumärken i marknadsföring
Användning av varumärken i marknadsföring har varit föremål för ytterligare diskussion i EUD efter avgörandet i L’Oréal-målet. Särskilt omdiskuterat har varit användning av varumärken genom söktjänsten Google AdWords. När en internetanvändare gör en sedvanlig sökning på ett eller flera ord i sökmotorn Google visas ett
så kallat naturligt sökresultat vilket innebär att den webbsida som bäst stämmer
överens med det eller de sökord som internetanvändaren sökt på visas överst av
sökresultaten och den webbsida som har lägst relevans i förhållande till sökordet visas längst ner. Genom söktjänsten Google AdWords kan emellertid annonsörer genom att välja ett eller flera sökord, få en reklamlänk till sin webbplats visad, när de
valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som internetanvändare skickar till sökmotorn. Reklamlänken visas under rubriken ”sponsrade
länkar.” Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande, vilka tillsammans utgör
en annons för tredje mans varor eller tjänster. Annonsören betalar vidare för söktjänsten varje gång någon klickar på den sponsrade länken.182 Ju högre avgift annonsören är villig att erlägga, desto högre upp i listan över sponsrade länkar visas annonsörens annons.183
Föremål för prövning i EUD har varit huruvida tredje man använder varumärkesinnehavarens varumärke i enlighet med artikel 5 när denne väljer ut sökord som är
identiska med det varumärke som varumärkesinnehavaren innehar. EUD har detta
sammanhang konstaterat att syftet med att använda ett varumärke som sökord i
nämnda söktjänst torde vara att annonsören vill påverka internetanvändaren till att
inte endast klicka på de länkar som härrör från varumärkesinnehavaren utan också på
annonsörens reklamlänk. Vidare torde det enligt EUD förhålla sig som så att en internetanvändare som söker på ett varumärke vill erhålla information om eller ta del
181
Björkenfeldt, Mats, Till frågan om Varumärkets funktioner, s.290.
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 p.9-12.
183
Granmar, Claes, Varumärkesrätten, s.69.
182
47
av säljerbjudanden för de varor eller tjänster för vilka varumärket omfattar. I detta
sammanhang kan internetanvändaren uppfatta de reklamlänkar till webbplatser som
erbjuder varor och tjänster som tillhör tredje man vilken också är en konkurrent till
varumärkesinnehavarens ett förslag på alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren saluför.184Detta föranledde EUD att konstatera att när en konkurrent valt ett sökord som är identiskt med varumärkesinnehavaren, i syfte att erbjuda
internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster föreligger en användning med avseende på nämnda konkurrents varor och tjänster även
när det valda varumärket i form av ett sökord inte framträder i själva annonsen.185
EU-domstolen hänvisade i detta sammanhang till resonemanget i L’Oréal-målet och
framhöll att domstolen redan slagit fast att när en annonsör i jämförande reklam använder ett identiskt kännetecken i syfte att identifiera de varor eller tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller i syfte att jämföra dem med sina egna varor och
tjänster använder konkurrenten kännetecknet med avseende på sina egna varor och
tjänster i enlighet med artikel 5.1 a) och 5.2 i varumärkesdirektivet.186 Således innebär detta att tredje man använt varumärkesinnehavarens varumärke vid sökordsannonsering i syfte att identifiera sina egna varor och tjänster.187 EU-domstolen har
emellertid i detta sammanhang konstaterat att de inte härigenom tagit ställning till
frågan avseende huruvida Google AdWords ska anses utgöra jämförande reklam. 188
Liksom vad EUD konstaterade i L’Oréal-målet har EUD i senare praxis poängterat
att ett användande av en varumärkesinnehavarens varumärke i reklamsammanhang
inte föranleder att varumärkesinnehavaren kan åberopa sin ensamrätt, utan detta är
beroende av bedömningen av huruvida någon av varumärkets funktioner har skadats,
eller om varumärket är känt, om tredje man genom att använda ett kännetecken dragit otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller
renommé.189
184
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 p.31; C-236/08-C-238/08, Google
France v. Louis Vuitton m.fl. REU 2010 s I-2417 p.65, 69.
186
187
Jämför med diskussionen ovan i L’Oréal-målet.
188
189
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 p. 34, 70; C-236/08-C-238/08,
Google France v. Louis Vuitton m.fl. REU 2010 s I-2417 p.76, 100.
185
48
3.4 Sammanfattande utgångspunkter för den fortsatta framställningen
Med anledning den föregående framställningen är det av intresse att redogöra för hur
EUD:s tolkning av varumärkesrätten och marknadsföringsrätten har materialiserats
beträffande innebörden av varumärkets funktioner. Varför en sådan diskussion förs i
det följande kapitlet.
49
4. Varumärkets funktioner
Som framgått ovan har varumärket vid fall av dubbel identitet fler skyddsvärda
funktioner under artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet än att endast garantera varumärkets ursprung. Vilket måste anses vara en naturlig utveckling av att varumärket i
dag fungerar som något mycket mer än att endast ange en referens i form av en förmedling av det kommersiella ursprunget. Varumärket har i detta hänseende alltmer
utvecklats till att representera en vidare mening och besitter således ett egenvärde,
vilket kan bestå av att ett varumärke innehar ett goodwill, renommé, anseende eller
att en viss uppfattning om varumärket i fråga finns hos konsumenterna.190 I dagens
samhälle investeras det i allt högre utsträckning pengar i ett varumärke. I EUD syns
denna utveckling genom att domstolen i sina helhetsbedömningar avseende huruvida
ett varumärkesintrång har begåtts tar hänsyn till de investeringar som gjorts i varumärket.191Även om EUD genom sina förhandsavgöranden ger ledning av hur varumärkets funktioner ska tolkas är det emellertid upp till den nationella domstolen att
utifrån de bedömningskriterier som domstolen angett, att i det enskilda fallet avgöra
huruvida skada på någon av varumärkets funktioner uppkommit.192 När den nationella domstolen ska bedöma huruvida ett användande av identiskt kännetecken föranlett varumärkesintrång har de således att företa en normskyddsinriktad prövning när
det gäller frågan avseende omfånget av varumärkesinnehavarens ensamrätt och bedömningen styrs således av det ifrågavarande varumärkets funktioner, med ett annat
utryck, av de intressen som ensamrätten i det enskilda fallet skyddar.193
I det följande ska det redogöras för vad varumärkets funktioner innefattar, det bör
dock i detta hänseende poängteras att gränserna mellan varumärkets funktioner är,
som också kommer framgå nedan diffusa och oprecisa och även i hög grad lika
varandra.194
190
Nilsson, Magnus, Varumärkesrätt i förändring, s. 70.
SOU 2001:26 s. 148.
192
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 44-46; C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v.
Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.63.
193
Jfr. Högsta domstolens dom mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 [cit. Mon.zonmålet] p.15.
194
jfr Nordell, Per Jonas Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 70-71.
191
50
4.1 Varumärkets ursprungsangivelsefunktion
Den ursprungsangivande funktionen har i ett flertal avgöranden av EUD poängterats
vara varumärkets grundläggande funktion.195 Domstolen har i detta sammanhang utryckt att varumärket inom ramen för denna funktion ska kunna garantera varumärkets ursprungsidentitet så att konsumenter och slutanvändare utan risk för förväxling
ska kunna särskilja varor och tjänster från andra med ett annat ursprung.196 Enligt
EUD bekräftats denna grundläggande funktion genom att artikel 2 i varumärkesdirektivet föreskriver att ett tecken endast under förutsättningen att det kan urskilja ett
företags varor eller tjänster ska anses vara ett varumärke.197 Den ursprungsangivande
funktionen följer vidare av den så kallade sanningsgrundsatsen, enligt denna princip
får inte sanningen vilseleda konsumenterna om den vara eller tjänst som varumärket
avser utan konsumenter ska kunna lita på att ett givet varumärke har ett visst kommersiellt ursprung med vissa angivna kvalifikationer.198EU-domstolen har vidare uttalat att för varumärkets ursprungangivelsefunktion ska kunna säkerställas krävs att
varumärkesinnehavaren erhåller ett skydd mot att dennes konkurrenter utnyttjar varumärkets ställning, rykte eller anseende på marknaden genom att förse sina egna varor med varumärket som innehas av varumärkesinnehavaren.199 Vad mera avser utformningen av reklam i förhållande till varumärkets ursprungsangivelsefunktion
framgår av direktivet om vilseledande och jämförande reklam att tredje mans reklam
inte får vara utformad på så sätt att den är vilseledande om det kommersiella ursprunget.200Inte heller får tredje man utforma reklamen på ett sådant sätt att den är
vilseledande beträffande dennes immateriella rättigheter.201Dessutom får reklamen
inte skapa förvirring beträffande annonsörens varumärken å ena sidan och dennes
konkurrents varumärken å den andra sidan. 202
195
C-236/08-C-238/08, Google France v. Louis Vuitton m.fl. REU 2010 s I-2417 p.75; C-487/07,
L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.58.
196
C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Medro-Goldwyn-Mayer, REG 1998 s-I4799 p.28.
197
Varumärkesdirektivet artikel 2; C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, REG 2002 s I10273 p.49.
198
Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner, s. 267.
199
Jfr. Mål 102/77 Hoffman-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeuisher
Erzeugnisse mbH.p. 7;C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, REG 2002 s I-10273 p.49.
200
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande
och jämförande reklam Artitkel 3. a);Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 /EG av den 11
maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, Artikel 6.1b)
201
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam Artikel 3.c).
202
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande
och jämförande reklam Artikel 4.h).
51
Föremål för diskussion avseende skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion
har förekommit i EUD i samband med sökordsannonsering. I mål C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853203 hade Mark and Spencer204 inom
ramen för söktjänsten Google AdWords valt ut sökordet ”Interflora” vilket är blomsterkedjan Interfloras varumärke vilket föranledde att en annons för M&S visades
under rubriken ”sponsrade länkar” när Internetanvändare använde ordet ”Interflora.”205Det var alltså fråga om dubbel identitet mellan varumärkesinnehavarens varumärke och det sökord M&S använde varför artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet
blev tillämpbar. EU-domstolen diskuterade huruvida varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadats när sökord som är identiska med ett varumärke visas för internetanvändaren och poängterade att detta framförallt beror på hur annonsen presenteras i
det efterföljande sökresultatet.206EUD framhöll att skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion har uppkommit när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt och skäligen uppmärksam internetanvändare att utröna huruvida de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren, en näringsidkare med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller
från tredje man. EU-domstolen poängterade att då tredje mans annons framträder direkt efter att internetanvändaren skrivit in varumärket i egenskap sökord och visas
vid ett tillfälle då varumärket i egenskap av sökord också visas på skärmen kan internetanvändaren ta miste på de aktuella varorna och tjänsternas ursprung. EUdomstolen hänvisade härvid till tidigare praxis och framhöll att under sådana omständigheter som de nyss beskrivna kan tredje mans användning av ett identiskt kännetecken såsom sökord utifrån vilken tredje mans annons visas bekräfta uppfattningen att ett materiellt samband föreligger i näringsverksamhet mellan dessa varor och
tjänster och varumärkesinnehavaren.207EUD framhöll i detta hänseende att skada på
varumärkets ursprungsangivelsefunktion har uppkommit när tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan tredje man och varumärkesinnehavaren, eller annars utan sådan antydan, om internetanvändaren som en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare på grund utav att annonsen är
så vag i förhållande till frågan om dess ursprung inte utifrån reklamlänken och det
203
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853.
Nedan kallat [cit. M&S].
205
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 p.18.
206
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 p.44, p.83.
207
204
52
reklammeddelande som bifogas denna, inte kan veta om annonsören utgör tredje man
i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om denne har ett ekonomiskt samband
med densamma. 208Detta ger utryck för att EUD anser att det oaktat skrivelsen i skälen i direktivet om att skyddet ska vara absolut vid fall av dubbel identitet anser att
en bedömning enligt ovan ska företas, med utgångspunkt i den genomsnittlige internetanvändarens uppfattning. Detta torde emellertid följa av att tredje man inte använde Interfloras varumärke i syfte att ange ursprunget för sina egna varor och tjänster, utan i stället använde tredje man varumärket i syfte att identifiera varumärkesinnehavarens varumärke.209
4.2 Varumärkets garanti och-kvalitetsfunktion
Nära sammankopplat med den ovan berörda ursprungsangivelsefunktionen är varumärkets garantifunktion. I detta hänseende syftar garantifunktionen till att säkerställa
att varor som förknippas med det ett särskilt varumärke håller den kvalitet som konsumenterna förknippar med varor av visst kommersiellt ursprung.210 Nordell påpekar
att det beträffande relationen mellan varumärkets ursprungsangivelse och garantifunktion gäller att konstatera att garanti kan förstås som olika saker. Garantin kan
avse en garanti beträffande att en vara av ett visst varumärke har ett visst kommersiellt ursprung alternativt en viss kvalité. Vidare kan dessa två garantier sammanfalla
med varandra, om varumärkets ursprung är sådant att det förknippas med en viss
kvalité.211 EUD har beträffande nämnda förhållande uttalat att vad beträffar förhållandet mellan ursprungsangivelsefunktionen och garantifunktionen att varumärket
inte kan fylla sin ursprungsangivandefunktion och därmed inte vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som är syftet med EU, om varumärket inte
samtidigt tillåts fylla en garanti beträffande att alla produkter som bär det i ifrågavarande varumärket har framställts av ett enda företag som är ansvarig för dess kvalité.212 Vidare tar sig garantifunktionen utryck i att konsumenten ska kunna förlita sig
på att varumärket denne förknippar med en viss kvalité håller den kvalité som kunden förutsätter att varumärket har genom att denne genom tidigare erfarenhet vet att
208
C-233/09, Interflora v. Mark & Spencer, REU 2011 s I-5853 p.44-45.
Jfr Granmar, Claes, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv, s.248, s. 250 i not 38.
210
Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner s.268-269.
211
Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner s. 268-269.
212
C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Medro-Goldwyn-Mayer, REG 1998 s-I4799 p.28;
C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, REG 2002 s I-10273 p.48.
209
53
varumärket har en viss kvalité.213 Den ifrågavarande funktionen kan således sägas
vara förknippad med att varumärket har ett visst rykte. Vilket i sin tur kan bero på
vilket sätt som varumärket har marknadsförts.214 Vad beträffar marknadsföring i förhållande till varumärkets garanti-och kvalitetsfunktion, får inte tredje man marknadsföra sin egen produkt på ett sådant sätt att dennes kännetecken är vilseledande beträffande status eller meriter. Om tredje man således knyter an till ett varumärkes kvalité
i sin marknadsföring skulle detta möjligen anses kunna skada varumärkets garantioch kvalitetsfunktion.215
4.3 Varumärkets kommunikationsfunktion
Kommunikationsfunktionens omfattning har inte varit föremål för närmare diskussion varför det får sägas vara oklart vad funktionen egentligen omfattar.216 Varumärket i sig kan ses som en kommunikations kod mellan varumärkesinnehavaren och
dennes kundkrets, denna länk mellan varumärkesinnehavaren och dennes kundkrets
är en av flera parametrar som skyddas genom den varumärkesrättsliga regleringen.217
Emellertid kommunicerar varumärket inte endast ett ursprung utan har utvecklats till
att kommunicera egenskaper och attityder hos konsumenterna.218 Om varumärket
kommunicerar en viss image till omsättningskretsen torde detta föranleda att varumärkesinnehavaren inte endast lyckas förmå konsumenterna till att köpa varan utan
förmår dem också att identifiera sig med varan.219 Det kan påstås att varumärkesinnehavaren genom denna funktion har en möjlighet att genom marknadsföring bygga
upp en märkesidentitet och genom detta utgöra en informationskälla avseende varumärkets pris, kvalité och funktion. 220
213
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 84-85.
Reinth, Carola Verena, The concept of dilution, s. 151.
215
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam Artikel 3; Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 /EG av den
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, Artikel 6.1.
216
Jfr Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner, s. 265; Nilson, Magnus, Varumärkesrätt i förändring, s.70.
217
SOU 2001:26 s. 153.
218
219
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt a.a., s.76-77.
220
Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner, a.st.
214
54
4.4 Varumärkets reklamfunktion
Varumärkets reklamfunktion innefattar dess förmåga att genom reklam dra till sig
köpare.221 I denna bemärkelse kan reklam fungera som ett medel för att öka försäljningen av ett visst varumärke.222 Genom ett varumärkes reklamfunktion kan varumärket vidare erbjuda identifikationsmöjligheter för konsumenterna. Detta kan ske
genom att ett visst varumärke identifieras med vissa egenskaper eller människotyper.
Detta syftar till att få köparna av den särskilda varan att tro att de genom att köpa
samtidigt förvärvar de egenskaper, den livsstil eller är en sådan människotyp som reklamen försöker identifiera. I förhållande till varumärkets ursprungsangivelsefunktion blir inte reklamfunktionens syfte att ange ett ursprung utan istället att påverka
omsättningskretsen till att fatta ett köpbeslut. En reklamfunktion för ett visst varumärke torde uppkomma först när varumärket kan anses vara känt. Vilket i sin tur kan
föranleda att varumärket erhåller ett renommé vilket i sig kan ge reklam åt varumärket, utan att särskild marknadsföring skett.223Trots att varumärkets reklamfunktion
vid flertalet tillfällen varit föremål för diskussion i EUD, menar Nordell att domstolen aldrig tycks gå till botten med att identifiera av funktionen i fråga.224
4.4.1 EU-domstolens praxis beträffande varumärkets reklamfunktion
Föremål för diskussion i EUD har varit huruvida en varumärkesinnehavare kunde
åberopa sin ensamrätt med anledning av att denne ansåg att tredje mans sätt att
marknadsföra den ifrågavarande parfymen skadade den lyx och prestige som är förknippad med varumärket, vilket i det förevarande målet var Dior. I närmare bemärkelse gällde frågan huruvida parallellimport, det vill säga att varan i fråga omsatts i
unionen och förts ut på marknaden kunde medföra att en återförsäljare fritt kunde
använda varumärket i sin marknadsföring även om detta kunde skada varumärkets
reklamfunktion. Samt huruvida varumärkesinnehavaren kan motsätta sig sådan användning när reklamen ändrar eller försämrar varornas ”abstrakta beskaffenhet” i
form av den prestigefyllda framtoning och aurora av lyx som är resultatet av hur varumärkesinnehavaren har valt att presentera och göra reklam för sin produkt. Frågan
hade sin grund i att när en vara förts ut på marknaden i unionen genom parallellim 221
Wessman, Richard, Varumärkeslagen- En kommentar 2014, s.18.
Levin, Marianne, En ny nordisk känneteckensrätt, 1994 s. 524.
223
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt s.93-94;C 337/95, Dior v Evora, REG 1997 s
I-6013 [cit. Dior-målet]
224
Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner s.271.
222
55
port kan endast en varumärkesinnehavare motsätta sig fortsatt användning av varumärket om skälig grund föreligger, vilket det i regel gör om varornas beskaffenhet
förändras eller försämras genom användningen.225 EU-domstolen inledde besvarandet av tolkningsfrågan genom att poängtera att skälig grund kan föreligga om varumärkets anseende har försämrats till följd av att marknadsföring. Vidare framhöll de
att deras bedömning grundar sig på en avvägning mellan å ena sidan varumärkesinnehavarens intresse av att tredjemans användning av varumärket inte skadar varumärket i fråga och tredje mans intresse av att göra reklam för varorna på ett sätt som
är vedertagna inom den ifrågavarande branschen. EU-domstolen poängterade att eftersom det rörde sig om prestigefyllda och lyxiga produkter måste återförsäljaren
som marknadsför varumärkesinnehavarens produkter iaktta försiktighet i marknadsföringen och handla lojalt gentemot det intresse varumärkesinnehavaren har av att
prestigen och lyxen som är kopplad till varumärket bibehålls. Vidare framhöll EUD
att så länge marknadsföringen i reklamen skett i enlighet med de vedertagna sätten i
den föreliggande branschen föreligger inte skälig grund för varumärkesinnehavaren
att motsätta sig marknadsföringen om inte användningen skadar varumärkets anseende. EUD poängterade att en sådan skada på varumärkets anseende kan uppkomma
om återförsäljaren förringar den lyxiga bild av varumärket genom att de reklamblad
han sprider inte bemödar sig att undvika placering av varumärket i sådan omgivning
som kan förringa en sådan bild.226I ljuset av Dior-målet torde en skada på reklamfunktionen kunna uppkomma om tredje man inte förhåller sig inom ramen för de
krav som de direktiv som harmoniserar den nationella marknadsföringsrätten uppställer.227
Vad vidare gäller beträffande frågan om huruvida användning av ett varumärke i reklam kan föranleda skada på varumärkets reklamfunktion, betonade EUD i Interflora-målet att ett varumärkes reklamfunktion inte i samtliga fall kan anses ha skadas
på grund utav att tredje mans användande av ett identiskt kännetecken tvingar varumärkesinnehavaren att intensifiera sina reklamansträngningar för att bibehålla synlighet hos konsumenterna. Varumärket utgör enligt EUD ett väsentligt inslag i det
system med sund konkurrens som ska råda inom unionen. Ensamrätten till varumär 225
C 337/95, Dior v Evora, REG 1997 s I-6013 p. 39.
C 337/95, Dior v Evora, REG 1997 s I-6013 p.39-48.
227
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 artikel 3-4.
226
56
ket omfattar således inte rätt för varumärkesinnehavaren att hindra ett användande
om detta utgör en naturlig del av konkurrensen.228 I detta hänseende poängterade
EUD att reklam på internet som sker genom sökord som motsvarar varumärken är ett
användande av annans varumärke som utgör en sådan naturlig del av konkurrensen
som ska råda inom unionen eftersom syftet med reklam via Google AdWords är att
visa för internetanvändare att det finns ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, varför någon skada på reklamfunktionen således inte har skett. Desssutom poängterade EUD att ett användande av ett kännetecken som motsvarar varumärkesinnehavarens genom Google AdWords inte föranleder att varumärkesinnehavaren inte kan använda sitt varumärke på ett effektivt sätt för att informera och övertyga konsumenterna.229Detta på grund av att varumärkessinnehavarens webbplats
kommer att visas i listan över naturliga sökresultat och kommer således fortfarande
vara synlig för internet användaren, oaktat att en konkurrent använt sig av varumärkes innehavarens varumärke via AdWords.230
4.5 Varumärkets investeringsfunktion
Skyddet för varumärken kan påstås ha utvecklats från att utgöra ett skydd för ett visst
objekt, till att ha alltmer blivit ett skydd för de investeringar som gjorts i varumärket.231 Detta framgår särskilt av att investeringsfunktionen har spelat en stor roll vid
utformningen av den europeiska varumärkesrätten.232 I detta hänseende har EUD i
flertalet mål konstaterat att ett varumärke har en investeringsfunktion.233Även om
domstolen därmed inte har givit en exakt definition av investeringsfunktionen.234EUdomstolen utrycker det som så att ett varumärke kan användas av varumärkesinnehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte för att attrahera konsumenter och
göra dem lojala mot varumärket. Investeringsfunktionen har i detta hänseende skadats om tredje mans användande föranleder att varumärkesinnehavarens användande
av sitt varumärke i syfte att bibehålla och förvärva ett gott rykte störs av att tredje
man använder ett identiskt kännetecken i sin näringsverksamhet. Genom att ryktet på
228
230
231
Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner s. 272.
232
Levin, Marianne, Varumärkesrättsligt ”designskydd”, s. 300.
233
T.e.x, C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185 p.58;
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853 p. 60.
234
Spångberg, Mikael Investeringskyddet inom varumärkesrätten, s. 613.
229
57
detta vis påverkas och i det hänseendet äventyrar att det vidmakthålls. EU-domstolen
har däremot betonat att ensamrätten för varumärkesinnehavaren i detta hänseende
inte kan åberopas om tredje man under iakttagande av lojal konkurrens använder ett
identiskt varumärke, vilket endast medför att varumärkesinnehavaren måste anpassa
sina ansträngningar för att förvärva och bibehålla ett gott rykte som kan attrahera
konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. 235Vad beträffar den ovan berörda reklamfunktionen och förhållandet till investeringsfunktionen har EUD därtill
har konstaterat att oaktat att dessa ibland tycks överlappa med varandra skiljer sig
funktionerna åt av den anledningen att det finns andra kommersiella tekniker än reklam som kan användas för att bibehålla och förvärva ett gott rykte hos konsumenterna.236
4.6 Förhållandet mellan varumärkets funktioner och anseendeskyddet
Den ursprungsangivande funktionen tycks företa en viss koppling med varumärkets
anseendeskydd. Detta eftersom EUD uttalat att varumärkesinnehavaren inom ramen
för den ursprungsangivande funktionen ska skyddas från att varumärkets anseende
eller rykte på marknaden utnyttjas.237 Vad gäller varumärkets garantifunktion torde
kopplingen till anseendeskyddet bestå i att välansedda varumärken ofta borgar för en
viss kvalité i vart fall i så mån att ett sådant varumärke håller en jämn kvalité enligt
vilken omsättningskretsen är väl medveten om vilket föranleder att omsättningskretsen har en viss förväntan på varumärkets kvalité vad gäller väl ansedda varumärken,
även om denna förväntan inte i sig behöver innebära att varumärket håller en hög
kvalité.238Således torde varumärkesinnehavaren till ett känt varumärke kunna åberopa
sin ensamrätt under artikel 5.2 om tredje mans användande föranleder att föreställningen om att varumärket innehar en viss kvalité blir urvattnat eller om tredje man
drar en otillbörlig fördel av denna föreställning.
Väl ansedda varumärken kan sägas ha en kommunikationsfunktion eftersom dessa
varumärken ofta förmedlar visa egenskaper till omsättningskretsen, varumärkesinnehavaren har således en rätt att åberopa dennes ensamrätt om tredje man använder ett
235
237
Jfr. Mål 102/77 Hoffman-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeuisher
Erzeugnisse mbH.p. 7;C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, REG 2002 s I-10273 p.49.
238
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt s.304. 236
58
kännetecken som föranleder att de egenskaper som normalt förknippas med varumärkesinnehavarens varumärke exempelvis blir urvattnade eller om tredje man därigenom drar en otillbörlig fördel av användandet. 239Nordell påpekar dock att även om
det finns viss koppling mellan varumärkets kommunikationsfunktion och varumärkets anseendeskydd, har forskningen kring varumärkets kommunikationsfunktion
främst skett inom det företagsekonomiska området.240 Ett varumärke som besitter en
reklamfunktion måste anses vara känt. Vidare kan ett varumärke som har en reklamfunktion genom sin blotta existens fungera som en marknadsföringskanal för varumärkesinnehavaren, vilket utan tvivel torde vara fallet för välansedda varumärken.
Av Dior-målet framgår att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig marknadsföring
om varumärkets reklamfunktion skadas till följd av att den auroa av lyx som varumärket i fråga förmedlar går förlorad, vilket enligt EUD:s tolkning avseende anseendeskyddet också ger utryck för.
Investeringsfunktionen blir särskilt tydligt gällande skyddet för väl ansedda varumärken, där de investeringar som gjorts i varumärket kan påstås vara ett resultat av
att varumärket är att anse som väl ansett.241 Vad avser huruvida frågan om varumärkets investeringsfunktion kan anses ha skadats kan det jämföras med att varumärkesinnehavaren äger rätt att åberopa skyddet för väl ansedda varumärken om tredje
mans användande föranlett att den bild som varumärket förmedlar till omsättningskretsen blir urvattnat till följd av nämnda användning.
Mer eller mindre alla av de ovan diskuterade funktionerna tycks ha en nära koppling
med varumärkets anseendeskydd eftersom anseendeskyddet också är tillämpligt vid
dubbel identitet, vilket således föranleder att det grundläggande skyddet och skyddet
för väl ansedda varumärken tycks överlappa. En väsentlig skillnad föreligger emellertid i så mån att artikel 5.1 a) som skyddar varumärkets funktioner endast är tilllämpligt om ett användande kan skada det egentliga intresse som varumärkesinnehavaren i det enskilda fallet har medan anseendeskyddet under artikel 5.2 inte kräver
239
Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner s. 272.
Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner a.st.
241
Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner a.a., s.273.
240
59
att varumärket eller varumärkesinnehavaren har skadats av tredje mans användning.242
4.7 Sammanfattade utgångspunkter för den fortsatta framställningen
Framställningen i de två föregående kapitlen visar att när ett varumärke används i
marknadsföring aktualiseras de intressen som varumärkesinnehavaren i det enskilda
fallet har att skydda. Framställningen visar också att när marknadsföringen är att
anse som illojal kan det föranleda att varumärkesinnehavaren har rätt att åberopa sin
ensamrätt vilket i sin tur föranleder att varumärkesinnehavaren inom ramen för sin
ensamrätt kan ha rätt att förbjuda viss marknadsföring. Rättsområdena är i så mån
beroende av varandra.243 Med hänsyn till framställningen i de två senaste kapitlen är
det av intresse att utreda om och i så fall på vilket sätt EUD:s tolkning av direktiven
som harmoniserar den nationella varumärkesrätten och marknadsföringsrätten har
materialiserats korrekt i svensk rätt.
242
Jfr Granmar, Claes, Varumärkesrätten, s.72; C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG
2009 s I-5185 p.64.
243
Jfr Granmar, Claes, Varumärkesrätten, s.71-72.
60
5. Den svenska varumärkesrätten
5.1 Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt Varumärkeslagen
Varumärkeslagens bestämmelser avseende omfattningen av varumärkesinnehavarens
ensamrätt kommer till utryck 1 kap. 10 § VmL och genomför därmed artikel 5 i det
gällande varumärkesdirektivet.244
Följande föreskrivs i 1 kap. 10 §:
”Ensamrätten till ett varukännetecken … innebär att ingen annan än innehavaren,
utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är
1.identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,
---3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och
drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för särskiljningsförmåga eller anseende.”245
Som användning enligt VmL anses:
”1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa
ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,
3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam”246
5.1.1 Varumärkesanvändning enligt Varumärkeslagen
I förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen konstateras det med hänvisning till
den praxis från EUD som rådde vid tidpunkten då förarbetena författades att varumärkesinnehavarens ensamrätt inte innefattar en rätt att hindra att tredje man använder varumärkesinnehavarens varumärke i jämförande reklam om inte tredje mans användning av ett kännetecken föranleder en risk för förväxling med varumärkesinnehavarens varumärke. Av denna anledning poängteras det i förarbetena att det inte
244
Maunsbach, Ulf, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 § s. 1.
Begreppet anseende anses stå i överensstämmelse med direktivets benämning renommé,
se Prop. 2009/10:225 s.123-124.
246
1 kap. 10 § 4 st. VmL. 245
61
fanns skäl att införa en bestämmelse avseende att ensamrätten knuten till varumärket
skulle omfatta en rätt att hindra användning i jämförande reklam, utan istället konstaterades det att en användning av ett varumärke i jämförande reklam skulle bedömas i
enlighet med den marknadsföringsrättsliga bestämmelsen avseende förbud mot renommésnyltning.247 I ljuset av L’Oréal-målet torde detta ställningstagande stå i strid
med EUD:s praxis då EUD i målet konstaterade varumärkesinnehavaren har rätt att
åberopa sin ensamrätt enligt varumärkesdirektivet när dennes varumärke används i
jämförande reklam även om detta inte föranleder någon förväxlingsrisk. Den svenske
lagstiftaren tycks således ha en obsolet uppfattning av vad som kan anses utgöra en
varumärkesanvändning i varumärkesrättslig mening.248
Oaktat det oklara rättsläget avseende huruvida svensk lagstiftning enligt propositionen och VmL:s ordalydelse står i strid med EU-rätt vad gäller användandet av ett varumärke i jämförande reklam, åberopades EUD:s bedömning i L’Oréal målet angående vad som ska anses som användande av ett varumärke i ett nyligen avgjort mål
av Högsta domstolen. Domstolen betonade att de i sin prövning måste beakta av varumärkesdirektivet och EUD:s tolkning av detsamma och att EUD:s praxis avseende
tolkningen av vad som ska anses utgöra en varumärkesanvändning i enlighet med direktivets mening, ska gälla vad avser tolkningen av innehållet i VmL. Varför de och
övriga svenska domstolarna i det hänseendet har att rätta sig efter den tolkningen.249
Detta ställningstagande är således i linje med regeringen framhöll inför Sveriges inträdande i EU.250I detta hänseende torde det vara troligt att om en talan om varumärkesintrång genom användande i jämförande reklam skulle väckas i allmän domstol
skulle domstolen mot bakgrund av det nyss sagda och i ljuset av EUD:s tolkning av
varumärkesdirektivet i L’Oréal-målet anse sig behöriga att ta upp ett sådant mål.
Högsta domstolen hade i mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 251
att ta ställning till huruvida en användning av ett fotografi föreställande en byggnadsställning i svarandes, Mon.Zon AB:s produktkatalog utgjorde en användning i enlighet med VmL:s mening och om denna användning i så fall kunde förhindras av va 247
Prop.2009/10:225 s.129.
Jfr. C-236/08-C-238/08, Google France v. Louis Vuitton m.fl. REU 2010 s I-2417 p.66.
249
Högsta domstolens dom mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 [cit. Mon.zonmålet] p.7, p.12.
250
Prop. 1994/95:19 s. 529. 251
Högsta domstolens dom mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014.
248
62
rumärkesinnehavaren. 252 På bilden som frågan i målet avsåg förekom kärandens,
Layher AB:s varumärke LAYHER som en av ställningskomponenterna av en byggnadsställning. Det var i målet ostridigt att ställningskomponenten hade Layher som
ursprung samt att övriga komponenter vilka var märkta med Mon.zon:s varumärke
hade Mon.zon som ursprung. Av detta framgår att HD hade att utgå ifrån att
Mon.zon använt LAYHER för varumärkesinnehavarens varor och inte som ett kännetecken för sina egna varor.253 HD framhöll i detta hänseende att det förelåg dubbel
identitet, men att det i detta fall var en annan typ av dubbel identitet än vad som är
fallet när tredje man använder varumärkesinnehavarens varumärke som ett kännetecken för sina egna varor och tjänster. 254 Domstolen framhöll i detta sammanhang
att vid fall av dubbel identitet behöver ingen förväxlingsbedömning företas eftersom
skyddet i detta sammanhang är absolut. 255 Domstolen hade således att ta ställning till
om det i ifrågavarande användandet skulle anses som en varumärkesanvändning. I
detta sammanhang hänvisade HD specifikt EUD:s resonemang i L’Oréal-målet och
konstaterade att vad som ska ses som varumärkesanvändning tycks ha fått ett brett
tillämpningsområde. Vidare betonade HD att EUD konstaterat att en varumärkesanvändning föreligger när tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med
varumärkesinnehavaren i syfte att identifiera de varor som konkurrenten tillhandahåller. HD konstaterade således att det inte är nödvändigt att varumärkesinnehavararens varumärke används av tredje man som ett kännetecken för dennes egna varor eller tjänster utan det är tillräckligt att användandet sker i anslutning till dennes egna
varor för att en användning i enlighet med de varumärkesrättsliga bestämmelserna
ska anses ha skett.256 HD konstaterade dock varumärkesinnehavaren endast har rätt
att motsätta sig ett sådant användande om det skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner. 257
5.2 Varumärkets funktioner i svensk praxis
5.2.1 Ursprungsangivelsefunktionen
I Mon.zon- målet hade HD att ta ställning till huruvida tredje mans användande av
varumärkesinnehavarens varumärke i anslutning till egna varor medfört någon skada
252
Högsta domstolens dom mål nr T 301- 12
254
255
256
257
253
meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 p.4.
meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 p.12-13.
meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 p.13-14. 63
på varumärkets ursprungsangivelsefunktion. HD framhöll i detta hänseende att det
följer av EUD:s praxis att skada på ursprungsangivelsefunktionen har uppkommit
om en normalt och skäligen informerad genomsnitts person i den i ifrågavarande
målgruppen uppfattar att det finns ett materiellt samband mellan ursprungen för varorna eller annars ett ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och tredje
man som använder kännetecknet.258 HD konstaterade dock att den genomsnittlige
personen vid ett flyktigt påseende inte torde uppfatta att den i ifrågavarande ställningskomponenten är försedd med kärandens varumärke och om denne ändå gör det
torde den genomsnittlige personen förstå att placeringen av kärandens varumärke
endast syftar till att visa att kärandens och svarandens systemställningar är kompatibla. HD framhöll vidare att varken bilden i sig eller sett i sitt sammanhang ger någon antydan om det skulle finnas något ekonomiskt samband mellan de ifrågavarande näringsidkarna. I detta hänseende framhöll HD att risken för att en köpare av
byggnadsställningar tar miste på ursprunget måste vara utesluten varför HD av denna
anledning konstaterade att någon skada eller risk för skada på kärandens varumärkes
ursprungsangivelsefunktion inte förelåg.259
Föremål för fråga huruvida användande av ett varumärke inom sökordtjänsten
Google AdWords föranlett skada på varumärkets ursprungsfunktion har även förekommit i samband med yrkande om intermistiskt förbud vid vite på grund av sannolika skäl för varumärkesförfalskning. Det var Hovrätten för västra Sverige som i och
med den ifrågavarande talan hade att ta ställning till huruvida det i detta sammanhang förelåg sannolika skäl. Hovrätten hänvisade i detta sammanhang till EUD:s
praxis beträffande användande av varumärken i samband med sökordsannonsering
och poängterade inledningsvis att användande av varumärken genom Google AdWords är ett led i konkurrensen och kan således inte av anledningen att tjänsten nyttjas föranleda någon skada på varumärkets funktioner. Hovrätten framförde vidare att
annonsen inte gav uttryck för någon koppling mellan käranden och svaranden och en
genomsnittlig internetanvändare måste förstå annonsens egentliga ursprung. Det saknade betydelse för denna bedömning att parterna tidigare haft ett affärsmässigt sam 258
Högsta domstolens dom mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 [cit. Mon.zonmålet] p.18,25.
259
Högsta domstolens dom mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014 [cit. Mon.zonmålet] p.27.
64
arbete.260Käranden återkallade sedermera sin talan varför målet aldrig prövades i
sak.261
5.2.2 Övriga funktioner
I Mon.zon-målet diskuterade HD huruvida varumärkets investeringsfunktion eller
någon av varumärkets andra funktioner kunde anses ha skadats genom att varumärkesinnehavarnas egen användning av varumärket vilket syftat till att förvärva och
upprätthålla ett gott rykte har störts på grund utav att tredje man använt varumärket.
HD konstaterade dock att det saknandes utredning till stöd för att varumärkets inventeringsfunktion eller någon annan av varumärkets funktioner skadats på grund av användningen.262 Högsta domstolen konstaterade också i detta sammanhang att det inte
fanns underlag för att göra en bedömning avseende huruvida Layhers varumärke var
känt och att användningen därför medfört ett intrång i skyddet som gäller för väl ansedda varumärken.263
5.3 Anseendeskyddet i svensk praxis
Frågan om huruvida varumärkesintrång har begåtts i varumärkesinnehavarens utvidgade skydd för väl ansedda varumärken har sällan varit föremål för prövning i
svensk domstol. Svea Hovrätt hade emellertid våren 2014 att ta ställning huruvida
Folkia, ett norsktägt bolag med huvudsaklig verksamhet inom snabblånebranschen
gjort intrång i Folksams varumärke FOLKSAM såvitt avsåg tjänsterna bankrörelse,
betalkorttjänster, kreditinstitut och kreditkortstjänster genom att använda kännetecknen FOLKIA, FOLKLÅN; FOLKGIRO och FOLKONOMI för finansiella tjänster.
Folksam yrkade att Folkia genom den ifrågavarande användningen av kännetecknen
gjort intrång i det utvidgade skyddet som gäller för väl ansedda varumärken. Som
grund för talan åberopade Folksam att den ifrågavarande användningen dragit otillbörlig fördel av samt varit till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och
260
Hovrätten för västra Sveriges beslut i Mål nr Ö 2376-12 meddelat den 4 oktober i Göteborg Protokoll 2012-08-24 s.4.
261
Göteborgs tingsrätts beslut i Mål nr T 1889-12 meddelat den 28 januari 2013, Protokoll 2013-01-28
s. 1-2.
262
263
65
anseende. HovR framhöll att det för att ett varumärke ska kunna erhålla ett utvidgat
skydd måste det ifrågavarande varumärket vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Dessutom poängterade HovR att varumärkets skyddsomfång i detta
hänseende bestäms utifrån hur väl känt varumärket är. Hovrätten hänvisade till
EUD:s praxis och framhöll att de hade att ta ställning till om Folksam kunde anses
vara känt i en betydande del av den allmänhet som berörs av varumärket och att de i
detta hänseende hade att beakta alla relevanta omständigheter som det enskilda fallet
angav. Hovvrätten fann det vara klarlagt att Folksam var välkänt inom den ifrågavarande omsättningskretsen, i denna bedömning la de vikt vid att FOLKSAM använts
länge som varumärke och att investeringar görs för och historiskt sett gjorts för att
marknadsföra varumärket. 264 Mot bakgrund av att HovR fann det klarlagt att
FOLKSAM uppfyllde kriterierna för att anses som ett välkänt varumärke konstaterade hovrätten att rätten till det utvidgade skyddet kan åberopas om hovrätten finner
att Folksam visat att användningen av Folkias kännetecken medför en allvarlig risk
för att användningen drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för Folksams varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende. I denna bemärkelse framhöll HovR att
det utvidgade skyddet syftar till att hindra snyltning för vilket avses att en otillbörlig
fördel dras, urvattning för vilket avses skada för det väl kända varumärkets särskiljningsförmåga och nedsvärtning med vilket avses skada för varumärkets anseende.
Hovrätten framhöll vidare att vid frågan om ett intrång i ensamrätten under åberopande av det utvidgade skyddet ska hänsyn tas till alla relevanta faktorer. Liksom
vad som diskuterats ovan beträffande EUD:s bedömning, betonade HovR att det
krävs att den relevanta omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan
Folkias kännetecken och Folksams varumärke. Hovrätten fann att en marknadsundersökningen företagen av Folksam visat att 57 procent av den ifrågavarande omsättningskretsen kom att tänka på Folksams varumärke genom Folkias användning av
de ovannämnda kännetecknen vilket enligt HovR gav stöd för att omsättningskretsen
förknippar Folkias kännetecken med FOLKSAM. I detta hänseende framhöll HovR
såsom EUD konstaterat, att sannolikheten för att det ska anses finnas ett samband
ökar om det äldre varumärket är unikt och i den meningen får anses ha stark särskiljningsförmåga. HovR ansåg att detta var fallet när det gällde FOLKSAM. 265 När det
gällde frågan om huruvida intrång begåtts hänvisade HovR uttryckligen till L’Oréal
264
265
Svea Hovrätts dom i Mål nr T 289-13 meddelad i Stockholm den 8 april 2014 s.9-10.
Svea Hovrätts dom i Mål nr T 289-13 meddelad i Stockholm den 8 april 2014 s.13.
66
målet, där EUD konstaterat att det är tillräckligt att ett av de intrång som föreskrivs i
artikeln är för handen för att intrång ska anses var begånget.266
När det gällde frågan om huruvida en snyltning av Folksams:s varumärke varit för
handen konstaterade HovR att den bedömningen grundar sig på frågan om huruvida
FOLKIA därigenom dragit en otillbörlig fördel av FOLKSAMS varumärke för att nå
egna kommersiella fördelar, i detta hänseende hänvisade HovR ånyo till L’Oréalmålet och framhöll att EUD konstaterat att det måste framgå att intrångsgöraren faktiskt uppnått en fördel genom användning av det liknande kännetecknet. Hovrätten
fann att det i det förevarande målet saknades utredning för att kunna konstatera att
Folkia medvetet avsett att dra en otillbörlig fördel av Folksams varumärke, inte heller visade någon undersökning enligt HovR att användningen faktiskt inneburit någon fördel för Folkia, varför HovR fastslog att Folkia inte dragit någon otillbörlig
fördel av Folksams varumärke FOLKSAM.267
Vad avsåg prövningen av huruvida Folkias användning av de liknande kännetecknen
skadade FOLKSAMS särskiljningsförmåga och anseende, genom förfång av
FOLKSAMS särskiljningsförmåga och renommé, konstaterade HovR att bedömningen tar sig utryck i den påverkan som Folksams varumärke genom Folkias användning av de liknande kännetecknen medfört eller riskerar att medföra. HovR hänvisade återigen till EUD:s praxis och konstaterade såsom EUD framhållit, att det
måste konstaterats att användningen av det liknande kännetecknet medfört ett förändrat ekonomiskt beteende hos genomsättningskonsumenten i Folksams omsättningskrets som föranletts av användningen av Folkias kännetecken. Vidare har det även i
denna bedömning, betydelse enligt HovR att Folksams varumärke är unikt då risken
för att användningen av Folkias kännetecken innebär skada därmed ökar. Hovrätten
framhöll att med hänsyn till att Folksam och Folkia marknadsför liknande tjänster,
förelåg det en allvarlig risk för att FOLKSAM kunde komma förknippas med Folkias
tjänster, särskilt när de marknadsförs under de ifrågavarande kännetecknen. Således
förelåg det enligt HovR en allvarlig risk för att FOLKSAM:s förmåga att särskilja sig
från andra varor och tjänster tunnas ut till följd av användningen av Folkias kännetecken. Vad gäller frågan om huruvida Folksams anseende skadats av den ifrågava 266
267
67
rande användningen konstaterade HovR att Folksam visat att deras varumärke är förknippat med positiva associationer och att användningen av Folkia:s kännetecknen
medfört en risk för att Folksam kan komma att förknippas med snabblånebranschen
som fått utstå hård kritik vilket är till skada för Folksams väl ansedda varumärke, således konstaterade HovR att även om Folkia inte dragit en otillbörlig fördel av Folksams varumärke FOLSKSAM var användningen av Folkias kännetecken till förfång
för varumärket FOLKSAM:s särskiljningsförmåga och anseende. 268
5.4 Sammanfattade utgångpunkter för den fortsatta framställningen
Den föregående framställningen visar att domstolarna tillämpar EUD:s tolkning av
direktiven korrekt. Vilket öppnar upp möjligheten för att de allmänna domstolarna
anser att ett användande av ett varumärke i marknadsföring, oavsett form, faller inom
VmL:s tillämpningsområde och således inom ramen för deras kompetens. Det är
dock av intresse att undersöka om och vilket sätt varumärkesinnehavaren genom
marknadsföringslagen kan förhindra att dennes varumärke används i reklam, varför
en sådan framställning ska göras i det följande.
268
Svea Hovrätts dom i Mål nr T 289-13 meddelad i Stockholm den 8 april 2014 s.15-16.
68
6. Den svenska marknadsföringsrätten
L’Oréal-målet är ett belysande exempel på att det är gynnande för tredje man att utnyttja varumärkesinnehavarens varumärke i sin egen marknadsföring. Framställningen ovan antyder dock att det är oklart i vilken utsträckning VmL i dagsläget kan
skydda en sådan användning, varför marknadsföringsrättsliga bestämmelser som inskränker tredje mans möjlighet att använda ett varumärke fungerar som ett viktigt
komplement till varumärkeslagstiftningen.269
6.1 Marknadsföringslagens uppbyggnad
Av marknadsföringslagens inledande bestämmelse framgår att lagens syfte är att
”främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring
av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter
och näringsidkare.”270Följaktligen är syftet med MFL att skydda både konsumenter
och näringsidkare mot otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens. 271 Marknadsföringslagen består i detta hänseende av tre typer av materiella regler, nämligen
katalogbestämmelser som förbjuder vilseledande och aggressiv marknadsföring, generalklausulen enligt vilken marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed, samt den svarta listan.
6.2 Generalklausulen i 5 § Marknadsföringslagen
Av MFL:s generalklausul i 5 § framgår att marknadsföringen ska stämma överens
med god marknadsföringssed. Att marknadsföringen ska ske i enlighet med god
marknadsföringssed kan påstås vara det mest fundamentala när det avser marknadsföring. Generalklausulen är ett komplement till katalogbestämmelserna i MFL eftersom den blir tillämplig när det brister beträffande rekvisiten i någon av dessa bestämmelser, men marknadsföringen oaktat detta är att anse som otillbörlig.272 Bestämmelsen genomför artikel 5.1 och del av artikel 5.2 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.273 God marknadsföringssed definieras i MFL som god affärssed eller
andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare
269
jfr Bernitz, Ulf, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt, s. 350.
1 § MFL.
271
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, s.37.
272
Bernitz, Ulf, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt, s. 348.
273
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 5§, s.1. 270
69
vid marknadsföring av produkter.274 Begreppet god marknadsföringssed innefattar
också att marknadsföringen ska stämma överens med god yrkessed.275 God yrkessed
definieras i direktivet om otillbörliga affärsmetoder som ”den nivå av fackmässighet
och aktsamhet som en näringsidkare eller en grupp av näringsidkare skäligen kan
förväntas visa gentemot konsumenterna motsvarade hederlig markandspraxis
och/eller den allmänna principen om god tro i näringsidkarens bransch.”276 Begreppet
god affärssed har sitt ursprung i Pariskonventionen.277 Vidare hämtas ledning om vad
som är att anse som god marknadsföringssed från MD:s praxis och andra vedertagna
normer för marknadsföring.278. Reklamen får inte heller innebära att konsumenternas
förtroende missbrukas. Dessutom måste reklamen vara utformad på ett sådant sätt att
konsumentens brist på erfarenhet och kunskap inte utnyttjas.279
6.3 Transaktionstestet
Marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed om den är att anse om otillbörlig. Otillbörlig är marknadsföringen om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, vilket ger
utryck för det så kallade transaktionstestet.280 Bedömningen av huruvida en marknadsföringsåtgärd är att anse som otillbörlig tar sin utgångspunkt i hur en hypotetisk
genomsnittskonsument uppfattar marknadsföringsåtgärden i fråga. Genomsnittskonsumenten anses vara en konsument som är normalt informerad konsument som är
skäligen uppmärksam och upplyst med beaktande av sociala, kulturella och språkliga
faktorer.281Genomsnittskonsumenten definieras närmare utifrån de relevanta omständigheterna i varje enskilt fall, och definitionen i fråga är således beroende av vilken
vara eller tjänst det är fråga om. I detta hänseende har domstolen att ta ställning till
vilka förväntningar det kan ställas på konsumenten i det enskilda fallet.282Transaktionstestet kommer till utryck i 6 och 8 §§ MFL, varav den senare bestämmelsen är
274
3 § MFL.
Prop 2007/08:115 s. 70.
276
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 /EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder Artikel 2 h).
277
Prop. 2007/08:115 s. 70.
278
SOU 2006:76 s.16.
279
Prop. 2007/08:115 s. 70; ICC:s grundregler för reklam artikel 1,2.
280
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt, s. 348;Bernitz,
Svensk och europeisk marknadsrätt, s.37. Prop. 2007/08:115 s. 61.
281
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 /EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, skäl 18. 282
Prop. 2007/08:115 s. 66-67.
275
70
mildare i stränghet då den till skillnad från transaktionstestet i 6 § inte kräver att konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärs beslut endast påverkas i märkbar
mån.283
Införandet av transaktionstestet är följden av marknadsföringslagens harmonisering
av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, då lagstiftaren inte ansåg det vara förenligt med EU-rätten att enbart pröva huruvida en marknadsföringsåtgärd strider mot
god marknadsföringssed. För att MFL skulle harmoniera med direktivet behövde således en bestämmelse avseende huruvida en marknadsföringsåtgärd i märkbarmån
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut införas. 284 Vad beträffar de affärsmetoder som enligt den svarta lista är att
anse som otillbörliga, behöver inget transaktionstest företas eftersom de är att anse
som förbjudna per se, detta framgår av 8 § 2st och 7 § 2st MFL. 285
6.4 Renommésnyltning
Renommésnyltning kan beskrivas som att en näringsidkare i sin marknadsföring
obehörigen och till sin ekonomiska fördel knyter an till en annan näringsidkares varor eller tjänster, varumärken. kännetecken, symboler eller koncept.286 Förbudet mot
renommésnyltning kommer till utryck i bestämmelsen om jämförande reklam, de bestämmelser som rör vilseledande efterbildning. Renommésnyltning strider även mot
punkt 13 i den svarta listan i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Vid bedömningen av huruvida marknadsföringen utgjort renommésnyltning tillämpas generalklausulen i 5 § MFL i kombination med transaktionstestet i 6 § MFL.287 Vid denna
bedömning krävs det inte att förväxlingsrisk eller vilseledande varit för handen.288 Ett
förbud mot renommésnyltning anses vara motiverat både ur ett konsumentskyddande
perspektiv och anses fungera som ett medel för att upprätthålla en lojal konkurrens
mellan näringsidkarna.289
283
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §,s.1.
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 5§, s. 6.
285
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, s.43.
286
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, a.a., s.129
287
Prop. 2007/08:115 s. 112.
288
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, 2013, a.a., s.129.
289
Prop. 2007/08:115 s. 112.
284
71
Det otillbörliga beträffande renommésnyltning är att det skapas ett oauktoriserat associationskapande, varor och tjänster får således oförtjänt uppmärksamhet genom att
de som en följd av marknadsföring associeras med en annan näringsidkares varor och
tjänster. Marknadsdomstolen uttalade i MD 1999:21 att renommésnyltning föreligger
om en näringsidkare otillbörligen tillgodogör sig av det så kallade uppmärksamhetsvärdet varor eller tjänster eller som i detta fall, ett tv-program erhållit hos konsumenterna. En näringsidkare som, genom att knyta an till uppmärksamhetsvärdet i sin
marknadsföring och därigenom skapa en association hos konsumententerna tillgodogör sig otillbörligen av nämnda uppmärksamhetsvärde och kan därmed erhålla en
kommersiell fördel.290Renommésnyltning innebär således att en näringsidkare begagnar sig av den positiva image som en annan näringsidkares varor och tjänster eller verksamhet erhållit hos konsumenterna.291 Renommésnyltning innebär också typiskt sett att konsumenterna får en försämrad marknadsöverblick.292
Av begreppet renommésnyltning framgår att det som knyts an till i marknadsföringen måste vara känt, de varor och tjänster som en näringsidkare i sin marknadsföring
knyter an till måste således besitta ett renommé. 293 I detta hänseende har MD konstaterat talan om renommésnyltning kan inte kan bifallas om inte ett varumärke är känt
på sådant sätt att det också är bärare av renommé.294 Vidare måste det vara fråga om
ett utnyttjande av själva anseendet hos varorna, tjänsterna eller verksamheten.295Dessutom krävs för att det ska vara fråga om renommésnyltning att näringsidkaren som utnyttjar en annan näringsidkares renommé verkligen får en ekonomisk
fördel av detta utnyttjande, annars kan ingen snyltning anses föreligga.296
6.4.1 Renommésnyltning i ljuset av L’Oréal
Av det närmast föregående följer att bedömningen avseende om marknadsföring har
inneburit renommésnyltning är identisk med den bedömning EUD gör i L’Oréal avseende huruvida varumärkesinnehavaren äger rätt att åberopa sin ensamrätt enligt artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Eftersom det enligt den föregående framställningen
290
MD 1999:21 s.5-6.
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 5 §,s. 4.
292
Bernitz m.fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2013, s.366.
293
Bernitz, Ulf Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s.129
294
MD 2011:1 s. 15. 295
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 5 §, s.5.
296
Bernitz, Ulf Svensk och europeisk marknadsrätt 2, 2013, s.131.
291
72
är oklart under vilka omständigheter en varumärkesinnehavaren äger rätt att åberopa
sin ensamrätt under VmL när dennes varumärke används i reklam förfaller det som
att varumärkesinnehavaren i detta sammanhang får ett visst skydd mot att varumärket utnyttjas i marknadsföringssammanhang. Skyddet mot otillbörlig marknadsföring
i form renommésnyltning torde således kunna åberopas för fall då det inte kan anses
ha skett ett användande i varumärkesrättslig mening.297
6.5 Vilseledande marknadsföring
Att marknadsföring inte får vara vilseledande är ett viktigt element inom marknadsföringsrätten. MFL innehåller i detta hänseende flera bestämmelser som förbjuder
sådan marknadsföring.298
6.5.1 Vilseledande marknadsföring enligt 10 § Marknadsföringslagen
Av 10 § MFL framgår bland annat att en näringsidkare vid marknadsföringen inte får
använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i
fråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet. Av bestämmelsen
framgår att framställningar som särskilt rör produktens ursprung eller framställningar
beträffande andra näringsidkares varumärken inte får vara vilseledande. 299Av MD:s
praxis följer att det är en förutsättning för bestämmelsens tillämplighet att det som
refereras till genom marknadsföringen är känt på marknaden.300Bestämmelsen i MFL
genomför artikel 6, 7.1-2 och en del av artikel 14 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.301Av dessa artiklar framgår bland annat att marknadsföring inte får vara utformad på så sätt att konsumenten vilseleds om produktens kommersiella ursprung
eller orsakar förväxling med en konkurrents varumärken.302
Om marknadsföringen anses vara vilseledande enligt 10 § har domstolen att pröva
om vilseledandet påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut, detta följer av transaktionssättet som i förhållande till 10 §
MFL kommer till utryck i 8 § MFL. Tröskeln för om marknadsföringen är att anse
297
jfr Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt, s.364.
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt, s 345.
299
10 § 2 st. 2 p, 5 p MFL.
300
MD 2010:27 s.7; MD2005:5 s. 5; MD 2011:1 s.13.
301
302
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 /EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, Artikel 6.1b) och 6.2 a).
298
73
som otillbörlig är alltså lägre i 8 § MFL i förhållande till transaktionstestet i 6 §
MFL. Även om förfaranden i strid med 10 § MFL av sin natur ofta är utformade på
ett sådant att de påverkar sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 303
6.5.2 Vilseledande efterbildning enligt 14 § Marknadsföringslagen
Ytterligare en bestämmelse avseende förbud mot vilseledande marknadsföring kommer till utryck i 14 § MFL. Av bestämmelsen framgår att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda efterbildningar som är vilseledande på så sätt de lätt kan
förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Från
förbudet undantas efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra
produkten funktionell.304 Även vad beträffar vilseledande efterbildning måste marknadsföringen anses vara otillbörlig enligt det ovan nämnda transaktionstestet och i så
mån påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Transaktionstestet beträffande vilseledande efterbildning framgår av 8 §
MFL.
Bestämmelsen i 14 § MFL genomför artikel 6 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Detta innebär att det sker en viss överlappning beträffande genomförandet att
direktivet om otillbörliga affärsmetoder i svensk rätt i och med att artikel 6 också anses genomföras i 10 § MFL. Av artikel 6 framgår att en affärsmetod är att anse som
vilseledande om den medför eller sannolikt kommer att medföra att genomsnittskonsumenten fattar ett beslut som denne normalt inte skulle ha fattat, och metoden omfattar, marknadsföring av en produkt, inbegripet jämförande reklam, som bland annat
orsakar förväxling med en konkurrents varumärken.305 Bestämmelsen anses också
genomföra Sveriges åtaganden enligt Pariskonventionens artikel 10 bis. 306 Av artikeln framgår att förbud ska kunna meddelas mot:
”alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det må, framkalla förväx-
303
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 6§, s. 4
14 § MFL.
305
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, Artikel 6.2
306
Propp. 2007/08:115 s. 101
304
74
ling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri och handel.”307
Förbudet mot vilseledande efterbildning kommer också till utryck i punkten 13 i den
svarta listan som stadgar att det är en otillbörlig affärsmetod att:
”försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild
tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är
gjord av samma tillverkare trots att detta inte är fallet”.
Av bestämmelsen i 14 § MFL går det att identifiera tre kumulativa rekvisit; den produkt som efterbildas måste ha särprägel, vara känd och framställningen måste vidare
innebära att denna riskerar leda till förväxling avseende någon annan näringsidkares
särpräglade produkter. Bestämmelsen tar alltså sikte på att skydda framställningar i
marknadsföring som riskerar att vilseleda om det kommersiella ursprunget.308
Vad gäller rekvisitet om att den produkt som efterbildas ska ha särprägel gäller att
varans i fråga utseende skiljer sig från andra varor. Särprägeln för varan kan vara ursprunglig men kan också genom användning ha erhållit särprägel. Vad avser varans
förvärvade särprägel, gäller enligt MD varan, genom användning blivit så känd att
den förknippas med ett kommersiellt ursprung. Av detta följer att rekvisitet avseende
huruvida varan är känd anses vara uppfyllt om varan och dess utseende förknippas
med en viss näringsidkare inom den ifrågavarande omsättningskretsen på det sättet
att omsättningskretsen associerar varan med ett visst kommersiellt ursprung.309 Detta
krav är i samklang med det krav på kändhet som råder för att ett varumärke ska erhålla ett utvidgat skydd.
Av kravet på kändhet framgår att det är uteslutet att ett skydd enligt 14 § MFL ska
kunna ges ett kännetecken som inte är etablerat på marknaden. Vad avser kriteriet
om förväxling, avses att en konsument med syftet att köpa en viss vara på grund utav
varans kända ursprung, kvalité eller andra kvalitéer som fått konsumenten att uppskatta den kända varan i fråga, på grund utav den vilseledande efterbildning riskerar
307
Prop. 2007/08:115 s. 101
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 14 §, s. 2.
309
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 14 §, s. 6.
308
75
att förväxla denna med den vara konsumenten avsett att köpa. Förväxlingsrisken innebär inte att en exakt kopiering har skett av den kända produkten i fråga, utan är relaterad till konsumentens bleknande minnesbild. I detta hänseende är utgångspunkten
att konsumenten inte ser efterbildningen och den kända och särpräglade produkten
sida vid sida, utan en förväxlingsrisk föreligger om förpackningarna skapar samma
bestående minnesbild hos konsumenten, huruvida den kända och särpräglade varan
skiljer sig från den varan som utgör en efterbildning av densamma saknar betydelse,
så länge dessa skiljaktigheter utgörs av detaljer. Utgångspunkten är således konsumentens helhetsintryck, som skett genom flyktigt betraktande.310
6.5.2.1 MD 1987:30
I ett mål från 1987 hade MD att ta ställning till huruvida marknadsföring av fotbollar
vid namn Jelect utgjorde vilseledande efterbildning i strid med dåvarande MFL. Talan hade väckts av en näringsidkare som saluförde fotbollar vid namn Select. MD
fann det vara klarlagt att namnet Select vid tiden för målet var ett välkänt kännetecken för fotbollar av högsta kvalité och att fotbollarna av det i ifrågavarande märket
dessutom var marknadsledande. I detta hänseende poängterade MD att oaktat att det
ifrågavarande kännetecknet inte var skyddat enligt den varumärkeslagstiftningen kan
en efterbildning likväl stå i strid med marknadsföringslagen, om förfarandet anses
utgöra efterbildning i marknadsföring och under vissa angivna förutsättningar därmed anses vara otillbörlig.MD hänvisade i detta hänseende till motiven för den dåvarande marknadsföringslagen och poängterade att det av dessa framgick att ett förbud
enligt marknadsföringslagen kunde meddelas den näringsidkare som i marknadsföring utnyttjar en efterbildning på ett sätt som varit ägnat vilseleda genom att framkalla förväxling med annan näringsidkares vara eller verksamhet. I detta hänseende
poängterade MD att det vid bedömningen avseende huruvida ett förfarande står i
strid med marknadsföringsrättsliga bestämmelser måste ses i ljuset av att främjande
av konkurrens mellan näringsidkare måste uppmuntras, samtidigt får inte främjandet
av konkurrens medföra att otillbörliga marknadsföringsmetoder inte sanktioneras.
MD konstaterade att Jelect som svaranden använder på sina fotbollar var mycket likt
Select. Stavningen skiljer sig endast åt med en bokstav, i tillägg till att namnen även
är lika vad avser stavning och ljudlikhet. Dessutom framhöll MD att orden även var
310
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 14 §, s.7. 76
lika ur ett grafiskt perspektiv. I målet hade det framkommit att svaranden avsiktligen
valt att påföra fotbollarna denne saluförde ett namn som nära anslöt till Select då svaranden visste att Select stod för hög kvalité.311 MD fann i detta hänseende att likheten
mellan märkena var ägnat att vilseleda en beaktansvärd del av konsumentkretsen genom att framkalla förväxling med Select fotbollarna. MD poängterade att oaktat att
det inte framkommit i målet att det förelåg någon kvalitetsmässig skillnad mellan
fotbollsmärkena utgjorde svarandens förfarande likväl ett utnyttjande av det goda anseende som Select, enligt vad som framkom i målet visat sig ha. Med hänvisning till
detta konstaterade MD att svarandens marknadsföring med fotbollar märkta Jelect
utgjorde otillbörlig marknadsföring.312
6.5.3 Vilseledande marknadsföring i ljuset av L’Oréal målet
Bestämmelserna enligt ovan tycks ha ett nära samband med hur skyddsomfånget beträffande varumärkesinnehavarens ensamrätt diskuterades i L’Oréal–målet och även
vad beträffar diskussionen i övrig praxis och doktrin avseende omfattningen av ensamrätten i förhållande till varumärkets funktioner. Sett i ljuset av detta skulle bestämmelserna enligt både 10 och 14 §§ MFL kunna bli tillämpliga om frågan om
huruvida någon av varumärkets funktioner skadats genom att tredje man använt det
ifrågavarande varumärket i sin marknadsföring bli föremål för prövning i MD. Eftersom det krävs dubbel identitet för att varumärkesinnehavarens ska kunna åberopa
att varumärkesanvändningen skadat någon av det ifrågavarande varumärkets funktioner saknar det betydelse för 10 och 14 §§ tillämplighet att dessa bestämmelser kräver att marknadsföringen är vilseledande eller orsakar förväxling. Eftersom det vid
fall av dubbel identitet anses föreligga risk för förväxling och därmed också vilseledande, per se.
När näringsidkaren använder varumärkesinnehavarens varumärke i anslutning till
sina egna varor och tjänster har EUD konstaterat att varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när näringsidkaren genom sin annons utrycker att det finns ett samband mellan näringsidkaren och varumärkesinnehavaren eller om konsumenten utifrån annonsen utformning inte kan avgöra om det finns något samband mellan näringsidkaren eller tredje man. Denna bedömning skulle kunna jämställas med trans 311
312
Jfr Hovrättens resonemang ovan.
Domskälen till MD 1987:30
77
aktionstestet samt den förväxlingsrisk, i form av konsumentens bleknande minnesbild som krävs enligt 14 § MFL.
Av rättsfallet MD 1987:30 tycks gränsdragningen mellan 14 § MFL bestämmelsen
och skyddet för väl ansedda varumärken i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet och vara
närmast obetydlig. Trots att rättsfallet är äldre tycks det i ljuset av L’Oréal-målet
nämligen som den materiella bedömningen närmast är densamma. 14 § MFL tillämplighet kräver visserligen att det föreligger förväxlingsrisk i form av konsumentens
bleknande minnesbild. Vilket EUD konstaterat att det inte krävs för att bestämmelsen
i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet ska bli tillämpligt. Med hänsyn till att bedömningen av om det skett ett intrång enligt artikel 5.2 tar sin utgångspunkt i om omsättningskretsen fått uppfattningen att det föreligger ett samband, torde dessa två bedömningar emellertid kunna jämställas med varandra. Sålunda torde en varumärkesinnehavare till ett känt varumärke kunna erhålla ett visst skydd enligt nämnda bestämmelse om användningen inte faller inom VmL:s tillämpningsområde.
6.6 Jämförande reklam enligt 18 § Marknadsföringslagen
I 18 § MFL kommer marknadsföringslagens bestämmelser om jämförande reklam till
utryck. Paragrafen består av 8 kumulativa villkor som alla måste vara uppfyllda för
att den jämförande reklamen inte ska anses strida mot bestämmelsen. 18 § MFL är
tillämplig när det avser själva jämförelsen det vill säga den direkta eller indirekta utpekningen. Detta innebär att när det gäller själva marknadsföringen i övrigt utom den
specifika jämförelsen är de övriga bestämmelserna i MFL tillämpliga. Bestämmelsen
i 18 § MFL anses genomföra direktivet om vilseledande och jämförande reklam.313
Varumärkesinnehavaren skyddas i 18 § MFL genom att 18 § p.8 föreskriver att den
jämförande reklamen inte får framställa tredje mans produkt som en imitation eller
ersättning för ett varumärke, vidare innehåller 18 § p.7 förbud mot renommésnyltning.
I och med genomförandet av direktiv 97/55/EG om ändring av direktivet 84/450 om
vilseledande reklam, vilka alltså är föregångarna till direktivet 2006/114 infördes i
svensk rätt bestämmelsen om att jämförande reklam inte får framställa en produkt
313
78
som en imitation i den svenska marknadsföringslagen. 314Detta innebar för svensk del
att en omkastning avseende förhållandet mellan varumärkesintrång och otillbörlig
marknadsföring ägde rum. Innan införandet av direktivet hade en framställning i
jämförande reklam som innebar att den framställde tredje mans produkt som en imitation eller ersättning för ett skyddat varumärke ansetts utgöra varumärkesförfalskning och varumärkesintrång och beivrades således enligt de varumärkesrättsliga bestämmelserna i allmän domstol. I och med genomförandet av direktivet i MFL ansåg
lagstiftaren emellertid att en sådan framställning skulle beivras enligt de marknadsföringsrättsliga bestämmelserna och således, prövas i marknadsdomstolen.315 Levin påpekar i detta sammanhang att när varumärken förekommer i jämförande reklam
måste MD företa en varumärkesrättslig bedömning eftersom EUD:s dom i L’Oréalmålet föranlett att de två rättsområdena blir ömsesidigt beroende av varandra i sådana fall.316
6.7 Lagstridighetsprincipen
Marknadsföringsåtgärder som strider mot lag är enligt den så kallade lagstridighetsprincipen att anse som förbjuden mot MFL, detta då det anses strida mot god marknadsföringssed och utgör otillbörlig marknadsföring. Marknadsföring som strider
mot annan lag beivras således med stöd av generalklausulen i 5 § MFL.317
Av den svarta listan framgår i punkt 9 att det är en otillbörlig affärsmetod att ange eller på annat sätt skapa intryck att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet, denna bestämmelse tar dock sikte på att produkten i sig är olaglig och av den anledningen inte får säljas. Vidare framgår av artikel 1 ICC: grundregler för reklam, att
marknadskommunikation ska vara laglig, hederlig och vederhäftig. Marknadskommunikation definieras som reklam eller andra metoder med det huvudsakliga syftet
att gynna försäljningen av eller tillgången till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden.318
314
18 § 8 p
Ds. 1999:35 s. 65-66.
316
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 18 § s. 12-13.
317
Prop. 2007/08:115 s. 70; Bernitz, Ulf Svensk och europeisk marknadsrätt 2, 2013, s 149.
318
ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation s.5.
315
79
Av förarbetena till MFL framgår att lagstridighetsprincipen anses vara så fundamental i nationell rätt att man inte ansett det nödvändigt att införa en uttrycklig lagbestämmelse.319 Vidare belyser förarbetena vikten av att principen i fråga efterlevs såväl vad gäller den nationella rätten som unionsrätten oberoende av att den inte är
lagfäst.320Principen motiveras ur konsumentsynpunkt i den bemärkelsen att konsumenterna inte ska behöva tåla lagstridiga åtgärder eller själva vilseledas till att vidta
lagstridiga åtgärder. Denna princip är inte ett resultat av unionsrätten utan grundar
sig istället på rättsprincipiella traditioner angående hur man anser uppträdande
gentemot konsumenter ska ske.321
Huvudregeln är att lagstridighetsprincipen inom ramen för den marknadsföringsrättsliga prövningen i MD inte ger kompetens för domstolen att pröva frågan huruvida
marknadsföringen i fråga strider mot någon av de immaterialrättsliga lagarna. I den
bemärkelsen har MD gjort det principiella ställningstagandet att den marknadsföringsrättsliga prövningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden.322Av
detta framgår att MD inte anser sig vara behöriga att meddela ett förbud enligt MFL
endast på den grunden att den ifrågavarande marknadsföringen utgör intrång i någon
immaterialrättighet.323Emellertid tycks MD öppna upp för att de har kompetens att
pröva marknadsföringens förenlighet med de immaterialrättsliga bestämmelserna.
MD har exempelvis funnit det utrett att marknadsföring skett strid med Upphovsrättslagen och därför ansett att marknadsföringen varit otillbörlig och således åberopat lagstridighetsprincipen och hänvisat till punkt 9 i den svarta listan och därigenom
konstaterat att marknadsföringen skett i strid med god marknadsföringssed.324 Denna
utveckling har blivit ännu mer tydlig i och med det så kallade Elsklings-avgörandet,
vilket ska redogöras för i det närmast följande.
6.7.1 MD 2012:15
I mål 2012:15 hade Marknadsdomstolen att pröva huruvida Kundkrafts avvändning
av Elsklings kända varumärke ELSKSLING genom Google AdWords utgjort varu 319
Prop. 2007/08.115 s. 77-78.
Prop. 2007/08.115 s.78.
321
Prop. 2007/08.115 s.77.
322
MD 1994: 25 se domskälen.
323
Bernitz, Ulf Svensk och europeisk marknadsrätt 2, 2013, s. 112.
324
MD 2011:29 p.71.
320
80
märkesintrång och därmed enligt lagstridighetsprincipen skett i strid med god marknadsföringssed, samt huruvida användandet utgjort renommésnyltning eller vilseledande om marknadsföringens avsändare eller kommersiella ursprung.325
6.7.2 Bakgrunden till målet
Elskling gör genom sin tjänst elskling.se det möjligt för konsumenter att jämföra elpriser hos olika elleverantörer.326 elskling.se tillhandahåller också ett marknadsföringsfönster åt elbolagen i Sverige, eftersom elbolagen via tjänsten kan presentera
olika kampanjavtal för konsumenterna som besöker elskling.se.327Svarande i målet
var Kundkraft som står direkt konkurrens med Elskling genom deras likande tjänst
elpriser.se, denna tjänst ger liksom Elsklings tjänst möjlighet för konsumenter att
jämföra elpriser på marknaden. Vid tiden för målet var resultatet av en sökning på
ordet Elskling på Googles sökmotor att en annons för elpriser.se visades. Detta berodde dels på att Kundkraft angivit Elskling som sökord för sin annons vilket Kundkraft betalade för och dels på att Google bedömde elpriser.se:s annons som en relevant träff när sökordet Elskling användes.328 Elskling hävdade att detta enligt EUD:s
praxis utgjorde varumärkesanvändning. 329
6.7.3 Marknadsdomstolens prövning
MD ansåg att sökordsannonseringen i Googles tjänst AdWords i det förevarande målet var att betrakta som en marknadsföringsåtgärd i MFL:s mening330 MD betonade
att huruvida marknadsföring ska anses ha skett i enlighet med marknadsföringslagen
ska bedömas utifrån hur den genomsnittlige mottagaren uppfattar marknadsföringen.
I detta hänseende framhöll MD att mottagaren i det ifrågavarande målet måste antas
använda en sådan sökmotor som målet behandlar, och att mottagaren har sådan vana
av användandet av sökmotorer att mottagaren är medveten om att de sökträffar som
presenteras vid en sökning nödvändigtvis inte motsvarar det som sökts.331
325
MD 2011:29 p. 8-11.
MD 2012:15 p.16, 18.
327
MD 2012:15 p.19.
328
MD 2012:15 p.21.
329
MD 2012:15 p.24.
330
MD 2012:15 p.85.
331
MD 2012:15 p.84.
326
81
MD poängterade att den immaterialrättsliga bedömningen sker fristående från det
marknadsföringsrättsliga, och att domstolen därför inte kan meddela att ett förfarande strider mot MFL enbart på grunden att ett förfarande anses strida mot exempelvis VmL. Däremot poängterade MD om ett förfarande med hänsyn till lagstridighetsprincipen skett i strid med god marknadsföringssed och som är otillbörlig kan
detta förbjudas enligt MFL.332I detta hänseende poängterade MD att de inom ramen
för lagstridighetsprincipen hade att ta ställning till huruvida Kundkrafts användning
av Elsklings varumärke skett i enlighet eller i strid med VmL. 333
6.7.4 Varumärkets reklamfunktion
Elskling gjorde gällande att Kundkrafts användning av ”elskling” som sökord skadade varumärkets reklamfunktion eftersom den i frågavarande sökordsandvändningen försvårade för Elskling att nå ut med sitt reklambudskap på grund av att Kundkrafts annons visades varje gång sökordet ”elskling” användes. MD hänvisade till att
EUD slagit fast att varumärkets reklamfunktion inte skadas vid användning av söktjänsten Google AdWords eftersom varumärkesinnehavaren som huvudregel därmed
inte är förhindrad att nå ut med sitt reklambudskap. MD framhöll i detta hänseende
att Kundkrafts annons visserligen visades varje gång sökordet Elskling användes,
emellertid visades också andra sökträffar av vilken majoriteten var hänförliga till
Eskling, varför MD ansåg att ingen skada kunde anses ha skett på varumärkets reklamfunktion.334
6.7.5 Varumärkets investeringsfunktion
MD hade också att ta ställning huruvida kundkrafts användning av sökordet Elskling
kunde anses skada varumärkets investeringfunktion. Detta då Elskling gjort gällande
att kundkrafts användande av sökordet lockat konsumenter till Kundkrafts webbplats
via annonsen på elpriser.se vilket Elskling menade hade medfört att de drabbats av
minskad trafik på sin webbplats och ökade kostnader. Vid bemötandet av Elsklings
yrkande hänvisade MD till att EUD konstaterat att en skada på varumärkets investeringsfunktion föreligger när varumärkesinnehavarens förmåga att genom användning
av sitt varumärke förvärva och bibehålla ett gott rykte och göra dem lojala med va 332
MD 2012:15 p.92.
MD 2012:15 p.93. 334
MD 2012:15 p.100-102.
333
82
rumärket störs till följd av tredje mans användande av ett identiskt kännetecken. Vad
gäller varumärken som redan har ett etablerat gott rykte hos konsumenterna framhöll
MD att EUD i den delen konstaterat att varumärkets investeringsfunktion skadats när
tredje mans användning av ett identiskt kännetecken påverkar det goda ryktet varumärket har och genom detta äventyrar att det vidmakthålls.335MD fann emellertid i
det ifrågavarande fallet att Kundkraft genom användningen av Elsklings varumärke
endast visat ett alternativ för konsumenterna avseende Elsklings tjänst, i denna bemärkelse fann MD att den ifrågavarande användningen inte skadats Elsklings varumärkes goda rykte, varför någon skada på varumärkets investeringsfunktion inte
uppkommit. 336
6.7.6 Varumärkets anseendeskydd
Vad beträffar Elsklings yrkande om att Kundkrafts förfarande medfört urvattning av
alternativt snyltning på Elsklings varumärke gjorde Elskling gällande att kundkraft
genom användningen av Elsklings varumärke gör att Elsklings förmåga att särskilja
sin tjänst från andra tjänster urholkas och att användningen medför en risk för att
konsumenterna föranleds till att tro att Elskling är ett samlingsbegrepp för elprisjämförelsetjänster. Vidare gjorde Elskling gällande att Kundkrafts förfarande utnyttjar
det renommé som tillkommer Elskling på marknaden.
MD hänvisade till EUD:s praxis och fann i denna del att en normalt informerad och
skäligen uppmärksam internetanvändare kunde förstå att de erbjudna tjänsterna härrörde från Kundkraft och inte från Elskling, detta då en sådan användare inte kan ha
svårt att tolka eller förstå att Kundkrafts annons härrör från Kundkraft, och att Kundkraft således utgör ett alternativ till Elsklings tjänst. MD fann således att någon risk
för urvattning av varumärkets särskiljningsförmåga inte förelåg. Vidare konstaterade
MD att Kundkraft inte kunde anses ha snyltat på det renommé som Elsklings varumärke är bärare av eftersom bilden av Elsklings varumärke inte kan anses ha överförts på kundkraft.337
335
MD 2012:15 p.103-105.
MD 2012:15 p.106.
337
MD 2012:15 p.109-110. 336
83
Med anledning av att MD funnit Kundkrafts förfarande varken skadade någon av varumärkets funktioner eller medfört någon urvattning eller skada på Elsklings varumärke konstaterade MD att Kundkrafts förfarande inte stred mot VmL och att förfarandet därmed inte stred mot god marknadsföringssed enligt MFL på grund utav
lagstridighetsprincipen.338
6.7.7 Renommésnyltningsbedömningen
MD hade slutligen att ta ställning till huruvida Elsklings yrkande beträffande att
Kundkraft dragit otillbörlig fördel av det renommé som tillkommer Elskling på
marknaden. MD poängterade att det i detta fall var utrett att Elskling var bärare av
renommé. 339 MD hänvisade i detta sammanhang till sitt resonemang angående
huruvida kundkrafts förfarande kunde anses strida mot lagstridhetsprincipen vari de
genom sin prövning funnit att användningen av Elsklings varumärke inte snyltade på
Elsklings anseende. MD hänvisade i detta sammanhang till att den varumärkesrättsliga bestämmelsen om anseendeskydd i VmL hämtar sitt innehåll från varumärkesdirektivet, där begreppet renommé används. MD framhöll i detta sammanhang att det
inte är någon skillnad på det varumärkesrättsliga anseende som Elsklings varumärke
åtnjuter å ena sidan och det marknadsrättsliga renommé som tillkommer varumärket
å den andra. varför de fann att kundkrafts förfarande inte heller innebar renommésnyltning och således inte kunde anses strida mot god marknadsföringssed.340
6.7.8 Bedömningen avseende vilseledande om kommersiellt ursprung
MD hade till sist att ta ställning till huruvida Kundkrafts förfarande innebar ett vilseledande av konsumenten i fråga om marknadsförings avsändare. Vilket står i strid
med 5 och 10 §§ MFL om det också påverkar konsumentens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut enligt transaktionstestet som beträffande de ifrågavarande bestämmelserna kommer till utryck i 6 och 8 §§ MFL. MD hänvisade i denna del till
deras bedömning avseende huruvida marknadsföringen skadat någon av varumärkets
funktioner eller utgjort intrång i varumärkets anseendeskydd. MD poängterade härvid att den genomsnittlige internetanvändaren inte kan ha svårt att tolka annonsens
eller dess ursprung genom det sätt som annonsen presenteras på varför Kundkrafts
338
MD 2012:15 p.110-111.
MD 2012:15 p.115.
340
MD 2012:15 p. 116-117.
339
84
användning av Elsklings varumärke inte inneburit ett vilseledande av konsumenten
om marknadsföringens ursprung enligt MFL.341
Med hänsyn till framställningen ovan konstaterade MD att Kundkrafts förfarande
inte stred mot MFL eftersom det inte stridit mot god marknadsföringssed eller varigt
vilseledande i övrigt.342
341
MD 2012:15 p.118-120.
MD 2012:15 p.121. 342
85
7. Svensk rätt och anpassningen till EU-rätten-en reflektion
Ovan framgick att marknadsföringsrätten kan anses utgöra ett komplement i förhållande till varumärkesrätten för det fall ett användande av ett varumärke inte anses utgöra ett användande i varumärkesrättslig mening. L’Oréal målet har i detta avseende
utvidgat synen på vad som enligt varumärkesdirektivet ska ses som varumärkesanvändning. Även om EUD och den svenska lagstiftaren tycks ha olika syn på vad som
ska ses som ett användande i varumärkesrättslig mening visar den ovanförda framställningen att EUD:s tolkning av varumärkesdirektivet får visst genomslag i den
svenska rättstillämpningen varför det är tydligt att de svenska domstolarna följer sin
lojalitetsplikt enligt EU-rätten. Det är dock tydligt att EUD:s prövning i L’Oréalmålet föranlett att de direktiv som harmoniserar medlemsstaternas marknadsföringsrätt ska tillämpas i förhållande till varumärkets skyddsomfång. Detta får konsekvensen att EUD:s bedömning i svensk rätt främst får genomslag i MFL:s bestämmelser
eftersom de marknadsföringsrättsliga direktiven naturligt har genomförts i nämnda
lag. Detta föranleder att ett mål som enligt EUD skulle ses som ett varumärkesrättsligt spörsmål, i svensk rätt ses skulle ses som ett marknadsföringsrättsligt. Vilket
inte är önskvärt eftersom varumärkesinnehavaren på detta sätt inte fullt ut kan iaktta
sin ensamrätt, då ett användande av dennes varumärke formellt sett, för det fall användandet anses strida mot MFL kommer att ses som otillbörlig marknadsföring och
inte varumärkesintrång.
Detta blir särskilt tydligt i ljuset av MD:s avgörande i Elskling där MD gjorde en materiell prövning av de varumärkesrättsliga bestämmelserna även om målet oundvikligen blev formellt avgjort enligt MFL. Särskilt intressant i detta hänseende är att MD
även när det gällde bedömningen avseende huruvida marknadsföringen var att anse
som vilseledande enligt 10 §MFL hänvisade till sin diskussion beträffande huruvida
marknadsföringen utgjort intrång i någon av varumärkets funktioner. Vidare betonade MD, liksom vad EUD gjorde i L’Oréal-målet att det inte är någon skillnad på
det varumärkesrättsliga renommé som tillkommer varumärket å den ena sidan och
det marknadsföringsrättsliga renommé som tillkommer detsamma å den andra sidan.
Det tycks sålunda som att MD anser att de två rättsområdena speglar varandra.
Marknadsdomstolen ansåg sig vidare ha kompetens att ta upp målet då förfarandet
utgjorde en marknadsföringsåtgärd. Problem uppstår således när ett varumärke an86
vänds i marknadsföring eftersom detta innebär att MD alltid kommer ha kompetens
att ta upp ett mål som egentligen rör frågan om huruvida varumärkesintrång kan anses ha begåtts och således egentligen borde prövas enligt VmL. I detta sammanhang
är det av vikt att VmL utformas på ett sätt som föranleder att ett användande av ett
varumärke i reklam, oavsett vilken typ av reklam det rör sig om kan beivras med stöd
av VmL. EU-rätten och tolkningen av förhållandet mellan varumärkesrätt och marknadsföringsrätt tillåts på detta sätt få större genomslag i svensk rätt, vilket är motiverat med hänsyn till den lojalitetsplikt Sverige har gentemot EU.
Den ovanförda diskussionen visar också att de varumärkesrättsliga och de marknadsföringsrättsliga bestämmelserna speglar varandra och vars tillämplighet till viss del
också är beroende av varandra. Dessutom torde rättsområdena till viss del överlappa
varandra. Bernitz menar att det inom unionsrätten saknas någon tydlig gränsdragning
mellan varumärkesrätt och marknadsföringsrätt och hänvisar särskilt i denna del till
L’Oréal målet. Mot bakgrund av detta betonar Bernitz vad avser avgörandet i
Elskling att MD:s uppluckring avseende den tidigare strikta hållningen beträffande
tillämpningen av lagstridighetsprincipen är välkommen.343Bernitz poängterar emellertid samtidigt att man måste respektera MD:s liksom även i förekommande fall de
allmänna domstolarnas begränsade kompetens.344 Rosén framhöll 2002 att den ovan
berörda lagstridighetsprincipen inte skall tolkas så att MD ska kunna ta ställning till
varumärkesintrång i marknadsföringsåtgärder. Detta var emellertid precis vad MD
gjorde 10 år efter att artikeln skrevs. Rosén konstaterade att otillbörliga marknadsföringsåtgärder också kan innefatta varumärkesintrång och således kan det föras en parallell talan om detta i allmän domstol samtidigt som talan avseende den otillbörliga
affärsmetoden förs i marknadsdomstolen.345 Enligt den utveckling som skett beträffande gränsdragningen mellan varumärkesrätt och marknadsföringsrätt torde Roséns
uppfattning om att ett varumärkesrättsligt mål och ett marknadsföringsrättsligt mål
kan föras parallellt, enligt min mening, inte formellt men väl hypotetiskt sett anses
strida mot den fundamentala rättsprincipen ne bis idem.
343
Bernitz, Ulf Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. s.453.
Bernitz, Ulf Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. s.454-455.
345
Rosén, Jan Immaterialrätten i omvandling-uppgift, s. 556.
344
87
Av många orsaker förefaller det vara problematiskt att de två rättsområdena är föremål för skilda processföringar. Problemet med den skilda processordningen har dock
uppmärksammats av regeringen. I justitiedepartementets promemoria Ds 2014:2 Patent och marknadsdomstol poängteras som framgått i det föregående att sakfrågorna i
marknadsföringsrättsliga mål och varumärkesrättsliga mål ofta är desamma, vilket
motiverar en prövning i samma domstol. Det påpekas i den ifrågavarande promemorian att den skilda processordningen är svårförenlig med hänsyn till just till utgången
i L’Oréal-målet. I detta hänseende påpekas det att även om MD visserligen inom ramen för lagstridighetsprincipen prövat huruvida ett potentiellt varumärkesintrång kan
utgöra otillbörlig marknadsföring är det inte under rådande processordning möjligt
att i ett och samma mål yrka på såväl immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga sanktioner. Vilket inte anses vara en önskvärd ordning.346 Dessutom påpekas det
faktum att marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga mål prövas i olika prejudikatinstanser innebär en risk för en oenhetlig prejudikatbildning vilket motverkar en
enhetlig lagtolkning och rättstillämpning. Vidare påpekas att även om det sker en
viss prejudikatbildning i EUD finns det ett behov av nationell prejudikatbildning. 347
I remissvaret från juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet avseende
förslaget till en samlad domstolsprövning framhålls att gränsen mellan marknadsföringsrätten och varumärkesrätten närmast är obefintlig, en av anledningarna till detta
beskrivs vara att varumärkets skyddsomfång i dag tycks vara helt bestämt av marknadsföringsrätten. Fakultetsnämnden hänvisar särskilt till L’Oréal-målet och framhåller i den bemärkelsen att den varumärkesrättsliga bedömningen avseende skyddet
vid dubbel identitet och beträffande anseendeskyddet är villkorat av marknadsföringsrättsliga bestämmelser. Av denna anledning välkomnas en handläggning av de
två rättsområdena i samma domstol.348
Det bedöms i promemorian med hänsyn till det ovan framförda att ett marknadsföringsrättsligt och varumärkesrättsligt mål måste ges möjlighet att prövas i samma
domstol. I detta sammanhang föreslås att domstolsprövningen sker samlat i särskild
346
Ds 2014:2 178-179
Ds 2014:2 201-202
348
Remissvar från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2014-04-11 (Dnr SU FV1.1.3-0113-14.
347
88
domstol i första instans, Patent-och marknadsdomstolen och i särskild domstol i
andra instans, Patent -och marknadsöverdomstolen. Stockholms tingsrätt ska vara
Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt ska vara Patent -och marknadsöverdomstol. Som sista instans ska Högsta domstolen ansvara för prejudikatbildningen.
Förslaget innebär att marknadsdomstolen föreslås upphöra. I promemorian föreslås
den nya domstolsordningen träda i kraft den 1 juli 2015.349
Med hänsyn till den ovanförda framställningen krävs enligt min mening för att Sverige ska anses ha uppfyllt sina åtaganden enligt EU-rätten, att varumärkesrätten och
marknadsföringsrätten blir föremål för prövning i samma domstol. På så sätt blir det
möjligt för domstolen att likt EUD i L’Oréal-målet göra en samlad prövning beträffande de ifrågavarande rättsområdena. Det bör i detta sammanhang återigen poängteras att de rättstillämpande organen har iakttagit lojalitetsplikten och låtit EU-rätten få
företräde och genomslag, varför det är av vikt med en samlad domstolsprövning så
att domstolarna också erhåller kompetens för sin vilja att fullt ut låta den svenska rätten harmoniera med EU-rätten.
349
Ds 2014:2 s. 11. 89
8. Källförteckning
Litteratur
Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2:marknadsföringsrätten, 1:1 u.,
Norstedts Juridik, 2013. [cit. Bernitz, Ulf Svensk och europeisk marknadsrätt].
Bernitz, Ulf, Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska
Marknadsdomstolens dom 2012:15 Elskling mot Kundkraft, NIR 4/2013 s. 452-455.
[cit. Bernitz, Ulf Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt]
Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes Immaterialrätt och
otillbörlig konkurrens, 13 u., Jure, Stockholm, 2013. [cit. Bernitz,Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt].
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts Juridik,
Stockholm, 2014. [cit. Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder].
Björkenfeldt, Mats, Till frågan om Varumärkets funktioner, Kommentar till Högsta
Domstolens dom av den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon), NIR 3/2014, s. 289-294.
[cit. Björkenfeldt, Mats, Till frågan om Varumärkets funktioner].
Granmar, Claes, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbelidentitet, NIR
3/2010, s.243-264. [cit. Granmar, Claes Förslaget till nytt varumärkesdirektiv].
Granmar, Claes, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, Ny Juridik
4:11, s.65-95. [cit. Granmar, Claes, Varumärkesrätten].
Hettne Jörgen& Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod:teori och genomslag i svensk
rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011. [cit. Hettne Jörgen&Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod].
Levin, Marianne, Debatt. Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv, NIR 3/1996, s. 297-309. [cit. Levin, Marianne, Varumärkesrättsligt ”designskydd”].
Levin, Marianne, En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet, NIR 4/1994, s.
516-529.[cit. Levin, Marianne, En ny nordisk känneteckensrätt].
Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, 10 u., Norstedts Juridik, Stockholm
2011. [cit. Levin, Lärobok i Immaterialrätt].
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 5 §, Lexino ( verision 2013-04-01)
”www.juridik.karnovgroup.se”[cit. Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 5 §].
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Lexino, (verision 2013-0401)”www.juridik.karnovgroup.se” [cit. Levin, Marianne Marknadsföringslag
(2008:486) 6 §].
90
(2008:486) 10 §].
(2008:486) 14 §].
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 18 §, Lexino (verision 2013-0401) ”www.juridik.karnovgroup.se” [cit. Levin, Marianne Marknadsföringslag
(2008:486) 18 §].
Maunsbach, Ulf, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Lexino (verision 2014-1119) ”www.juridk.karonovgroup.se” [cit. Maunsbach, Ulf Varumärkeslag
(2010:1877) 1 kap. 10 §].
Nilsson, Magnus, Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och
funktionsanalys, NIR 1/2014, s.67-79. [cit. Nilson, Magnus Varumärkesrätt i förändring].
Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens Goodwillskydd, Mercuris, Stockholm, 2003.
[Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd].
Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’Oréal) och de förenade målen C-236/08 (Google), NIR
3/2010, s. 264-275. [cit. Nordell, Per Jonas,Om varumärkets funktioner].
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt: Om ordkännetecknets mening
och referens, Mercurius, Stockholm, 2004. [cit. Nordell, Per Jonas,Varumärkesrättens skyddsobjekt].
Reinth, Carola Verena, The Concept of dilution with special focus on recent case law
from the European Court of Justice –L’Oréal v Bellure and Intel v CPM, NIR
2/2010, s.150-159. [cit. Reinth, Carola Verena, The Concept of dilution].
Rosén, Jan Immaterialrätten i omvandling-uppgift, anseende som underlag för rättskydd SvJt 2002, s. 553-563.
Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?,Tidsskrift for Rettsvitenskap, TfR
2005, s.648-656.
Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för
kända märken bara imaginärt? NIR 6/2013 s. 609-619. [cit. Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten].
Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1992.
91
Wessman, Richard Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2st. varumärkeslagen, NIR 2/1993 s. 202-218. [cit. Wessman, Richard Kodakdoktrinen under förändring].
Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter:Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002. [cit. Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter].
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm,
2014. [cit. Wessman, Richard, Varumärkeslagen: En kommentar].
Offentligt tryck
SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén.
SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder. Betänkande av 2005 års marknadsföringslag.
SOU 2010:44 Mål och medel: Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Betänkande av målutredningen.
Prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Prop. 2007/08:115 Ny Marknadsföringslag.
Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.
Ds 1999:35 ÄNDRINGAR I MARKNADSFÖRINGSLAGEN (1994:450)
Ds 2014:2 Patent-och marknadsdomstol.
Rättsfall
Högsta domstolen
Högsta domstolens dom i mål nr T 301- 12 meddelad i Stockholm den 9 juli 2014
[cit. Mon.zon-målet].
Hovrätten
Svea Hovrätts dom i Mål nr T 289-13 meddelad i Stockholm den 8 april 2014.
Hovrätten för västra Sveriges beslut i Mål nr Ö 2376-12 meddelad den 4 oktober i
Göteborg.
Tingsrätten
Göteborgs tingsrätts beslut i Mål nr T 1889-12 meddelat den 28 januari 2013, Protokoll 2013-01-28
92
Marknadsdomstolen
MD 1987:30
MD 1994: 25
MD 1999:21
MD 2005:5
MD 2010:27
MD 2011:1
MD 2011:11
MD 2011:29
MD 2010:27
MD 2012:15
Författningar
Lag (2006:502) med vissa bestämmelser avseende om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol.
Marknadsföringslag (2008:486).
Varumärkeslag (2010:1877).
Europarättsligt material
Grundfördragen
Fördraget om Europeiska Unionen (1992) Maastrichtfördraget, EU-fördraget. [cit.
FEU].
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2007), EUF-fördraget. [ cit.
FEUF].
Direktiv
Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam.
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 1977 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.
93
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om
vilseledande och jämförande reklam [cit. Direktivet om vilseledande och jämförande
reklam].
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre
marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets
och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2006/65/EG samt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 [cit. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder].
Rådets direktiv 89/104/EG av den 21 december 1998 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [cit.Varumärkesdirektivet].
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [cit. Varumärkesdirektivet].
EU-domstolen
102/77 Hoffman-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft
Pharmazeuisher Erzeugnisse mbH.
C-337/95, Dior v. Evora, REG 1997 s I-6013. [Dior-målet].
C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Medro-Goldwyn-Mayer, REG 1998 s-I4799.
C-375/97, General Motors v. Yplon, REG 1999 s I-5421.
C-292/00, Davidoff v. Gofkid, REG 2003, s I-389.
C-206/01, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, REG 2002 s I-10273.
C-408/01, Adidas v. Fitnessworld, REG 2003 s I-12537.
C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier v. Procordia Food, REG 2004 s I-5791.
C-252/07, Intel v. CPM, REG 2008 s I-8823.
C-533/06, O2 Holdnings och O2 (UK), REG 2008, s I-4231.
C-487/07, L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl., REG 2009 s I-5185. [cit. L’Oréalmålet].
C-236/08-C-238/08, Google France v. Louis Vuitton m.fl. REU 2010 s I-2417.
C-233/09, Interflora v. Marks & Spencer, REU 2011 s I-5853.
94
Internationellt material
Internationella Handelskammarens (ICC) grundregler för reklam.
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known
marks[cit. WIPO-rekomendationen].
Lista över de kontrakterande länderna till Pariskonventionen:
”http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2”
hämtad, 2013-10-03.
Pariskonventionen (PK) av 1883 inom det industriella rättskyddet jämte otillbörlig
konkurrens [cit. Pariskonventionen].
The Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights
[cit. TRIPS-avtalet].
Övrigt material
Remissvar från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2014-04-11
(Dnr SU FV-1.1.3-0113-14).
95

Linn_James - DiVA Portal

Transcription

Similar documents

Stugvakten tillbaka.pdf

PEHM 1000 reg svart (svensk version)

Secunova satsar på europeiska brandsläckare av hög kvalité.

bit för bit

KÖPEAVTAL FÖR HUND

556737-2817 Per 2015-04-14 - Almström & Ogebratt Bygger AB

Ladda hem här. - Venti Consulting

Blankett för inkomstanmälan

Strider ränteavdragsbegränsningsreglerna mot etableringsfriheten?

Rättfärdigande av svenska CFC-regler - Juridiska fakulteten