Dom ved Oslo tingrett 26. februar 2015

OSLO TINGRETT
DOM
Avsagt:
26.02.2015
Saksnr.:
14-079765TVI-OTIR/03
Dommer:
Tingrettsdommer
Saken gjelder:
Varemerkerett. Risiko for forveksling.
NYX, Los Angeles Inc
Hilde Foyn Bruun
Advokat Steinar Lie
mot
Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter
Partshjelper
Laboratoire Nuxe
Advokat Karen Mellingen
Advokat Liv Turid Obrestad Myrstad
DOM
Saken gjelder gyldigheten av vedtak om nektelse av registrering av varemerke. Spørsmålet
er om det foreligger risiko for forveksling.
1. Framstilling av saken.
1.1. Innledning.
Saken gjelder risiko for forveksling mellom det eldre merket NUXE PARIS og det yngre
merket NYX. Den grafiske presentasjon av de to kombinerte merkene inntas her:
Saksøker, NYX Los Angeles Inc, er et internasjonalt kosmetikkforetak som ble grunnlagt i
Los Angeles i 1999. Selskapet har tatt sitt navn etter Nyx, nattens gudinne i gresk mytologi
(gresk: Νύξ, «natt», Nox i romersk oversettelse). Saksøker startet salget av kosmetiske
produkter under varemerket NYX i USA i 1999 og i Europa i 2004. Saksøkers
kosmetikkprodukter er etter det opplyste i dag tilgjengelig i frittstående NYX-butikker og
hos mer enn 10 000 forhandlere av kosmetikk i 70 land. Kosmetikkproduktene er i tillegg
tilgjengelige via Internett.
Saksøker har søknader og registreringer for varemerker som inneholder ordet NYX i om
lag 85 land.
Partshjelper og innsiger, Laboratoire Nuxe, er et fransk selskap som er innehaver av det
eldre merket NUXE PARIS, med Internasjonal varemerkeregistrering nr. 684940 med
prioritet fra 10. juli 1997 hvor Norge er utpekt. Merkeelementet NUXE oppsto ved å
kombinere "N" for "nature" og "UXE" fra det det franske ordet "luxe", (norsk: luksus).
NUXE PARIS er registrert for varer og tjenester i klasse 3, 25 og 42. Innsigelsen er knyttet
til varer i klasse 3. Laboratoire Nuxe produserer varer laget av naturlige ingredienser for
kropps- og ansiktspleie.
Laboratoire Nuxe's produkter ble introdusert på det norske markedet i 2012. Det er opplyst
at varene for tiden bare selges på apotek og over Internett, i det norske markedet.
-2-
14-079765TVI-OTIR/03
Det er uomtvistet at det foreligger vareslagslikhet mellom saksøkers varer og varene til
Laboratoire Nuxe for varer i klasse 3.
1.2. Søknadsbehandlingen – varemerket NYX.
Saksøker utpekte Norge gjennom Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1052316 for sitt
kombinerte merke NYX. Internasjonal registreringsdato er 25. august 2010, mens
notifikasjonen fra WIPO er datert 28. oktober 2010. Saken ble tildelt norsk
søknadsnummer 201011021. Søknaden omfattet en rekke kosmetikkprodukter i klasse 3.
Saksøkers merke NYX ble besluttet gjeldende 28. januar 2011 og publisert 7. februar 2011
uten forutgående realitetsuttalelse, for alle de søkte varene.
Partshjelper, Laboratoire Nuxe innleverte innsigelse mot registrering av saksøkers merke
ved brev 29. mars 2011, jf. varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen ble
begrunnet med at saksøkers merke er egnet til å forveksles med innsigers registrerte
varemerke NUXE PARIS.
Patentstyret fattet vedtak 7. januar 2013 hvor beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen vern i Norge ble opphevet, jf. varemerkeloven § 71 annet ledd. I
begrunnelsen står det blant annet:
"Hva gjelder likheten mellom merkene, er den fonetiske likheten av avgjørende
betydning i denne saken. Selv om gjennomsnittsforbrukeren nok ofte vil vurdere de
aktuelle varene visuelt før et kjøp, anser vi det også som sannsynlig at varene vil
kunne bli etterspurt muntlig, med den følge at den fonetiske likheten mellom
merkene ikke helt kan fratas betydning. Tatt i betraktning at NUXE og NYX kan
uttales meget likt og at registreringene gjelder for identiske varer finner vi, om enn
under noe tvil, at det foreligger en fare for forveksling mellom merkene."
Saksøker påklaget Patentstyrets avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter,
(KFIR), som fattet vedtak 11. mars 2014 hvor klagen ikke ble tatt til følge. I vedtaket til
KFIR står det avslutningsvis:
"21 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene har klare likheter.
Det er i denne vurdering særlig vektlagt at det er konstatert full
vareoverlapping og at merkene er meget like fonetisk sett. Den største
forskjellen er det visuelle uttrykket mellom merkene i form av et tre i innsigers
merke. Klagenemnda finner imidlertid at den klare fonetiske likheten er
avgjørende. Klagenemnda har dermed under tvil kommet til at merkene vil
være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning."
-3-
14-079765TVI-OTIR/03
1.3. Prosessen for tingretten.
Stevning innkom tingretten 12. mai 2014 med krav om at vedtaket fra KFIR kjennes
ugyldig. Staten innga rettidig tilsvar 19. juni 2014 og la ned påstand om frifinnelse.
Laboratoire Nuxe meldte seg som parthjelper i prosesskrift 20. juni 2014.
Hovedforhandling ble holdt 14. januar 2015. Det vises til rettsboken.
2.
Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand.
Saksøker, NYX Los Angeles Inc, har i korthet anført:
Det foreligger ikke fare for forveksling mellom merkene, som har klare, tydelig og store
visuelle forskjeller.
Sammenligningen av merkene skal ta utgangspunkt i en helhetsvurdering. Det er bare når
de andre elementene er uten betydning at man kan nøye seg med å sammenligne de
dominante elementene. KFIR har sett bort fra betydningen av de figurative elementene ved
sin sammenligning av merkene. Det særpregete treet er dominant i merket til Laboratoire
Nuxe og uansett minst like dominant som ordelementet NUXE. Forbrukeren som allerede
har kjøpt et produkt av dette merket, vil ikke glemme treet.
Ordmerkene har også forskjellig uttrykk: NUXE PARIS vs. NYX. Likheten mellom tre
bokstaver er ubetydelig når man sammenligner saksøkers merke med hele ordmerket til
Laboratoire Nuxe.
Merkenes begrepsmessige innhold og deres forestillingsbilde er forskjellig. Den største
delen av det eldste merket utgjøres av et tre. NUXE PARIS gir dessuten assosiasjon til
Frankrike, noe som ikke gjenfinnes i saksøkers merke. Dette til forskjell fra saksøkers
merke som bare har ett betydningsinnhold, nemlig NYX som betyr nattens gudinne.
Merkenes fonetiske uttrykk er forskjellige. De fonetiske uttrykk utgjøres ikke av
ordelementene NUXE og NYX slik KFIR har lagt til grunn, men av NUXE PARIS og
NYX. Gjennomsnittsnordmannen vil uttale e'en i NUXE og u'en som vanlig norsk u. Det
vil si at det fonetiske uttrykk er forskjellig: "NUXE PARIS" opp mot "NYX".
For de hyllevarene saken gjelder er uansett det visuelle viktigere enn det fonetiske
uttrykket. Selv om varen omsettes i forbindelse med muntlig kommunikasjon, vil
forbrukeren uansett få mulighet til å inspisere varen før kjøpet gjennomføres.
KFIR har ikke vurdert at merkebevissheten for kosmetiske produkter. Det anføres at denne
er forholdsvis høy.
-4-
14-079765TVI-OTIR/03
Varer med varemerke NUXE PARIS selges kun på apotek og over Internett, noe som
bidrar til å redusere risikoen for forveksling.
Merket til Laboratoire Nuxe har normal grad av særpreg. Det er ikke dokumentert noen
innarbeidelse. Varemerketettheten er dessuten stor for varer i klasse 3, noe som taler for å
stille strengere krav for å begrense utstrekningen av eneretten til eldre merker.
Det vises til avgjørelse 8. april 2014 fra OHIM Board of Appeal om det parallelle
europeiske varemerket NYX hvor OHIM kom til at det ikke foreligger forvekslingsfare.
Det vises dessuten til at Laboratoire Nuxe utpekte Norge for sin internasjonale registrering
nr. 1072247 ordmerket NUXE. Patentstyret ga merket virkning uten innvendinger.
Patentstyrets granskere er i takt med EU-retten.
Saksøkerens påstand:
1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 11. mars 2014 i klagesak
VM 13/090 kjennes ugyldig.
2. NYX, Los Angeles Inc. tilkjennes sakskostnader.
3.
Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand.
Staten har i korthet anført:
KFIR har kommet til et riktig resultat som i det vesentlige er basert på en korrekt
vurdering.
De to varemerkene gjelder identiske varer. Det må da en større forskjell til for å unngå
risiko for forveksling.
Det må legges til grunn av omsetningskretsen har en lav merkebevissthet. Det vises blant
annet til at søknaden fra NYX omfatter "facial cleansing pads, eye cream, neck cream,
body lotion". Kolleksjonen gjelder mer enn bare sminke. Det er ikke høy merkebevissthet
på alle former for kosmetikk. Det er uten betydning om det dreier seg om et dyrt eller billig
merke. Det vises dessuten til eksempler på at dyre merker har utspilt sin rolle og i stedet
går til å bli solgt i dagligvarebutikker.
Det er uten betydning at varer med NUXE-merket for tiden bare selges på apotek.
-5-
14-079765TVI-OTIR/03
Varemerket NUXE fremstår som et fantasiord. Det gir grunnlag for et større
beskyttelsesomfang. Det kan ikke legges til grunn at forbrukere vil assosiere til "nature" og
"luxe".
Det er stor visuell likhet mellom ordene NUXE og NYX. Paris-elementet i NUXE er kun
stedsopprinnelse og har ikke særpreg. Treet i NUXE-merket er et svakt figurelement for
kosmetikk og er mindre iøyenfallende fordi omsetningskretsen er mindre vant til å se et tre
i sammenheng med kosmetikk.
Det er fonetisk likhet mellom NUXE og NYX. Paris-elementet øker sjansen for at
forbrukere vil uttale NUXE i én stavelse, NUKS og eventuelt med en U som minner om Y.
Det vises til at nordmenn vanligvis kutter for mye når det skal uttale franske ord.
Ved omsetning av den type varer saken gjelder, vil det være behov for veiledning fra
salgspersonell og følgelig mer muntlig kommunikasjon i forbindelse med omsetningen,
noe som medfører at det fonetiske må tillegges større vekt.
Det er begrepsmessig likhet mellom varemerkene. Begge kjennetegn vil oppfattes av den
gjennomsnittlige norske forbruker som fantasiord. En betydelig andel vil ikke kjenne til at
NYX er en gresk gudinne. Assosiasjoner til Paris eller naturen påvirker i liten grad
helhetsinntrykket som dannes i erindringen av NUXE-merket.
OHIMs avgjørelse om det parallelle europeiske merket kan ikke i seg selv tillegges
rettskildemessig vekt. Avgjørelsen er påanket. Utenlandske avgjørelser kan bare tillegges
vekt såfremt de er uttrykk for en fast praksis.
Saksøktes påstand:
1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.
Partshjelper, Laboratoire Nuxe slutter seg til statens anførsler. Partshjelper understreker at
franskkunnskaper er godt representert i omsetningskretsen, og at dette medfører en større
fonetisk likhet. I tillegg kommer at de varer registreringen gjelder, særlig selges over disk
hvor det fonetiske har større betydning enn det visuelle. Det skal ikke tillegges vekt at
NUXE i dag bare selges på apotek. NUXE har ikke registrert noen begrensning til
særskilte omsetningsmåter av vareomfanget.
-6-
14-079765TVI-OTIR/03
4.
Rettens vurdering.
4.1. Rettslige utgangspunkter.
Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å nekte registrering av varemerke. Retten har full
prøvelsesrett. Det vil si at retten kan overprøve bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen og det
konkrete rettsanvendelsesskjønnet. Det foreligger ikke samme grunn for domstolene til å
vise tilbakeholdenhet ved prøvningen som i patentsaker, jf. Rt-1995-1908, (Mozell).
Spørsmålet er om det er grunnlag for å nekte registrering av varemerket NYX på grunn av
risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd b) hvor det står:
§ 4.Varemerkerettens innhold
Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av
varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:
b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme
eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av
tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.
Varemerkedirektivet er retningsgivende for tolkningen av varemerkeloven. Som
illustrasjon vises til Rt-2002-391, ("God Morgon"). Dette innebærer at varemerkeloven
§ 4 skal tolkes i lys av varemerkedirektivet artikkel 4 (1) (b) og artikkel 5 (1) (b).
Det er enighet om at det foreligger vareslagslikhet. Det innebærer at det her kun er
spørsmål om kjennetegnslikhet. Men det kan likevel være av interesse hva slags type varer
det dreier seg om, se nærmere nedenfor.
Spørsmålet om det foreligger en risiko for forveksling mellom varemerkene vil bero på en
helhetsvurdering. Det vises til Kjennetegnsrett, 3. utgave, Lassen/Stenvik, side 380.
Varemerkeloven § 4 første ledd må forstås slik at det ikke må være risiko for forveksling "i
den alminnelige omsetning", jf. Stenvik/Lassen side 317. Det vises videre til
varemerkedirektivet artikkel 4 (1) hvor det står at registrering kan nektes hvis det
"foreligger fare for at allmennheten forveksler dem". Risiko for forveksling i direktivets
forstand foreligger dersom "omsætningskredsen kan tage fejl med hensyn til de
pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse". Det vises til Stenvik/Lassen side 317
med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-39/97, (Canon). Dette innebærer at
det ikke er relevant om en del av allmennheten utenfor omsetningskretsen tar feil.
-7-
14-079765TVI-OTIR/03
Det avgjørende er om omsetningskretsen kan komme til å ta feil av varene eller til å få en
uriktig oppfatning om at varene har samme kommersielle opprinnelse eller at det foreligger
et kommersielt fellesskap.
Både forhandler- og forbrukerleddet må tas i betraktning. Hvis det er risiko for forveksling
i ett av leddene, må det yngre merket vike.
Etter norsk rett har det vært vanlig å si at det foreligger forvekselbarhet at "en ikke
ubetydelig del" av omsetningskretsen vil kunne ta feil. Det vises til Stenvik/Lassen side
320 med henvisninger.
EU-domstolen har tatt utgangspunkt i den såkalte gjennomsnittsforbrukeren som antas å
være "almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet". Det vises til
Stenvik/Lassen side 320 med henvisninger til blant annet sak C-210/96, ("Gut
Springenheide"). Retten kommer tilbake til oppmerksomhetsnivået til
gjennomsnittsforbrukeren i denne saken.
Det er helhetsinntrykk varemerkene gir, eller det helhetsinntrykk de vil etterlate seg i
erindringen, som skal sammenlignes. Det vil likevel være behov for en analyse av
enkeltelementer som bidrar til helhetsinntrykket. Det vises til Stenvik/Lassen side 392.
4.2. Risiko for forveksling. Konkret vurdering.
Retten går over til å sammenligne det eldre og yngre merket. Det vises til den grafiske
presentasjonen av merkene slik de er registrert, og som er inntatt i punkt 1 ovenfor.
Retten vil først foreta en visuell sammenligning av merkene.
I det eldre merket NUXE PARIS er treet etter rettens mening minst like dominant som
bokstavene NUXE, om ikke dominant. Treet er høyere enn bokstavene, og det går like
langt ut til kanten som teksten under. Treet er tydelig og konkret utformet, noe som bidrar
til at det er lett å oppfatte.
I saksøkers merke er bokstavene med de spesielle fontene det eneste elementet i merket.
Det er intet figurelement. Dette bidrar til å skille det yngre merket fra det eldre.
Ordelementene NUXE PARIS og NYX ligner hverandre for så vidt gjelder den første del
av teksten (NUXE) i det eldre merket. NUXE er dominerende i tekst-elementet i det eldre
merket. Det er imidlertid bare N og X som er likt med det yngre merket. NYX har en
tydelig Y i midten. Det er brukt ulike fonter som bidrar til ulikhet i det visuelle uttrykket.
Fontene til NYX har et litt kraftigere og mer spesielt preg, mens fontene til NUXE PARIS
-8-
14-079765TVI-OTIR/03
har et mer nøytralt og tradisjonelt preg. Den nøytrale utforming av bokstavene i det eldre
merket bidrar også til å fremheve treet.
Det vises videre til at ordelementene NUXE og NYX er korte. Dette gjør det lettere å skille
mellom merkene. Det vises til Stenvik/Lassen side 373. Det er lett å få øye på E'en i
NUXE og å se forskjellen på U og Y. I tillegg kommer at NUXE er ledsaget av ordet
PARIS.
Basert på en samlet vurdering av de visuelle elementer som retten har gjennomgått
ovenfor, er det rettens konklusjon at merkene er visuelt ulike.
Retten går over til å vurdere merkenes forestillingsbilde.
Det yngre merket NYX betyr nattens dronning. Retten antar at gjennomsnittsforbrukeren
ikke vil kjenne til dette. Det yngre merket fremstår derfor som et fantasimerke.
Det er opplyst at NUXE har sin opprinnelse i sammenstillingen av "Nature" og Luxe".
Retten legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte dette
meningsinnholdet.
Det eldste merket gir imidlertid en assosiasjon til Paris/Frankrike, og treet gir assosiasjoner
til naturen.
Rettens legger etter dette at det eldre merket gir assosiasjoner til et meningsinnhold, mens
det yngre merket fremstår som et fantasimerke. Det gjør det lettere å skille mellom dem.
Retten går over til en fonetisk sammenligning av merkene.
Det er på det rene at det yngre merket vil bli uttalt "nyks".
Tvisten knytter seg til om gjennomsnittsforbrukeren vil uttale NUXE med stum E, noe som
vil være i samsvar med franske uttaleregler. Staten har vist til uttalelse fra Språkrådet. Det
fremgår der at mange nordmenns uttale av de franske ordene "béarnaise" og "pommes
frittes" verken er i samsvar med norske eller franske uttaleregler, idet det er vanlig å sløyfe
både siste vokal og konsonant i disse ordene.
Retten kan ikke se at disse to eksemplene fra Språkrådet gir grunnlag for å slutte at den
norske gjennomsnittsforbrukeren vil sløyfe E'en i NUXE. I mangel av andre holdepunkter
må det legges til grunn at den norske omsetningskretsen vil følge norske uttaleregler. Dette
innebærer at ordelementene NUKSE og NYX har forskjellig uttale. Dette gjelder selv om
U og Y uttales ganske likt.
-9-
14-079765TVI-OTIR/03
Det vises for øvrig at det eldre merket har to ordelementer, NUKSE (og) PARIS.
Utgangspunktet må være at hele teksten i det registrerte merket uttales, noe som bidrar til å
øke den fonetiske forskjellen.
Retten legger etter dette til grunn at merkene er fonetisk forskjellig.
Retten bemerker at foranledningen til at noen ville sløyfe E'en i NUKSE i tilfelle måtte
være det siste elementet i teksten, nemlig PARIS, som er egnet til å skille det eldre merket
fra det yngre.
Den fonetiske likheten som eksisterer mellom NUKSE og NYX, isolert sett, vil dessuten
ha mindre betydning ettersom de vareslag dette dreier seg om, kosmetikk, i hovedsak
omsettes ved selvbetjening, noe som medfører at det er mindre aktuelt at kundene spør
etter varene. Det vises dessuten til at kunden vil se varen med varemerket før kjøpet
gjennomføres, også når varene selges over disk.
Retten går over til å vurdere vareartene og merkebevisstheten hos
gjennomsnittsforbrukeren. Ved vurderingen av risiko for forveksling skal det tas hensyn til
at oppmerksomhetsnivået til gjennomsnittsforbrukeren kan variere ettersom hva slags vare
eller tjeneste det dreier seg om. Spørsmålet er om varene i denne saken henvender seg til et
"merkebevisst publikum" eller ikke. Det vises til Stenvik/Lassen side 416.
Vareslagslikheten i denne saken gjelder flere typer varer. Forvekselbarhetsvurderingen må
konsentreres om de vareslag – og de deler av omsetningskretsen – der forvekslingsrisikoen
må antas å være størst. Det vises til Stenvik/Lassen side 418 med henvisning til blant annet
Rt-1998-1988, side 1992, (Cosmica).
Det eldre varemerket NUXE PARIS er registrert for følgende varer i klasse 3:
"Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices." .
Kosmetikkprodukter omfatter mange ulike varer, herunder Aloe Vera preparater for
kosmetisk bruk, bomullspinner for kosmetisk bruk, hudpleieprodukter, kremer, vattpinner
og solkrem. Det vises til utdrag fra Internasjonal klassifikasjon av varer og tjenester (Nice
klassifikasjon) med Liste over varer ordnet alfabetisk.
Retten legger til grunn at varetypen "cosmetics" omfatter "facial cleansing pads" som er
omfattet søknaden til NUX, se nedenfor.
NYX er søkt registrert for følgende varer i klasse 3:
Liquid make up, compact powder, loose powder, powder blush, cream blush, eyebrow
pencils, eyebrow powder, eye shadow, liquid eye liner, mascara, eye shadow pencil,
eye liner pencil, gel and cream eye liner, pearl powder shadow, lipstick, lip liner pencil,
- 10 -
14-079765TVI-OTIR/03
jumbo lipstick pencil, body bronzer powder, body bronzer lotion, body bronzer cream,
false eyelashes, nail polish, glue for false eyelashes, nail polish remover, cuticle cream,
facial cleansing pads, facial mask sheets, eye cream, neck cream, shampoo, body
lotion, shower gel, bath foam, massage cream.
Retten antar at gjennomsnittsforbrukeren har en høyere merkebevissthet for sminke og
ulike typer kremer. Annerledes kan det stille seg med "facial cleansing pads". For slike
varer antas at sluttbrukeren vil ha et middels oppmerksomhetsnivå. Det vises i den
forbindelse til dom 14. april 2011 fra førsteinstansretten for EU, Retten, i sak T-466/08,
(Lâncome), hvor det står:
48 It is settled case-law that, in the global assessment of the likelihood of confusion,
account should be taken of the average consumer of the category of products
concerned, who is reasonably well informed and reasonably observant and
circumspect. It should also be borne in mind that the average consumer’s level of
attention is likely to vary according to the category of goods or services in question
(see Case T‑256/04 Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [2007]
ECR II‑449, paragraph 42 and the case-law cited).
49 In view of the nature of the goods concerned, namely cosmetic and make-up
products, it must be found that the relevant public consists of average consumers
who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (see, to
that effect, judgment of 8 July 2009 in Case T-240/08 Procter & Gamble v OHIM –
Laboratorios Alcala Farma (oli), not published in the ECR, paragraph 27, and
judgment of 11 November 2009 in Case T-150/08 REWE‑Zentral v OHIM – Aldi
Einkauf (Clina), not published in the ECR, paragraph 33), with the result that the
relevant public’s attention cannot be regarded as greater than it would be in relation
to everyday consumer goods.
Det vises videre til Stenvik/Lassen side 417 med henvisninger. Det fremgår der at
merkebevisstheten er høy for dyre parfymevarer, men at det måtte legges til grunn en
middels merkebevissthet når det gjelder "enklere sjampo- og såpevarer".
Retten legger etter dette til at grunn at gjennomsnittsforbrukeren har et middels
oppmerksomhetsnivå.
Saksøker har vist til at produktene fra Laboratoire Nuxe kun selges på apotek hvor det ikke
selges NYX-produkter, og at dette svekker risikoen for forveksling. Retten kan ikke se at
det kan tillegges vekt at produktene fra Laboratoire Nuxe i dag kun selges på apotek.
Verken søknaden til NYX eller registreringen av NUXE PARIS er begrenset til særskilte
salgskanaler. Det er registreringen som skal legges til grunn for
forvekselbarhetsvurderingen. Det vises til Stenvik/Lassen side 423.
- 11 -
14-079765TVI-OTIR/03
Retten legger vekt på at det må stilles større krav til forskjell mellom merkene i denne
saken ettersom søknaden for det nye merket omfatter samme type varer som er omfattet av
registreringen til det eldre merket.
Saksøker har pekt på at vedtaket fra KFIR ikke er i samsvar med avgjørelse av 5. april
2014 fra OHIM, (Office for Harmonization in the Internal Market), Board of Appeal.
Avgjørelsen er påanket til Retten. Avgjørelsen til OHIM gjelder det parallelle merket NYX
som denne saken gjelder. Laboratoire Nuxe har reist innsigelse basert på at det foreligger
fare for forveksling med det eldre ordmerket "NUXE". Det vil si at innsigers merke er et
annet merke enn det kombinerte merket som er grunnlag for innsigelse i denne saken.
OHIM kom til at det ikke foreligger risiko forveksling. OHIM la vekt på den visuelle og
fonetiske forskjellen mellom de to merkene.
Avgjørelsen fra OHIM kan ikke tillegges noen selvstendig vekt ved den konkrete
vurderingen av forvekslingsrisikoen i denne saken. Det er i tilfelle kun spørsmål om
avgjørelsen kan tillegges noen rettskildemessig vekt. En enkelt avgjørelse fra OHIM kan
bare tillegges vekt som rettskilde i den utstrekning den inneholder uttalelser som gir
uttrykk for en fast praksis. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å tolke avgjørelsen fra
OHIM på den måten.
Retten går over en helhetsvurdering av de momentene som retten har gjennomgått ovenfor.
Retten har kommet til at de to merkene vil danne ulike visuelle helhetsinntrykk hos
gjennomsnittsforbrukeren. Retten legger til grunn at det visuelle må tillegges relativ stor
vekt idet kundekretsen vil se produktene før kjøpet gjennomføres. Det vises til rettens
merknader ovenfor. Retten finner at den visuelle forskjellen vil oppfattes av en
gjennomsnittsforbruker med middels oppmerksomhetsnivå.
Det er dessuten en fonetisk forskjell mellom NUXE PARIS og NYX. De felles stavelsene i
NUXE og NYX er ikke tilstrekkelig til å skape risiko for forveksling sett i sammenheng
med øvrige momenter, herunder det forhold at det sentrale er merkenes visuelle uttrykk.
I tillegg kommer at det eldre merket gir assosiasjoner til et meningsinnhold, mens det
yngre merket fremstår som et fantasimerke.
Rettens konklusjon er etter dette at det ikke foreligger risiko for forveksling. Vedtaket fra
KFIR blir etter dette å kjenne ugyldig.
- 12 -
14-079765TVI-OTIR/03
5. Sakskostnader.
Saksøker, NYX Los Angeles Inc. har fått fullt medhold og har etter hovedregelen krav på å
få erstattet sine sakskostnader fra staten, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd, jf. første ledd.
Retten finner ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen.
Retten går over til utmåling av erstatning for sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-5.
Saksøker har krevd erstattet utgifter til salær til prosessfullmektig med til sammen 218 400
kroner, i tillegg til rettsgebyr. Salærkravet er fordelt på følgende poster:
NOK
57200
Arbeid knyttet til innsigelsesprosessen for Patentstyret og KFIR
22 t à 2600
Korrespondanse med klient, oversettelse av dokumenter
9 t à 2600
23400
Arbeid med stevning, sluttinnlegg og planmøte
12 t à 2600
31200
Forberedelse til hovedforhandling
29 t à 2600
75400
Gjennomføring av rettsmøte
7 t à 2600
18200
Etterarbeid
5 t à 2600
13000
Samlet salærkrav
218400
Staten har protestert på den del av saksøkers sakskostnader som gjelder utgifter knyttet til
forvaltningssaken, og retten har varslet nedsettelse av saksøkers sakskostnader.
Retten vil først vurdere om saksøker har krav på å få erstattet utgifter til forvaltningssaken.
Utgangspunktet er at disse kostnadene ikke kan kreves dekket som sakskostnader i en
etterfølgende rettssak om vedtakets gyldighet. Ansvar for kostnadene knyttet til
forvaltningssaken er regulert av forvaltningsloven § 36.
Utgifter til forvaltningssaken kan imidlertid tas med som kostnad etter § 20-5, hvis – og
bare i den utstrekning – dette arbeidet kommer til nytte i rettssaken. Det vises til Tore
Schei med flere, Tvisteloven, 2. utgave, side 725 punkt 3.3 med henvisninger. Det må i
tilfelle være saksøker, som fremmer kravet, som har bevisbyrden på dette punkt.
Hovedforhandlingen ble gjennomført ved at prosessfullmektigene holdt ett innlegg hver, jf.
tvisteloven § 9-15 tiende ledd. Saksøkers prosessfullmektig har oppgitt at det er medgått til
sammen 41 timer til utarbeidelse av stevning og frem til hovedforhandlingen. I tillegg er
det krevd salær for 9 timer som er ført opp separat, se oppstillingen ovenfor. Retten antar at
dette kan anses som en del av arbeidet med stevningen, jf. tvisteloven § 20-5 tredje ledd
- 13 -
14-079765TVI-OTIR/03
bokstav a). Det innebærer at saksøkers prosessfullmektig har krevd salær tilsvarende 50
timers arbeid forut for hovedforhandlingen. Sett i lys av at tvisten i hovedsak dreier seg om
konkret rettsanvendelse, at hovedforhandlingen ble avviklet på en dag og i lys av
timeprisen på 2 600 kroner, som ikke ligger i nedre sjikt, legger retten til grunn at arbeidet
med forvaltningssaken ikke har ført til noen besparelser når det gjelder sakskostnadene
knyttet til rettssaken.
Retten finner etter dette ikke grunnlag for å tilkjenne erstatning for noen del av arbeidet
knyttet til innsigelsesprosessen for Patentstyret og KFIR.
Saksøker har i tillegg krevd dekket utgifter til etterarbeid for prosessfullmektigen med til
sammen 13 000 kroner tilsvarende 5 timers arbeid. Salær for formidling av kunnskap om
dommens innhold og betydning i tilknytning til at den blir forkynt omfattes av § 20-5
tredje ledd bokstav c, jf. Ot.prp.nr. 51 (2004-2005), side 449. Retten antar at det er rimelig
og nødvendig med 5 timers etterarbeid. Retten legger i denne forbindelse vekt på at
saksøker er amerikansk, slik at det er nødvendig med oversettelse.
Rettens konklusjon er etter dette at salærkravet blir å nedsette med 57 200 kroner til
161 200 kroner.
Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Dette skyldes andre gjøremål.
DOMSSLUTNING
1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 11. mars 2014 i klagesak
VM 13/090 kjennes ugyldig.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte NYX Los
Angeles Inc. sakskostnader med 161 200-etthundreogsekstientusentohundre-kroner,
samt rettsgebyr for tingretten, innen 2-to-uker fra forkynnelse av denne dom.
Retten hevet
Hilde Foyn Bruun(sign)
Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
Et eksemplar av dommen sendes Patentstyret hvis dommen blir rettskraftig, jf.
varemerkeloven § 47 annet ledd.
- 14 -
14-079765TVI-OTIR/03
Benedikte Karlsen(signert elektronisk)
- 15 -
14-079765TVI-OTIR/03
Rettledning om ankeadgangen i sivile saker
Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer
den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har
noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.
Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe
annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er
følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen
påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med
3. januar, jf. domstolloven § 140.
Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen
kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.
Anke til lagmannsretten over dom i tingretten
Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes
på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den
saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.
Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om
formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av
ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal
det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det
synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.
I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når
lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til
enkelte krav eller enkelte ankegrunner.
Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen.
Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten
kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.
I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes,
og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.
Ankeerklæringen skal angi:
- ankedomstolen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende
parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken
- 16 -
14-079765TVI-OTIR/03
Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten.
Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er
omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.
Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten
Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen,
rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en
saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig
og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare
angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.
En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell
lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller
på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.
Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.
Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over
saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på
grunnlag av feil i saksbehandlingen.
Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt
avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren
skriftlig behandling i lagmannsretten.
Anke til Høyesterett
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt
samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den
foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av
Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger
dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende
bevisspørsmål.
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i
lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.
Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig
behandling i Høyesteretts ankeutvalg.
- 17 -
14-079765TVI-OTIR/03