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AKADEMIE HEIDELBERG Einführung in das Markenrecht Bernd Fabry ip2 Patentanwalts GmbH Einleitung Markenrecht Man kann ihnen nicht entgehen … Um ehrlich zu sein, hatte ich mir die Himmelspforte eigentlich anders vorgestellt … ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Kapitel 1 Grundlagen des Markenschutzes ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Was ist der Sinn des Markenschutzes? Information der Öffentlichkeit Eine Marke gibt der Öffentlichkeit Auskunft über die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Unterschiede zwischen Marken und Patenten Technische und nicht-technische Schutzrechte Patente werden für technische Erfindungen erteilt. Um das Monopol zu erhalten, muss der Anmelder Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit nachweisen. Marken werden erteilt, um die Waren und Dienstleistungen des einen Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Gemäß § 33 MarkenG hat der Anmelder ein Recht zur Markeneintragung, sofern das Zeichen wenigstens über minimale Kennzeichnungskraft verfügt und kein Erfordernis besteht, es für die Öffentlichkeit offen zu halten. ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Wofür kann Markenschutz beantragt werden? Es geht praktisch alles außer Gerüchen Worte Slogans Logos Designs Geräusche Farben Positionen Bewegungen ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Die Nizza Klassifikation Einteilung der Waren und Dienstleistungen KL Bezeichnung KL Bezeichnung KL Bezeichnung 1 Chemikalien 16 Papier 31 Forsterzeugnisse 2 Detergentien 17 Kautschuk 32 Getränke 3 Farben 18 Leder 33 Alkoholika 4 Öle und Fette 19 Baustoffe 34 Tabakwaren 5 Pharmaprodukte 20 Möbel 35 Werbung 6 Metalle 21 Haushaltsgeräte 36 Finanz/Immobilienwesen 7 Maschinen und Motoren 22 Seile 37 Bauwesen 8 Werkzeuge 23 Garne 38 Telekommunikation 9 Computer 24 Textilien 39 Transportwesen 10 Medizintechnik 25 Bekleidung 40 Materialbearbeitung 11 Licht , Heizung, Sanitär 26 Stickereien 41 Ausbildung 12 Fahrzeuge 27 Teppiche 42 Wissenschaftliche Dienste 13 Schusswaffen 28 Spiele 43 Hotelgewerbe 14 Edelmetalle 29 Fleisch, Fisch, Geflügel 44 Ärztliche Dienste 15 Musikinstrumente 30 Kaffee, Tee 45 Anwaltliche Dienste ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung Gemeinschaftsmarken versus IR Marken EU oder Gemeinschaftsmarken Verantwortlich: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Alicante) Eine Marke die automatisch Gültigkeit für alle EU-Staaten hat Bei Erweiterung der EU wird die EU-Marke automatisch auf den neuen Mitgliedsstaat erstreckt IR Marken Verantwortlich: WIPO (Genf) Bündel von nationalen Marken unter gemeinsamer Verwaltung Madrider Markenabkommen (MMA): Spezielles Abkommen unter dem Pariser Verbandsüberein- kommen PVÜ (1891), von 55 Staaten gezeichnet (weder US noch JP) Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA): Zusatzabkommen zum MMA, das 1996 von 65 Staaten unterzeichnet worden ist. Dazu gehören auch Organisationen wie die EU sowie nicht MMA-Staaten wie die USA und JP. Die USA und JP können daher international nur über das PMMA und nicht über das MMA benannt werden! ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung IR Marken Unterschiede MMA und PMMA Die Markenanmeldung nach MMA setzt das Bestehen einer registrierten nationalen Marke vor- aus; beim PMMA reicht eine Markenanmeldung. Wird die Basisanmeldung innerhalb der 5jährigen Schutzfrist widerrufen, hat das nach MMA zur Folge, dass die IR-Marke verloren geht; bei einer Anmeldung nach PMMA kann sie hingegen in ein entsprechendes Bündel nationaler Anmeldungen umgewandelt werden. Sprachenregelung MMA: FR; beim PMMA hingegen GB und FR Über das PMMA können auch die EU und Nicht-MMA-Staaten (US, JP) benannt werden . Das PMMA kann aber nur gewählt werden, wenn mindestens ein Nicht-MMA Staat auch benannt ist. Bei einer Anmeldung nach PMMA werden jedoch neben den internationalen auch zusätzliche nationale Gebühren fällig. Laufzeit MMA: 20 a, PMMA hingegen nur 10 a. ip2 Patentanwalts GmbH 1. Grundlagen Internationale Markenregistrierung Kostenvergleich DE IR MMA IR PMMA Zuständigkeit DPMA WIPO HABM Anmeldegebühr 300 € 653 - 903 SF 900 € Klassengebühr (ab 4) 100 € 100 SF - Benennungsgebühr pro Land - 100 SF - Verlängerungsgebühr 750 € 653 + 100 SF/Land 1.050 € Widerspruchsgebühr 120 (nationales Recht) - Zusätzliche nationale Gebühren - - - + EU ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Kapitel 2 Eintragungshindernisse ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Eintragungshindernisse Umgang mit dem Prüfer “ Angesichts von manchen Hindernissen mag die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auch mal eine Kurve sein. “ Berthold Brecht ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Schutzunfähige Zeichen Art. 3 MarkenG Ausschlussgründe für den Markenschutz Alle drei folgenden Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen: § 3 I MarkenG § 3 II Marken G § 3 III Marken G Die Form des Zeichens wird durch die Ware selbst bestimmt (§ 3 I MarkenG). Beispiel: Cognac-Flasche Die Form des Zeichens ergibt sich aus der technischen Notwendigkeit, den gewünschten Effekt zu erreichen (§ 3 II MarkenG). Beispiel: BMW-Kühlergrill Das Zeichen verleiht der Ware ausschließliche einen besonderen Wert (§ 3 III MarkenG). Beispiel: Rolex Uhr Diese Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, um eine Behinderung des Handels und des technischen Fortschritts zu verhindern. Dieses Eintragungshindernis ist NICHT durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden; daher versucht man stets, eine Beanstandung nach § 3 MarkenG wenigstens in ein absolutes Eintragungshindernis nach § 8 MarkenG umzuwandeln ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Art. 8 MarkenG Eintragungshindernisse für den Markenschutz Alle drei folgenden Zeichen können nicht als Marke eingetragen werden: § 8 I MarkenG § 8 II 1 Marken G § 8 II 2 Marken G Das Zeichen kann nicht graphisch dargestellt werden (§ 8 I MarkenG). Beispiel: Geräusch, dargestellt als nicht-skaliertes Sonogramm Verbraucher verstehen das Zeichen nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen; es fehlt jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 II 1MarkenG). Beispiel: BMW Türme in München Das Zeichen ist für die Waren und Dienstleistungen voll beschreibend (§ 8 II 2MarkenG). Beispiel: Porsche Boxer (überwunden) Diese Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, da sie entweder nicht mir den gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen oder keinen klaren Schutzumfang besitzen. Dieses Eintragungshindernis ist durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden (Beispiel: Porsche Boxer) ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse Die Hindernisse des Art. 8 I, II MarkenG Das Zeichen kann nicht eingetragen werden, weil … eine graphische Darstellung nicht möglich ist … es nicht einmal minimale Unterscheidungskraft besitzt … es voll beschreibenden Charakter hat … es eine geographische Herkunftsangabe darstellt … es für die Öffentlichkeit offen gehalten werden kann … es die Öffentlichkeit über die Herkunft täuscht … es gegen die öffentliche Ordnung oder Moral verstößt … es nationale oder internationale Hoheitssymbole enthält … es für die Waren und Dienstleistungen generisch geworden ist ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse § 8 I MarkenG Das Zeichen lässt sich nicht graphisch darstellen • Ein Zeichen muss graphisch darstellbar sein, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit weiß, was tatsächlich unter Schutz gestellt wird • Beispiel: Der Duft einer reifen Erdbeere • Der Markenanmelder hatte Duftspuren reifer Erdbeeren durch die Fußgängerzone einer Stadt gelegt, um so Käufer in seine Parfümerie zu „locken“ und wollte dafür Markenschutz haben. • Letztlich scheiterte die Anmeldung daran, dass sich der Duft nicht graphisch darstellen lässt. Auch die chemische Zusammensetzung wurde als nicht aussagefähig angesehen (vermutlich um eine Überschneidung mit dem Patentrecht zu vermeiden). • Bislang einziger Typ einer „Sondermarke“ der die Eintragung verweigert worden ist. ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse § 8 II 1 MarkenG Das Zeichen weist nicht einmal minimale Unterscheidungskraft auf Unterscheidungskraft ist die Eignung eines Zeichens zwischen den Waren und Dienstleistungen des einen Unternehmens und den Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens unterscheiden zu können. Beispiel: CLASSIC STYLE CLASSIC STYLE ist eine weit verbreitete Bezeichnung für eine bestimmte Stilrichtung insbesondere im Bereich Mode. Das Wort ist der Öffentlichkeit in einem solchen Maße vertraut, dass es nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse § 8 II 2 MarkenG Das Zeichen ist für die Waren und Dienstleistungen beschreibend Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie lediglich Art, Menge, Verwendung, Wert oder geographische Herkunft einer Ware bezeichnen. Beispiel: ALLIGATOR SHOES Wegen seines vollständig beschreibenden Charakters ist das Zeichen ALLIGATOR SHOES für die Waren Schuhe und Bekleidung nicht eintragungsfähig, wohl aber für andere Waren und Dienstleistungen (z.B. Pflanzen). ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse § 8 II 3 MarkenG Das Zeichen stellt eine gographische Herkunftsangabe dar Entgegen der Regeln des § 8 II 2 MarkenG sind geographische Herkunftsangaben dann dem Marken-schutz zugänglich, wenn der Anmelder ein Verband ist und das Zeichen eine so genannte „Kollektivmarke“ darstellt (§ 97-99 MarkenG). Beispiel: CHIEMSEE Obwohl CHIEMSEE eine bekannte Marke für Kinderkleidung darstellt, ist das Zeichen nicht eintragungsfähig, das es eine geographische Herkunftsangabe darstellt und die Verbraucher in die Irre führt, da die Produkte nicht vom Chiemsee stammen. Andere bekannte Beispiele für eingetrage Zeichen sind: REGGIO PARMEGANO CAMENBERT CHAMPAGNER ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse § 8 II 4 MarkenG Das Zeichen muss für die Öffentlichkeit frei gehalten werden Auch solche Zeichen sind vom Markenschutz ausgenommen, für die ein öffentliches Freihalteinteresse besteht. Der Begriff des „Öffentlichen Interesses“ ist nicht wörtlich dem Markengesetz zu entnehmen, hat sich aber gerade in Deutschland über Jahrzehnte etabliert. Beispiel: YELLO STROM Die Farbe „GELB“ ist wegen des öffentlichen Freihaltebedürfnisses in keinem Fall für Waren wie beispielsweise Zitrusfrüchte zu schützen. Anders sieht es aus, wenn es sich bei den Waren und Dienstleistungen um solche handelt, die nicht zwangsläufig mit der Farbe gelb in Verbindung gebracht werden. Hier ist ein Markenschutz über den Weg der Verkehrsdurchsetzung möglich. ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Absolute Eintragungshindernisse § 8 II 5 MarkenG Das Zeichen verstößt gegen die öffentliche Ordnung In Fällen, in denen ein Zeichen die öffentliche Ordnungoder das Moralempfinden verletzt, sind diese vom Markenschutz ausgeschlossen Beispiel: AL KAIDA Auch wenn es natürlich immer eine subjektive Frage bleibt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass ein Zeichen “AL KAIDA” wenigstens in der westlichen Welt als nicht eintragungsfähig erachtet wird, da die Werbung mit einem solchen Zeichen gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Beispiel: STASI Der BGH hat die Verwendung des Begriffs “STASI” in einer Wortmarke aus eben diesen Gründen als nicht eintragungsfähig abgelehnt. ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Absolute Eintragungshindernisse § 8 II 10 MarkenG Bösgläubigkeit Von der Eintragung sind wegen absoluter Schutzhindernisse des Weiteren solche Zeichen ausge- schlossen, die bösgläubig angemeldet worden sind. Allerdings regelten weder das alte Warenzeichengesetz, das bis 1995 Gültigkeit hatte, noch das neue Markengesetzt diesen Sachverhalt. Erst im Rahmen der MarkenG-Novelle aus 2004 wurde der Tatbestand als eigenständiger Löschungsgrund aufgenommen, nachdem vermehrt Zeichen, die Prominente zum Gegenstand hatten, von Unberechtigten angemeldet worden waren. Bösgläubig handelt demnach, wer in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch zu sperren. anmeldet. Von Bösgläubigkeit kann grundsätzlich ausgegangen werden bei Markenerschleichung (z.B. falsches Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung) Zweckfremder Nutzung (insbesondere Sperren des Wettbewerbs ohne eigene Nutzung) Anmeldung ohne Nutzungswillen Keine Berechtigung zur Anmeldung (bei Namen bekannter Persönlichkeiten). In der GemeinschaftsmarkenVO ist die Bösgläubigkeit in Art 51. Ib der VO 40/94 geregelt, die durch die EGVO 2007/2009 vom 26.2.2009 ersetzt worden ist. ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Absolute Eintragungshindernisse Goldhase Jagdszenen in Niederösterreich Lindt stellt seit den 50er Jahre Goldhasen speziell zu Ostern her und bietet sie seit 1994 auch in Österreich an. Im Jahr 2000 meldete Lindt eine entsprechende 3D-Marke an. Nach der Markeneintragung begann Lindt gegen Hersteller vorzugehen, die nach ihrer Kenntnis Waren produzieren, die dem durch diese Marke geschützten Hasen so ähnlich waren, dass sie mit ihm verwechselt werden konnten. Im Streit mit der Firma Hauswirth kam jedoch hinzu, dass sich Lindt 4 Jahre Zeit ließ ehe sie den Verkauf der fremden Gold-hasen per einstweilige Verfügung passender Weise kurz vor Ostern stoppte. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Beklagte habe so wenige Hasen verkauft, dass dies der Klägerin erst mit dieser erheblichen Verzögerung bekannt geworden sei. Die Beklagte führte hingegen an, dass sie ihren Goldhasen unverändert schon seit 1962 in Österreich vertreibe und die Geltendmachung der Marke sittenwidrig sei, da die Klägerin sie in Kenntnis ähnlicher Produkte der Konkurrenz angemeldet habe, um diese aus dem Markt zu drängen. Eine Vorabentscheidung des EuGH zu den Bedingungen, unter denen eine Markenanmeldung als bösgläubig anzusehen ist, brachte keine große Klarheit. ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Keine Durchsetzbarkeit des Markenschutzes Kein Sachverhalt, der im Markengesetz geregelt ist Das Zeichen hat für die beanspruchten Waren eine generische Bedeutung erlangt Zu bekannt, um noch geschützt zu sein: Eine berühmte Marke läuft immer Gefahr für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen generisch zu werden und damit den Markenschutz zu verlieren. Beispiel: TEMPO Über viele Jahrzehnte hat das Zeichen „TEMPO“ die generische Bedeutung für Papiertaschentücher bekommen. Damit ist dieses Zeichen heute für entsprechende Waren nicht mehr durchsetzbar. Andere bekannte Beispiele sind: FÖN (Beiersdorf) Demnächst vielleicht „GOOGLE“ ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Verkehrsdurchsetzung Wie man absolute Eintragungshindernisse überwindet Die Messlatte liegt hoch Es ist möglich, absolute Eintragungshindernisse zu überwinden, indem man eine hinreichende Verkehrsdurchsetzung des Zeichens nachweist. Die Minimalgrenze liegt dabei – bezogen auf die maßgeblichen Verkehrskreise ! – bei 50 %. Beispiel: BOOT Auch diese Angabe ist für die Wassersportmesse BOOT in Düsseldorf voll beschreibend. Die Marke wurde trotzdem eingetragen, weil sie bei den relevanten Verkehrskreisen (Wassersportliebhabern) eine Verkehrsdurchsetzung von mehr als 50 % besaß. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wird üblicher Weise von entsprechenden Marktforschungsunternehmen geführt. Die Verkehrsdurchsetzung ist zwingend gebunden an die maßgeblichen Verkehrskreise und muss für den gesamten Geltungsbereich der Marke, also nicht nur für eine bestimmte Region gezeigt werden. Berücksichtigt werden nur neutrale Angaben, nach denen das Zeichen als Herkunftshinweis verstanden wird. Zuordnungen zu einem falschen Hersteller oder Anbieter müssen wieder abgezogen werden! Beispiel: LOTTO Da es sich um eine stark beschreibende Angaben handelt, hat der BGH die Grenze für die Verkehrsdurchsetzung auf praktisch 100 % gezogen. ip2 Patentanwalts GmbH 2. Eintragungshindernisse Verkehrsgeltung Abgrenzung zur Verkehrsdurchsetzung Verkehrsdurchsetzung Nachweis, dass ein Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen tatsächlich als Herkunftsweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstanden wird, obwohl der Eintragung die absoluten Hindernisse des § 8 MarkenG entgegenstehen. Der Nachweis wird durch eine Marktbefragung erbracht, wobei die nachzuweisende Grenze mindestens 50 % beträgt und unter Umständen bei bis zu 100 % liegen kann. Verkehrsgeltung Durchsetzung einer nicht eingetragenen Marke aufgrund ihrer Bedeutung und Bekanntheit im Markt. Die Voraussetzungen sind wenig reglementiert, so dass auch Zeichen mit lokaler Bedeutung durchgesetzt werden können. Allerdings ist der Schutzumfang ebenfalls stark begrenzt. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldungen Kapitel 3 Markenanmeldungen ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Markenanmeldungen Porsche Boxster Sachverhalt Ist die Silhouette des Porscche Boxster als Herkunftshinweis markenrechtlich eintragbar? Dazu müssen folgende Fragen beantwortet werden: • • • • § 3 MarkenG: Bezieht sich das Zeichen auf eine Grundform, die das zwingende Ergebnis eines technischen Erfordernisses darstellt? Da es unterscchiedlichste Sportwagentypen gibt, kann diese Frage verneint werden. § 8 I MarkenG: Kann das Zeichen graphisch dargestellt werden? Durch die Risszeichnung gegeben. § 8 II 1 MarkenG: Erkennt die Öffentlichkeit in dem Zeichen einen Herkunftshinweis? Wurde vom BPatG verneint; Porsche konnte aber Verkehrsdurchsetzung nachweisen. § II 2 MarkenG: Handelt es sich bei dem Zeichen um eine Form, die für die Öffentlichkeit frei gehalten werden muss? Kein Problem, da es sich nur um eine spezielle Form eines Sportwagens handelt. BGH I ZB 33/04 14.0.2005 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Wortmarken (Nivea) Visage Sachverhalt Das Zeichen „VISAGE“ wurde vom BGH als klar beschreibend für die Waren „Kosmetik“ erachtet. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der französische Begriff Visage für Haut längst in der deutschen Sprache etabliert hat ( § 8 II 2 MarkenG). VISAGE Die Änderungen in der graphischen Aufmachung (Wort in blauem Kasten) wurden als zu gering erachtet, um auf diese Weise Unterscheidungskraft zu begründen. Eine hinreichende Verkehrsdurchsetzung wurde nur für die kombinierten Zeichen „NIVEA“ + „VISAGE”, nicht aber für “VISAGE” alleine gezeigt. Im Übrigen war die Untersuchung auf weibliche Konsumenten beschränkt, während die Warengruppe “Kosmetik” betraf, also auch männliche Verbraucher einschloss. BGH I ZB 24/05 21.01.2008 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Zeichen- und Buchstaben Buchstabe K – Zahl 1 Buchstabe K Eingetragen werden sollte der Buchstabe „K“ für Eisenwaren. Dies hatte das BPatG erstinstanzlich mit der Begründung abgelehnt, gerade für Buchstaben bestünde ein Freihaltebedürfnis das einen erhöhten Anspruch an die Unterscheidungskraft erforderlich mache, welche das Zeichen aber nicht aufweise. Dem hat der BGH widersprochen. Zum einen ist die Markenfähigkeit von Buchstaben im MarkenG ausdrücklich vorgesehen, was zur Folge hat, dass für die Prüfung auf Unterscheidungskraft keine besonderen, sondern die üblichen großzügigen Maßstäbe anzuwenden seien. Die Sache wurde zurückverwiesen mit der Auflage festzustellen, ob der Buchstabe für die beanspruchten Waren vom Verkehr möglicherweise als allgemeines Kürzel für eine bestimmte Eigenschaft oder durch als Herkunftsnachweis aufgefasst werde. Zahl 1 Eingetragen werden sollte die Zahl „1“ für Tabakwaren. Dies hatte das BPatG erstinstanzlich wiederum mit der Begründung abgelehnt, für Zahlen bestünde ein besonderes Freihaltebedürfnis. Auch diese Entscheidung wurde vom BGH kassiert und dabei darauf hingewiesen, dass Zahlen grundsätzlich markenfähig sind. Auch konnte nicht nachgewiesen werden, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ein Freihaltebedürfnis für den Wettbewerb existiere. Weder würden vom Verkehr Marken wie R 1 oder R 6 als Serienzeichen verstanden, in die sich die Marke „1“ einfüge noch würde der Schutzbereich so weit reichen, als dass ähnliche Bezeichnungen in Zukunft mit umfasst würden. BGH I ZB 4/98 15.06.2000 BGH I ZB 23/99 18.04.2002 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Bildmarken Marlene Dietrich Sachverhalt Angemeldet werden sollte das Portraitfoto von Marlene Dietrich zum Schutz von unterschiedlichsten Waren. Grundsätzlich sind Bilder von lebenden oder verstorbenen Persönlichkeiten dem Markenschutz zugänglich. Im vorliegenden Fall wurde das Zeichen jedoch für Waren wie „TV-Produktionen“und dergleichen als vollständig beschreibend angesehen und daher zurück gewiesen. Die Bildmarke „MARLENE DIETRICH“ wurde vom BPatG jedoch für Waren wie z.B. Textilien als unterscheidungskräftig und daher eintragungsfähig angesehen. Dem hat der BGH inzwischen mit der Begründung widersprochen, der Verkehr würde in einem solchen Zeichen grundsätzlich keinen Herkunftshinweis sehen. BGH I ZB 62/09 31.03.2010 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Slogans Längere Wortfolgen Sachverhalt Die Anmelderin beantragte beim DPMA unter anderem für Kaffee, Tee sowie für den Entwurf und Entwicklung von Computerhardware die Eintragung folgender Wortfolge als Marke: “Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN - Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist - Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit”. Das DPMA wies die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurück. Die dagegen gerichtete Beschwerde blieb ohne Erfolg. Die zugelassene Rechtsbeschwerde blieb ebenfalls erfolglos. Der Senat bestätigte die Auffassung der Vorinstanzen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen wegen der Länge der Wortfolge keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Dem Zeichen fehlt es an Kürze, Originalität und Prägnanz und damit an wichtigen Indizien, die für eine Unterscheidungskraft sprechen könnten. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die drei im angemeldeten Zeichen enthaltenen Werbesprüche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder beschreiben noch eine gebräuchliche Wortfolge darstellen, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. BGH I ZB 35/09 01.07.2010 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Bildmarken Emoticons Sachverhalt • Das Russische Patentamt hat die Eintragung für das Emoticon ☺ durch den Anmelder Superfone zurückgewiesen. Die Begründung lautete, Emoticons würden ein öffentliches Gut darstellen, das nicht einseitig monopolisiert werden dürfte. • Im Gegensatz dazu hatte In 2001 das USPTO Markenschutz für das Emoticon an die Firma Despair gewährt. Die Firma stellt hierunter derzeit Produkte wie z.B. die „Desmotivations-Tasse“ her. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung 3-dimensionale Marken Käse in Blütenform Sachverhalt Abweichend vom DPatG hat der BGH entschieden, dass einem Käse in Blütenform ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Allerdings kam er auch zu dem Ergebnis, dass die 3D-Marke ein direktes Ergebnis des Erfordernisses darstellt, den Käse leicht portionieren zu können ( Verletzung von § 3 MarkenG). Auch die Schraffierung auf der Rückseite des Zeichens wurde als Ergebnis der technischen Ausgestaltung der entsprechenden Form angesehen, weshalb hierdurch das Vorliegen von Schutzfähigkeit nicht begründet werden konnte. BGH I ZB 46/06 03.04.2008 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Farbmarken LIBERTEL Sachverhalt In seiner richtungweisenden Entscheidung hatte der EuGH über den Fall des niederländischen Telekommunikationsunternehmens Libertel Group gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung für die konturlose Farbmarke Orange durch das Benelux-Markenamt zu urteilen. Dem vorausgegangen war eine Vorlage des niederländischen Hoge Raads zur Vorabentscheidung. Die Registrierung von Farbmarken wird dadurch möglich, dass der EuGH die graphische Darstellbarkeit von Farbmarken nunmehr grundsätzlich festgestellt hat und auch in der „Abstraktheit“ – also dem Fehlen von Farbkonturen – kein Eintragungshindernis sieht. Zur Eintragung müssen dennoch verschiedene Bedingungen erfüllt sein: Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, verständlich, dauerhaft und Objektiv sein. Für die Eintragung einer abstrakten Farbmarke genügt somit die Einreichung eines Farbmusters einschließlich objektiver Spezifizierung der angemeldeten Farbe (z.B. Pantone oder RAL-Angabe), verbunden mit einer verbalen Beschreibung, wie z.B. „Die angemeldete Marke beinhaltet die Farbe … als konturlose, abstrakte Farbmarke“. EuGH, C104/01 06.05.2003 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Farbmarken Magenta Sachverhalt Farben werden im Allgemeinen als nicht kennzeichnungskräftig angesehen, da sie in der Regel als dekoratives Element und nicht als Herkunftshinweis angesehen werden. Ein Schutz ist nur über den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung möglich. Die konturlose Farbmarke „MAGENTA“ hatte daher nach Ansicht des BGH von Hause aus keinerlei Unterscheidungskraft. Markenschutz kann für Farbmarken grundsätzlich nur erzielt werden, indem man die Verkehrsdurchsetzung nachweist. Das konnte die Telekom für Magenta zeigen. BPatG 29 W (pat) 19/05 05.05.2009 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Hörmarken Roar of the Lion Sachverhalt Gegenstand dieser Entscheidung des HABM war eine Anmeldung für eine Gemeinschaftshörmarke, bekannt als das „Brüllen eines Löwen“ das vom Filmstudio MGM als charakteristisches Kennzeichen bereits seit 1928 verwendet wird. Die graphische Darstellung der Hörmarke sollte dabei mit Hilfe eines – unskalierten – Sonagramms erfolgen. Die 4. Beschwerdekammer des HABM entschied, dass Geräusche - also nicht von Tonfolgen im Sinne von Melodien - als Gemeinschaftsmarke grundsätzlich eintragungsfähig sind. Als eindeutige grafische Darstellung i. S. des Art. 4 GMV genüge eine dreidimensionale Abbildung der Schallfolge durch ein vollständiges Sonagramm. Da dem eingereichten Diagramm jedoch jegliche Skalierung fehlte, hatte die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung mangels hinreichender grafischer Darstellung keinen Erfolg. HABM R781/1999-4 25.08.2003 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Tastmarken Kraftfahrzeugteile Sachverhalt Gegenstand der Anmeldung war die Ausgestaltung einer Kfz-Sitzgestellvorrichtung, bei der der Sinneseindruck vornehmlich über die Haptik vermittelt wird – indem der Verbraucher nämlich in der Regel „blind“ an der Seite des Autositzes herunter greift, die entsprechende Vorrichtung ertastet und diese vermittels des haptischen Eindruckes bedient. Das DPMA wies die Anmeldung wegen fehlender graphischer Darstellbarkeit zurück. Es führte dazu aus, Tasteindrücke seinen optisch nicht wahrnehmbar, zumal die eingereichte Darstellung lediglich Auskunft über die visuelle Form gebe. Für Tasteindrücke gäbe es des Weiteren auch keine klaren sprachlichen Begriffen, zumal die Eindrücke von Person zu Person auch anders wären. Der BGH vertrat indes die Ansicht, dass sich Tastmarken sehr wohl graphisch darstellen lassen, wenn der die Wahrnehmung auslösende Wahrnehmungsvorgang objektiv hinreichend genau und bestimmt bezeichnet wird. Auch komme es nicht auf eine für alle Personen gleiche Sinnesempfindung an; diese Frage stelle sich später bei der Unterscheidungskraft. Die Eintragung wurde aber versagt, weil der Verzicht auf die Mitbeanspruchung der Kontur in den Abbildung als Verzicht auf ein wesentliches haptisches Merkmal angesehen wurde. BGH I ZB 73/05 05.10.2006 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Hologramme Hologramm für Eau de Toilette Sachverhalt Angemeldet werden sollte ein Hologramms mit der voraussichtlichen Benutzung der Marke auf der Verpackung von Eau de Toilette als „konturenunbestimmtes Hologramm mit altrosé-farbener, metallisch glänzender Grundfarbe“. Im Weiteren wurden die bei Lichteinfall aufscheinenden Streifen in den entsprechenden Spektralfarben dargestellt sowie deren Abstände und ihre Breite bei einer nach fünf verschiedenen Blickwinkelgraden des Betrachters bei sonnigem Wetter aufscheinenden Anordnung der Spektralfarben. Das BPatG bestätigte die Zurückweisung mit der Begründung, dass das konturenunbestimmte flächige Hologramm, abhängig von der Art der Lichtquelle, vom Einfallswinkel des Lichts und vom Betrachtungswinkel auf der genannten Grundfläche sich kontinuierlich ständig verändernde Parameter ergebe und der Eindruck eines bewegten abstrakten Bildes entstehe. Auf Grund der zwar nach einem international anerkannten Farbcode angegebenen Grundfarbe, nicht hingegen der zusätzlichen unterschiedlich aufscheinenden Farben fehle es damit insgesamt an der grafischen Darstellbarkeit der Marke, denn bereits nach dem Einscannen des Zeichens in das elektronische Register wären die besonderen Farb- und Bewegungseffekte, die das Wesen der Marke ausmachen, nicht mehr zu erkennen. Der Senat betonte, dass Hologramme, grundsätzlich sehr wohl eintragungsfähig seien. Dies zeigt auch die Praxis beim HABM, das eine Reihe von Hologramm-Marken eingetragen hat. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Positionsmarken Rote Lauffläche Sachverhalt Anfang Juni 2012 musste der Modedesigner Christian Louboutin eine Niederlage im Gerichtsverfahren um sein Markenzeichen »High Heels mit roten Sohlen« einstecken. Er hatte die spanische Modekette Zara verklagt, weil deren Design seinem Modell »Yo Yo« zu sehr ähnelte. Das höchste französische Gericht, der Cour de Cassation, entschied zugunsten der Beklagten: Zara darf in Frankreich weiterhin Damenschuhe mit roter Sohle anbieten (siehe www.lemonde. fr vom 12.06.2012). Die Farbmarke von Louboutin sei nicht hinreichend bestimmbar. Louboutin hatte keine RAL- bzw. Pantone-Referenz angegeben. Auch gegen das Modehaus Yves Saint Laurent konnte Louboutin die roten Sohlen bisher nicht verteidigen. Ein New Yorker Gericht stellte fest, eine Farbe habe in der Mode vorrangig ästhetische Funktion, dürfe daher nicht durch ein Markenrecht für einen Designer reserviert werden (s. DailyMail Online vom 11.06.2012). Der Streit mit YSL ist noch nicht abgeschlossen. Inzwischen hat der BGH die Eintragung der Positionsmarke „rote Lauffläche bei Damenschuhen“ genehmigt, jedoch mit der Einschränkung, dass dies nicht für Schuhe gelte, die insgesamt rot sind. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Eventmarken WM Marken Sachverhalt Eine Eventmarke ist die Eintragung der Bezeichnung eines Großereignisses als Marke, was in der Regel durch den Veranstalter erfolgt. Dies geschieht mit der Absicht, mittels eines umfassenden Marketingkonzeptes im Wege der Lizenzvergabe die Benutzung der Eventmarke Unternehmen zu gestatten. So hatte die FIFA beispielsweise die IR-Marke ”SOUTH AFRICA 2010” und die EU-Marke ”GERMANY 2006” angemeldet. Ferrero gibt Sammelbilder heraus, die sie ihren Produkten beilegt. Sie hat mehrere Wort-/Bildmarken eintragen lassen, die ebenfalls einen Bezug zur FußballWeltmeisterschaft aufweisen. Zudem hat sie die Wortmarken ”Südafrika 2010”, ”Deutschland 2006” sowie ”WM 2010” beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Darin sah die FIFA eine Verletzung ihrer Markenrechte und klagte. Der BGH hat dem Löschungsantrag von Ferrero stattgegeben. Der Bezeichnung „Fussball WM 2006“ fehle es an jeglicher Unterscheidungskraft. Der Begriff sei ein Hinweis auf ein bestimmtes Ereignis, nicht aber auf einen bestimmten Hersteller einer Ware oder Dienstleistung. Die Bezeichnung werde vom Verkehr als beschreibende Angabe für das Ereignis selbst aufgefasst. Zudem konnte die FIFA keine Verkehrsdurchsetzung nachweisen. Ob für die Buchstaben/Zahlenkombination „WM 2010“ Markenschutz besteht, ließ der Senat jedoch offen. Umgekehrt hat das HABM jedoch den Löschungsantrag von Ferrero zurückgewiesen. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Kollektivmarken Champagner, Parmigiano Reggiano, Feta §§ 97-99 MarkenG Als Kollektivmarken können alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des § 3 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein, einschließlich der rechtsfähigen Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind. Diesen Verbänden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt. Abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 können Kollektivmarken ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen können. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Kollektivmarken Parmigiano Reggiano Marken müsen richtig benutzt werden Der EuGH hatte die Frage der EU Kommission zu klären, ob durch den Vertrieb eines Hartkäses mit der Bezeichnung „Parmesan“ in Deutschland, der die Spezifikationen der geographischen Herkunftsbezeichnung „PARMIGIANO REGGIANO“ nicht erfüllt, eine markenrechtliche Verletzung darstellt, die seitens des Mitgliedsstaates, in dem die Verletzung stattfindet, von Amts wegen geahndet werden müsse. Die Bundesregierung vertrat die Ansicht, zum einen könne die geographische Herkunftsangabe ihre Schutzwirkung nur dann entfalten, wenn sie irreführend wörtlich verwendet werde, zudem sei der Begriff Parmesan inzwischen ein allgemeiner Begriff für einen reibefähigen Hartkäse geworden und sie habe mit den Instrumenten des Markenrechtes sowie des UWG alle Voraussetzungen geschaffen, Missbräuche durch die Gerichte ahnden zu lassen. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass bei zusammengesetzten geographischen Herkunftsangaben jeder Bestandteil für sich Schutz genieße und es die Bundesrepublik versäumt habe, an Hand von Marktuntersuchungen nachzuweisen, dass der Begriff „Parmesan“ verkehrsdurgesetzt sei. Andererseits habe Deutschland alle gesetzlichen Voraussetzungen für eine Ahndung von Missbrauch geschaffen und für die Kontrolle der Einhaltung der Spezifikationen sei nur der Staat zuständig, aus dem die fragliche geographische Herkunftsbezeichnung stammt. EuGH C132/05 26.2.2008 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Bekannte Marken Lila Postkarte Sachverhalt Gegenstand des Streitverfahrens war der Vertrieb einer Postkarte mit dem Aufdruck „Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka“. Der Text befand sich auf einer Postkarte mit violetter Grundfarbe. Krafft Foods als Inhaber der Farbmarke lila für Schokoladenerzeugnisse sah darin ihre Rechte verletzt. Mangels Warenidentität bzw. Warenähnlichkeit kam in diesem Rechtsstreit nur ein Anspruch aus dem Gesichtspunkt einer bekannten Marke gem. § 14 II Nr. 3, V MarkenG in Betracht, wobei die Bezugnahme auf die Klägerin wegen der fiktiven Dichterangabe „Rainer Maria Milka“ offensichtlich war. Der BGH ließ an der Bekanntheit der Klagemarken, also sowohl der abstrakten Farbmarke als auch der Wortmarke „Milka“, keinen Zweifel. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin scheiterte jedoch an dem Merkmal der Unlauterkeit. Denn die Beklagte konnte für sich das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 III GG in Anspruch nehmen, das in Abwägung mit der Eigentumsgarantie aus Art. 14 I GG überwog. Insbesondere lag keine Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marken der Klägerin vor, wie sie Gegenstand der früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung war. ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Unternehmenskennzeichen Der wahre Wert einer Marke: Bewertung durch Interbrand 2012 Wert US$ ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Unternehmenskennzeichen Wie Unternehmenswerte sich ändern: Beispiel Aufsteiger 2012 Apple ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Unternehmenskennzeichen Hansen Bau § 5 I,II MarkenG Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen geschützt. Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten. Streitgegenständlich war die Verwendung der Bezeichnung „Hansen Bau GmbH“ für die Herstellung schlüsselfertiger Häuser, nachdem in der gleichen Region die Firma Hansen-Bau GmbH die gleichen Leistungen anbietet und dabei auf eine längere Benutzung des Unternehmenskennzeichens zurückgreifen kann. Das Berufungsgericht hat der Bezeichnung wegen der Häufigkeit des Familiennamens „Hansen“ in der Region jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen und die Klage auf Unterlassung abgelehnt. Dem ist der BGH nicht gefolgt: Aus Familiennamen gebildete geschäftliche Bezeichnungen sind unabhängig von ihrer Häufigkeit durch § 5 MarkenG geschützt. Die Häufigkeit beeinflusst lediglich die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzumfang der Bezeichnung. BGH I ZR 134/05 30.01.2008 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Unternehmenskennzeichen CASTELL Sachverhalt Der Kläger, Ferdinand Erbgraf zu Castell-Castell führt ein Weingut, das seit dem 13. Jahrhundert existiert. Neben den Marken „SCHLOSS CASTELL“ und „CASTELL-CASTELL“ vertrat er die Ansicht, Unternehmenskennzeichenrecht an dem Begriff CASTELL zu besitzen, und nahm daraus die Beklagte, die Weine unter der Wort/Bildmarke „VIN CASTEL“ vertrieb auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs; dies trifft auch für Schlagworte zu die, aus dem Unternehmenskennzeichen abgeleitet werden. Dieser Schutz kann allerdings nur dann beansprucht werden, wenn der Zeichenbestandteil für sich unterscheidungskräftig ist und sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durch-setzen kann. Der BGH kam zum Ergebnis, dass der Begriff CASTELL dass dies hier nicht gegeben ist, da die Bezeichnung als geographische Herkunftsangabe für Weine aus dem Ort Castell zu verstehen und daher vollständig beschreibend, d.h. nicht unterscheidungsfähig ist. BGH I ZR 112/10 31.05.2012 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Werktitel WM 2010 § 5 I,III MarkenG Als geschäftliche Bezeichnungen werden auch Werktitel geschützt. Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Bei ihrer Klage gegen Ferrero macht die FIFA u.a. auch Titelschutzrechte an den Bezeichnungen ”WM 2010”, ”Germany 2006” und ”Südafrika 2010” geltend. Dem stimmte der BGH nicht zu. Der Werktitelschutz entsteht grundsätzlich erst mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland. Zudem stünden der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus Werktitelrechten deshalb nicht zu, weil nicht von einer bereits erfolgten oder drohenden rechtsverletzenden Benutzung der Werktitel allein durch die Registrierung oder Anmeldung der Marken der Beklagten auszugehen ist BGH I ZR 183/07 12.11.2009 ip2 Patentanwalts GmbH 3. Markenanmeldung Wortmarken (Roy) Lichtenstein Sachverhalt Die Erben von Roy Lichtenstein wollen den Namen „LICHTENSTEIN“ für ästhetische Formschöpfungen schützen lassen. Welche Klasse kommt in Betracht? 16 19 20 Wie beurteilen Sie die Eintragungsfähigkeit der folgenden vier Alternativen? a) lichtenstein b) roy lichtenstein c) lichtenstein d) lichtenstein a) Möglicherweise Probleme mit der geographischen Herkunftsbezeichnung Liechtenstein b) Kein Problem – wird als Herkunftshinweis verstanden c) Kein Problem – graphische Verfremdung reicht aus, aber Wort-Bildmarke c) Kein Problem – stellt aber Wort-Bildmarke mit punktuellem Schutzumfang dar ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Kapitel 4 Verwechslungsgefahr ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Verwechslungsgefahr David gegen Goliath: McCurry vs. McDonalds Sachverhalt Ein Indonesischer Restaurantbesitzer hatte Markenschutz für das Wortzeichen „McCURRY“ für traditionelle indonesische Speisen erhalten. McDonals argumentierte, der Restaurantbesitzer suche Schutz für Waren, die bereits durch die berühmte Marke „McDONALDS“ geschützt würden. Aufgrund der Identität der Waren bestünde Verwechslungsgefahr, denn der Verbraucher würde annehmen, es würde sich ebenfalls um eine Waren aus dem Hause McDonalds handeln. In einer letztinstanzlichen Entscheidung kam der Oberste Gerichtshof jedoch zu der Entscheidung, dass der Schutzumfang der Marke „McDONALDS“ nicht jedes andere Zeichen einschließe, welches als Bestandteil „Mc“ aufweise. Insbesondere Nahrungsmittel, die unter der Bezeichnung „McCURRY“ vertrieben würden, wären mit denen von McDonalds zumindest in Indonesien nicht ähnlich. ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Verwechslungsgefahr Drei Dimensionen der Prüfung § 14 II MarkenG Dritten ist es nicht erlaubt, Zeichen, die entweder identisch oder verwechselbar mit bereits geschützten Zeichen sind, ohne Zustimmung des Zeicheninhabers im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Warenähnlichkeit Zeichenähnlichkeit Beispiel: Beispiel: Chemikalien und Kosmetika (Klassen 1 und 3): “BMW” versus “BND”: Kunden für Rohstoffe und für Endprodukte treffen sich nicht. Daher sind Waren dieser Klassen grundsätzlich verschieden. Im Deutschen hören sich die Abkürzungen gleich an, im Englischen nicht. Überprüfung nach drei Dimensionen: Sprachlich Bildlich Begrifflich Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens Argumente für die Stärkung oder Schwächung eines älteren Zeichens: Beispiel: INTEL versus INTRA: INTEL ist eine berühmte Marke für Computerchips und kann daher für sich eine hohe Kennzeichnungskraft in Anspruch nehmen. ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Verwechslungsgefahr Zusammenhang von Kennzeichnungskraft, Zeichen- und Warenähnlichkeit Maßstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Ein geringeres Maß an Zeichenähnlichkeit kann durch ein höheres Maß an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt. unwahrscheinlich möglich sicher VERWECHSLUNGSGEFAHR nimmt zu 0 100 Kennzeichnungskraft 0-100 Punkte 200 Zeichenähnlichkeit 0-100 Punkte 300 Punkte Warenähnlichkeit 0-100 Punkte ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wortmarken Kinder vs. Kinderkram Sachverhalt Gegenüber stehen sich eine ältere Wort-Bildmarke, die wegen ihres beschreibenden Charakters nur nach Verkehrsdurchsetzung für Schokolade eingetragen worden ist. Das jüngere Zeichen umfasst als Waren Konditoreierzeugnisse. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Gering (30) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Gering (30) Warenähnlichkeit Mittel (50) Verwechslungsgefahr Gering (110) BGH I ZR 257/00 28.08.2003 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wortmarken KELLOG‘S vs. KELLY Sachverhalt Gegenüber stehen sich die bekannte Wort-Bildmarke „KELLOG‘S“ und die jüngere Wort-Bildmarke „KELLY“, die beide für Getreideprodukte eingetragen sind. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Gering (30) Warenähnlichkeit Identisch (100) Verwechslungsgefahr Hoch (210) BGH I ZR 90/01 28.08.2003 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wortmarken EVIAN vs. REVIAN Sachverhalt Gegenüber stehen sich die seit 100 Jahren bestehende Wortmarke „EVIAN“ für Mineralwasser und die jüngere Marke „REVIAN“ für Weißwein. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit (Wasser und Wein werden zusammen gereicht) Hoch (80) Verwechslungsgefahr Hoch (240) BGH I ZR 34/98 16.01.2000 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wortmarken THE HOME DEPOT vs. HOME STORE Sachverhalt Gegenüber stehen sich ältere Wort-Bildmarke „THE HOME DEPOT“ und die jüngere Wort-Bildmarke „THE HOME STORE“, die für die gleichen Waren eingetragen sind. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Mittel (50) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Identisch (100) Verwechslungsgefahr Hoch (230) ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wortmarken AUGSBURGER PUPPENKISTE vs. LEIBZIGER PUPPENKISTE Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere berühmte Marke „AUGSBURGER PUPPENKISTE“ für Marionettentheater und die jüngere Marke „LEIPZIGER PUPPENKISTE“ für Holzspielzeug. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Gering (30) Warenähnlichkeit Mittel (50) Verwechslungsgefahr Mittel (160) BGH I ZR 200/06 18.12.2008 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wortmarken PICARO vs. PICASSO Sachverhalt • Gegenüber stehen sich ältere Wortmarke „PICASSO“ für Automobile und die jüngere Marke „PICARO“ für Automobilteile. Achtung: Welche Waren werden mit „PICASSO“ üblicherweise assoziiert? (Stichwort: Neutralisation) Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Mittel (50) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Mittel (50) Warenähnlichkeit Mittel (50) Verwechslungsgefahr Mittel (150) ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Wort/Bildmarken Wolfskin vs. Wolfgang Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere Wort/Bildmarke Wolfskin, eingetragen für Bekleidung, und das jüngere Zeichen Wolfgang, das für ähnliche Waren verwendet wurde. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit - Prägeaspekt liegt auf dem Wortbestandteil! Hoch (80) Warenähnlichkeit Identisch (100) Verwechslungsgefahr Mittel (260) OLG Hamburg 3 U 2349/05 21.02.2007 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Prägung Springende Raubkatze Sachverhalt Zu klären war die Frage, ob die unterschiedlichen Zeichenbestandteile den Eindruck einer Marke auch unterschiedlich prägen. Dies wurde an der Entscheidung „Springende Raubkatze“ verdeutlicht: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich der Verkehr eher am Wortbestandteil eines kombinierten Zeichens zu orientieren pflegt, da das Kennwort in der Regel für den Verkehrsteilnehmer die einfachste Form ist, um die Ware zu bezeichnen. Trotzdem kann auch einem Bildbestandteil herkunftshinweisende Bedeutung zukommen. Bei der zeichnerischen Darstellung der springenden Raubkatze handelt es sich jedoch um ein Motiv, das der Natur entnommen ist und das Verhalten eines Raubkatze beschreibt. Bei Zeichenbestandteilen aber, die sich an einen beschreibenden Inhalt anlehnen und wenig verfremdende Phantasie aufweisen, sind strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlich relevanten Sinne zu stellen. In der Rechtsprechung des BGH ist wiederholt ausgesprochen worden, dass der Verkehr bei der Begegnung mit einem Zeichen, dem ein sehr allgemeiner Sinngehalt zugrunde liegt, im Regelfall keinen Anlass sieht, sich den Sinngehalt als betrieblichen Herkunftshinweis zu merken. BGH I ZB 22/93 29.06.1995 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Bildmarken Puma vs. Sabél Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere Bildmarke der springenden Raubkatze, dem Logo von Puma, und die jüngere Wort-Bildmarke der springenden Raubkatze von Sabél. Beide Zeichen sind für Bekleidung eingetragen. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit - Prägeaspekt liegt auf dem Wortbestandteil! Gering (30) Warenähnlichkeit Identisch (100) Verwechslungsgefahr Mittel (210) EuGH C-251/95 11.11.1997 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Bildmarken Marlboro vs. Cabinet Sachverhalt Gegenüber stehen sich die ältere verkehrdurchgesetzte Bildmarke (keine Wort-Bildmarke!) für die Marlboro-Verpackung sowie ein ähnliches Zeichen für Zigaretten der Firma Cabinet. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft (verkehrsdurchgesetzt mit sehr hohem Anteil) Hoch (80) Zeichenähnlichkeit (graphisch) Mittel (50) Warenähnlichkeit Identisch (100) Verwechslungsgefahr Hoch (230) BGH I ZR 168/98 05.04.2001 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Bildmarken Ferrari Pferd für Sportwagen und für Spielekonsolen Sachverhalt Gegenüber stehen sich die bekannte Bildmarke des sich aufbäumenden Ferrari-Pferdes, die z.B. für Sportwagen eingetragen ist sowie die jüngere ähnliche Marke für Spielekonsolen. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit (graphisch – phonetisch – begrifflich) Hoch (80) Warenähnlichkeit Gering (20) Verwechslungsgefahr Mittel (190) BGH I ZR 172/01 19.02.2004 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Bildmarken Lacoste vs. Coccodrillo Sachverhalt Gegenüber stehen sich die Bildmarke des Lacoste Krokodils, eingetragen für Bekleidung, und die jüngere Wort/Bildmarke Coccodrillo, genutzt für ähnliche Waren. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit - Prägeaspekt liegt auf dem Wortbestandteil! Gering (30) Warenähnlichkeit Hoch (80) Verwechslungsgefahr Mittel (190) BGH I ZB 40/03 22.09.2005 ip2 Patentanwalts GmbH 4. Verwechslungsgefahr Bildmarken Jack Wolfskin vs. taz Sachverhalt Die taz hatte ihr Logo, eine Panthertatze, zwar in den 80er Jahren entworfen, aber nicht schützen lassen. Wesentlich später hatte Jack Wolfskin ein ganz ähnliches Zeichen angemeldet und ging nun gegen die taz vor, die mit diesem Logo auch Merchandiseprodukte vertrieb, die unter die beanspruchten Wolfskin-Waren fielen. Merkmal Umfang Kennzeichnungskraft Hoch (80) Zeichenähnlichkeit - Prägeaspekt liegt auf dem Wortbestandteil! Hoch (80) Warenähnlichkeit Identisch (100) Verwechslungsgefahr, aber Zeichenrecht berücksichtigen Hoch (260) OLG Hamburg 5 U 64/01 19.06.2002 ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Kapitel 5 Markenbenutzung ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Benutzungszwang Use it! “ Was hilft der Anblick, wenn die Benutzung nicht gestattet ist? “ Lateinisches Sprichwort ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Marken müssen benutzt werden ! Fehlende Benutzung über 5 Jahre macht die Marke löschungsreif § 25 MarkenG Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14, 18 und 19 nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Die Bedingungen sind: die Marke wurde im geschäftlichen Verkehr ernsthaft benutzt (z.B. Werbung, Briefkopf, Rechnungen, Internetauftritt) und zwar für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen und in der eingetragenen Form (Vorsicht: hier gibt es unterschiedliche Rechtsprechung, welche Abweichungen noch als markenerhaltend angesehen werden). Für neu eingetragene Marken gilt eine Benutzungsschonfrist von 5 Jahren. Ein fehlender Benutzungsnachweis ist der häufigste Grund für eine Markenlöschung! ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Benutzungsnachweis Lizenzen, Abwandlungen und Warenkennzeichnungen § 26 MarkenG Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein … Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber. Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind. Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung ORION Sachverhalt Zu beurteilen war, ob die Marke ORION rechtserhaltend benutzt worden war, da sich die Verwendung auf einen einzigen Liefervertrag stützte und die Waren ins Ausland geliefert worden waren. Der BGH kam zu dem Schluss, dass Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen kann, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat. Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden. BGH I ZR 156/10 25.04.2012 ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung BLUE NIGHT Sachverhalt Die Wortmarke BLUE NIGHT wurde stets zusammen mit einem zweiten nicht eingetragenen Zeichen, nämlich Bodo verwendet. Es war zu klären, ob diese Art der Verwendung für BLUE NIGHT alleine eine rechtserhaltende Benutzung darstellt. Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass bei der Verwendung mehrerer Marken auf einem Produkt sämtliche Marken rechtserhaltend benutzt werden können, sofern die Mehrfachkennzeichnung in dem betreffenden Produktgebiet üblich ist bzw. es sich um Serienmarken handelt. BGH I ZR 71/04 08.02.2007 ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung ZAPPA Sachverhalt Die Klägerin war Inhaberin der Wortmarke ZAPPA sowie einer Bildmarke mit den Konturen des Zappa-Bärtchens. Sie betrieb die Domain www.zappa.com und vertrieb Musik unter der Firma Zappa-Records. Ihre Klage richtete sich gegen die Veranstalter des Musikfestes Zappanale. Sowohl das LG als auch das OLG Düsseldorf wiesen die Klage mit der Begründung ab, dass weder die Domain noch die Bezeichnung der Plattenfirma geeignet sei, die Wortmarke rechtserhaltend zu benutzen. Im Fall der Domain sei von einer rein beschreibenden Darstellung auszugehen, die der Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstehe. Bei der Bezeichnung Zappa-Records werde die die Marke nicht in der eingetragenen Form verwendet, so dass dadurch keine rechtserhaltende Benutzung vorliegt. Die Berufung zum BGH ist anhängig und wird im Februar 2012 entschieden. OLG Düsseldorf I 20 U 48/09 15.6.2010 ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung OTTO Sachverhalt Die Marke OTTO ist für eine große Zahl von Waren, darunter auch Schuhe und Textilien eingetragen. In einem Markenverletzungsverfahren war zu klären, ob die Marke zumindest für die Warengruppe „Schuhe“ in den letzten 5 Jahren auch benutzt worden war. Die Markeninhaberin argumentierte, in ihren Versandhauskatalogen würden jährlich die unterschiedlichsten Waren, darunter natürlich auch Schuhe angeboten, eine Benutzung sei daher auf jeden fall gegeben. Der BGH sah dies letztinstanzlich anders: Im Katalog würden die Waren mit den Namen der jeweiligen Hersteller gekennzeichnet, das Zeichen OTTO würde indes nicht für die jeweils vertriebenen Waren verwendet, sondern nur als Handelsmarke. Es fehle nämlich an konkreten Waren, die OTTO unter diesem Zeichen selbst vertreibe. Die Marke wurde daher vom BGH als löschungsreif erachtet. BGH I ZR 293/02 21.07.2005 ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung VIN CASTEL Sachverhalt Im Rahmen einer Prüfung auf Verwechslungsgefahr war zu Prüfen, ob die Marke VIN CASTELL in der von der Eintragung abweichenden Verwendungsform rechtserhaltend genutzt worden war: Nach ständiger Rechtsprechung bleibt der kennzeichnende Charakter eines Zeichens dann unverändert, wenn der Verkehr das abweichende Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. die gleiche Marke erkennt. Im Gegensatz zur Vorinstanz sah der BGH dies im vorliegenden Fall nicht für gegeben an. Der vollständige Wortbestandteil der Mrke sei auf ein Schlagwort reduziert und zusätzliche Unterschiede bei den Bildbestandteilen würden den Eindruck erwecken, es handele sich um ein anderes Zeichen. Zudem komme dem Wortbestandteil CASTEL nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu, da viele Weingüter diesen Begriff im Zeichen führen. BGH I ZR 112/10 31.05.2012 ip2 Patentanwalts GmbH 5. Markenbenutzung Rechtserhaltende Benutzung Stofffähnchen II Sachverhalt Levi Strauss ist Inhaberin einer Positionsmarke, die aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, in die Gesäßtasche von Jeans etc. eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Die Beklagte vertreibt Jeans, die an der rechten Seitennaht der Gesäßtasche mit einem roten Stofffähnchen versehen sind. Die Klägerin betrachtet dies als Verletzung ihrer Markenrechte. Die Beklagte hat sich darauf berufen, die Klägerin habe die Klagemarke ausschließlich in abgewandelter Form und zwar mit der Aufschrift "LEVI'S" benutzt. Die tatsächlich verwendete Form sei ebenfalls als Marke registriert; deshalb sei nur diese Marke und nicht auch die Positionsmarke rechtserhaltend benutzt worden. Der EuGH hatte 2007 entschieden, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist (EuGH, C-234/06 - BAINBRIDGE). Der BGH hat daraufhin zwei Revisionsverfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur Reichweite dieser Aussage vorgelegt. Der BGH möchte im Interesse einer effektiven Durchsetzung der Markenrechte tendiert dazu, von einer rechtserhaltenden Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichenbestandteils durch Verwendung der zusammengesetzten Marke ausgehen. Der Markeninhaber hat ein schützenswertes Interesse, auch einen einzelnen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke eintragen zu lassen, der vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichenmittel aufgefasst wird. Dies ist nach Ansicht des BGH bei dem roten Label von Levi Strauss der Fall. BGH I ZR 206/10 24.11.2011 ip2 Patentanwalts GmbH
