Jahresbericht 2012 - Bundespatentgericht

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2012
Bundespatentgericht
Jahresbericht
BPatG Jahresbericht 2012 Impressum
Vorwort
Impressum
Herausgeber
Die Präsidentin des Bundespatentgerichts
Referat für Öffentlichkeitsarbeit und
internationale Angelegenheiten
Postfach 90 02 53, 81502 München
Redaktion
Richterin am Bundespatentgericht
Dr. Ariane Mittenberger-Huber, München
Gestaltung
Grafikbüro Ehlers + Kaplan GbR, Mainz
www.grafikbuero.com
Fotos
BPatG: Thomas Kleinschmidt,
Dr. Manfred Müller
Druck
Deutsches Patent- und Markenamt, München
Bestellungen
schriftlich an den Herausgeber oder per
Tel.: +49 (0) 89 69937 - 231
Fax: +49 (0) 89 69937 - 5231
E-Mail: pressestelle@bpatg.bund.de
www.bundespatentgericht.de
München 2013
© BPatG
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der vorliegende Jahresbericht soll Ihnen – wie in den
vergangenen Jahren – einen Überblick über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts vermitteln. Neben dem
Geschäftsbericht, der Ihnen eine Übersicht über die
Geschäftslage des Gerichts im Jahr 2012 gibt, enthält
der Jahresbericht wieder in komprimierter Form eine
Auswahl der wichtigsten Entscheidungen der 29 Senate des Bundespatentgerichts zum Patent-, Gebrauchsund Geschmacksmusterrecht ebenso wie zum Markenrecht.
Wir können auf ein ereignisreiches Jahr zurück blicken,
in dem sich die Geschäftszahlen erfreulich entwickelt
haben. Insgesamt verzeichnete das Bundespatentgericht 700 Neueingänge mehr als im letzten Jahr, denen
– erfreulicherweise – entsprechend hohe Erledigungszahlen gegenüber standen.
Die anhaltend hohe Anzahl an Nichtigkeitsverfahren
belastete im letzten Jahr ganz besonders den 5. Senat,
der u. a. für Nachrichtentechnik zuständig ist. Viele
Verfahren mit Schwerpunkt im Mobilfunk sind eingegangen, vielleicht wird sich das eine oder andere
davon wieder erledigen, wenn – wie zuletzt mehrfach
in der Presse vermeldet – die „Mobilfunkriesen“ ihre
Streitigkeiten zumindest teilweise gütlich beilegen.
Die Zahl der Patentbeschwerden ist im Jahresergebnis
wieder deutlich gestiegen. Dennoch konnten – wenn
man in einer Zeitrechnung „vor Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte (ElSA)“ beim Deutschen
Patent- und Markenamt und „nach ElSA“ rechnet – die
Zahlen „vor ElSA“ noch nicht wieder erreicht werden.
Vorwort BPatG Jahresbericht 2012
Wir sind guter Hoffnung, dass die – insbesondere auch
durch den Medienbruch – aufgetretenen Schwierigkeiten im Laufe des Jahres 2013 zu beheben sind und
wir wieder mit einem kontinuierlichen Verfahrenseingang rechnen können.
International stand das Jahr 2012 – wie bereits das
Jahr davor – ganz im Zeichen der Diskussionen um
den Gewerblichen Rechtsschutz in Europa und das
Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. Die
über 40-jährige, fast „unendliche“ Geschichte des
Europäischen Patents soll mit der Verordnung (EU)
Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates bzw. der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des
Rates jeweils vom 17. Dezember 2012 doch endlich ein
Ende gefunden haben; das Übereinkommen über das
Europäische Patentgericht wurde am 19. Februar 2013
in Brüssel auch von der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichnet. Ob es das erhoffte glückliche Ende ist,
wird die Zeit weisen – noch fehlen die Ratifikationsurkunden für den Vertrag über das Gericht und erforderliche Folgeänderungen der Brüssel-I-Verordnung
(VO (EU) 1215/2012 vom 12. Dezember 2012). Bei aller
Zustimmung und Vorfreude auf das neue Gericht
stehen die Kolleginnen und Kollegen des Bundespatentgerichts diesem Übereinkommen mit etwas banger Erwartung gegenüber. Sofern es um den Rechtsbestand von Patenten geht, beschäftigen sich die
Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts derzeit
immerhin zu zwei Dritteln mit der Bestandskraft europäischer Bündelpatente und nur mehr zu einem
Drittel mit der Bestandskraft deutscher Patente.
Es besteht aber kein Anlass, sorgenvoll in die unmittelbare Zukunft zu blicken. Wir sind sicher, dass die
technischen und juristischen Richterinnen und Richter
des Bundespatentgerichts aufgrund ihrer Sachkompetenz und Erfahrung bestens gerüstet sind, sich auch in
Konkurrenz mit einem europäischen Patentgericht zu
behaupten.
Einstweilen lassen wir uns von Abraham Lincoln ermutigen, der gesagt hat: „Das Beste an der Zukunft
ist, dass sie uns immer einen Tag nach dem anderen
serviert wird.“ Oder, im Jahresbericht, von einem Jahr
auf das andere …
Wir möchten auf diesem Wege allen Gerichtsangehörigen und den beteiligten Kreisen für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr danken und hoffen auf Ihr
Wohlwollen auch im Jahr 2013, für das wir uns einiges
vorgenommen haben. Unter anderem wird wieder ein
markenrechtliches Symposium stattfinden und sich
unter dem Titel „Marke im Spannungsverhältnis zwischen Marketing und Rechtsbestand – tatsächliche
und rechtliche Rahmenbedingungen des Markenverständnisses“ mit rechtlichen und tatsächlichen Fragen rund um den Schutz und die Wirkung von Marken
auf den Verbraucher befassen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante und angenehme Lektüre.
Beate Schmidt
Präsidentin
Dr. Klaus Strößner
Vizepräsident
BPatG Jahresbericht 2012 Inhalt
Inhalt
Vorwort
Organigramm
U2
4
aus der rechtsprechung des bundespatentgerichts 2012
patentrecht
7
I. Patentfähigkeit
7
1. Technische Lehre zum Handeln
und Erfindungsbegriff
- Programme für Datenverarbeitungsanlagen
- Mathematische Methoden
- Technischer Beitrag zur erfinderischen
Tätigkeit
7
7
9
9
2.Patentierungsausschlüsse bei
medizinischen Verfahren
11
3. S
tand der Technik und öffentliche
Zugänglichkeit
12
4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
- Neuheit, Offenbarung
- Erfinderische Tätigkeit
- Durchschnittsfachmann
12
12
14
17
6
3. Auslegung
32
4. Prüfung der Widerrufsgründe
-Ausführbarkeit, vollständige und
deutliche Lehre
-Unzulässige Erweiterung des
Anmeldungsgegenstands, Aliud
-Unzulässige Erweiterung des
Schutzbereichs
33
5. Kostenfragen
38
6. Beteiligtenwechsel
38
V. Beschwerdeverfahren
33
35
37
39
1. Zulässigkeit der Beschwerde
39
2. Inlandsvertreter
39
VI.Nichtigkeitsverfahren
39
II. Ergänzende Schutzzertifikate
18
1. Zulässigkeit der Klage
39
III.Verfahren vor dem DPMA
20
2. Bindung an die Anträge
40
3. Kostenfragen
- Kostenverteilung
- Doppelvertretungskosten
- Streitwert/Klagegebühr
42
42
43
44
4. Sonstiges
- Beweisanträge, Amtsermittlungspflicht
- Verspätung, Vertagung
- Nebenintervention
- Sachverständigengutachten
- Übersetzung
46
46
46
49
49
50
1. Anmeldetag
20
2. Priorität
21
3. Ausscheidung
23
4. Fassung der Unterlagen
23
5. Wiedereinsetzung
24
6. Weiterbehandlung
25
7. Verfahrensfehler, Rückzahlung der
Beschwerdegebühr
- Anhörung, rechtliches Gehör
- Begründungspflicht
- Verfahrensfehler
26
26
27
28
8. Wirksamkeit des Beschlusses
29
9. Verfahrenskostenhilfe
29
10. Sonstiges
IV.Einspruchsverfahren
2
30
30
1. Insolvenz
30
2. Zulässigkeit des Einspruchs
- Zulässigkeit des Einspruchs bejaht
- Zulässigkeit des Einspruchs verneint
31
31
32
gebrauchsmusterrecht
50
geschmacksmusterrecht
52
sortenschutzrecht
53
markenrecht
54
I. Nichtkonventionelle Markenformen
54
1. Abstrakte Farbmarken
54
2. Dreidimensionale Marken
55
Inhalt BPatG Jahresbericht 2012
II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken
55
12. Schutzfähigkeit aufgrund markenmäßiger
Verwendungsmöglichkeiten
65
13. Verkehrsdurchsetzung
66
1. Fremdsprachige Begriffe
55
2. Buchstaben und Buchstabenfolgen
56
3. Wortzusammensetzungen
57
4. Slogans
58
5. Wortfolgen mit geografischen
Herkunftsangaben
1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
59
6. Etablissementbezeichnungen
60
2. Wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50
Abs. 1.2 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1– 9, § 54 MarkenG 68
7. Personennamen
61
8. Wort-/Bildmarken
62
9. Bildmarken
III.Löschungsverfahren
IV.Widerspruchsverfahren
67
67
69
1. Rechtserhaltende Benutzung
69
62
2. Warenähnlichkeit
70
10. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder
die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)
63
3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr
70
11. Verbot des Missbrauchs öffentlicher
Hoheitszeichen für kommerzielle Zwecke
(§ 8 Abs. 2 Nr. 6 und 8 MarkenG)
4. Verwechslungsgefahr aufgrund
gedanklichen Inverbindungbringens
71
64
geschäftsbericht 2012
72
geschäftsentwicklung
73
dokumentation und bibliothek
81
I. Übersicht
73
I. Dokumentationsstelle
81
II.Statistiken
74
II. Bibliothek
82
III.Rechtsmittel gegen Entscheidungen des
Bundespatentgerichts
78
elektronischer rechtsverkehr
83
personal
79
I.Elektronischer Rechtsverkehr/eJustice
83
ausbildung der patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber
II.Informationstechnik
83
80
III.Elektronischer Gerichtssaal
84
öffentlichkeitsarbeit und
internationale angelegenheiten
85
english summary
88
3
BPatG Jahresbericht 2012 Organigramm
Organigramm
Stand 1. Februar 2013
präsidentin: beate schmidt
vizepräsident: dr. klaus strößner
RECHTSPRECHUNG
Nichtigkeitssenate
Juristischer
Beschwerdesenat
Technische
Beschwerdesenate
MarkenBeschwerdesenate
GebrauchsmusterBeschwerdesenat
Beschwerdesenat
für Sortenschutz
1. Senat
Präsidentin
Beate Schmidt
10. Senat
VRi Joachim Rauch
6. Senat
VRi Dr. Norbert
Lischke
24. Senat
VRin Susanne
Werner
35. Senat
VRi Thomas
Baumgärtner
36. Senat
VRi Thomas
Baumgärtner
8. Senat
VRi Dr. Stefan
Zehendner
26. Senat
VRi Dr. Georg
Fuchs-Wissemann
2. Senat
VRin Vivian Sredl
3. Senat
VRi Walter
Schramm
4. Senat
VRi Rainer Engels
5. Senat
VRi Wolfgang
Gutermuth
10. Senat
VRi Joachim Rauch
7. Senat
VRi Walter Höppler
9. Senat
VRi Klaus-Peter
Hilber
11. Senat
VRi Dr. Siegfried
Höchst
12. Senat
VRi Klaus-Ludger
Schneider
14. Senat
VRi Dr. Roman
Maksymiw
15. Senat
VRi Dr. Friedrich
Feuerlein
17. Senat
VRi Dr. Wolfgang
Morawek
19. Senat
VRi Dr. Volker
Hartung
20. Senat
VRi Dr. Norbert
Mayer
21. Senat
VRi Dr. Klaus
Häußler
23. Senat
Vizepräsident
Dr. Klaus Strößner
4
25. Senat
VRi Helmut Knoll
27. Senat
VRi Dr. Friedrich
Albrecht
28. Senat
VRin Elisabeth
Klante
29. Senat
VRin Marianne
Grabrucker
30. Senat
VRi Prof. Dr. Franz
Hacker
33. Senat
VRi Achim Bender
Organigramm BPatG Jahresbericht 2012
GERICHTSVERWALTUNG
Referat 1
Referat 2
Referat 3
Referat 4
Referat 5
Personal richterlicher Dienst,
Fortbildung und
Dienstreisen
Haushalt
Personal
nichtrichterlicher Dienst
Informationstechnik
PresseGeschäftsstelle
sprecher(in),
Innerer Dienst
Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale
Angelegenheiten,
Informationsdienste
Zentrale
Vergabestelle
Organisation
IT- Grundsatzfragen
Patentanwalts
angelegenheiten
(IT-Planung u.
-Entwicklung,
Bezüge,
IT-Betrieb)
Entgelte,
Nebenleistungen
Aus- und
Fortbildung,
Dienstreisen
Justiziariat
Referat 6
Bibliothek
Dokumentation
Juris
Ri Thomas Voit
Rin Regina
Kortge
(Justiziariat)
Rin Dr. Ina
Schnurr
Gremien:
Präsidium
Vorsitz: Präsidentin Beate Schmidt
Präsidialrat
Vorsitz: Präsidentin Beate Schmidt
Richterrat
Vorsitz: Rin Irmgard Kirschneck
Personalrat
Vorsitz: JOAR Thomas Kappl
Ri Dr. Carsten
Kortbein
Ri Martin Musiol Rin Dr. Ariane
MittenbergerHuber
Ri Thomas
Kleinschmidt
VRi Walter
Schramm
(für Juris)
Vertreter:
Vertrauensperson
für den richterlichen Dienst
Ri Jürgen Schell
Vertrauensperson
für den nichtrichterlichen Dienst
JHW Maurizio Lucchetta
Jugend- und
Auszubildendenvertreterin
Jasmin Schulz
Beauftragte:
Haushaltsbeauftragte
Rin Dr. Ina Schnurr
Gleichstellungsbeauftragte
Rin Karin Friehe
Geheimschutzbeauftragte
JARin Katja Maßenberg
Korruptionsbeauftragter
Ri Rüdiger Kätker
Datenschutzbeauftragter
Ri Bernd Maile
Beschwerden nach dem AGG
Ri Jürgen Schell
IT- Sicherheitsbeauftragter
JAM Matthias Schüller
5
Aus der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts 2012
6
Patentrecht BPatG Jahresbericht 2012
Patentrecht,
Gebrauchsmusterrecht,
Geschmacksmusterrecht
und Sortenschutzrecht
Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen
des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente,
Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Sortenschutz im Berichtszeitraum 2012 nach thematischen
Schwerpunkten gegliedert diejenigen dar, welche sich
auf neu entstandene oder strittige Fragestellungen
beziehen, die Rechtsprechung weiterbilden oder unter
Berücksichtigung neuerer Entwicklungen bestätigen.
Um das Auffinden bestimmter Themenschwerpunkte zu erleichtern, wird z. B. der Komplex „Erfinderische
Tätigkeit“ ausschließlich im allgemeinen Abschnitt I
(Patentfähigkeit) und nicht noch einmal im Abschnitt
VI (Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Die Auslegung
von Patentansprüchen und die Prüfung der weiteren
Einspruchs-/Nichtigkeitsgründe werden im Abschnitt
IV (Einspruchsverfahren) behandelt.
Patentrecht
I. Patentfähigkeit
1. Technische Lehre zum Handeln
und Erfindungsbegriff
Programme für Datenverarbeitungsanlagen
Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren
(Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung
ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem
Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1).1 Danach ist zu prüfen, ob dieser
Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb
vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn die weitere Prüfung
ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.2 Der 17. Senat3 befasste sich
mit einem System und einem Verfahren, bei dem auf
einer großen zentralen Rechenanlage eine Vielzahl von
„Virtuellen Maschinen“ (VM) verwaltet werden, wobei
das Laufwerk-Abbild einer VM in zwei Teilen abgespeichert wird: in einem für mehrere VM gemeinsamen,
nur lesbaren Anwendungsimage einerseits und in
einem separaten zweiten, für die einzelnen VM spezifischen Teil, die beim Starten der VM zusammengefügt werden. Das Verfahren gibt eine Anweisung zum
technischen Handeln (§ 1 Abs. 1), da es die Nutzung der
Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt4,
ist aber als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches nicht patentfähig. Das objektive Problem besteht darin, die Ablage einer Vielzahl von VM
in einem Datenzentrum so zu strukturieren, dass der
Speicherplatzbedarf möglichst gering wird, und dass
ein Update der in den VM gespeicherten Programme
möglichst schnell und mit kleinem Aufwand erfolgen
kann. Gelöst wird dieses Problem durch eine geeignete Strukturierung der zu speichernden Daten. Das
so identifizierte objektive Problem erfordert keinerlei
technische Überlegungen; vielmehr genügt die Erkenntnis, dass es für alle VM gemeinsame Daten gibt.
Ebenso ist die Lösung, die allen VM gemeinsamen Daten nur einmal zu speichern, völlig losgelöst von technischem Fachwissen oder technischen Erkenntnissen.
Der Senat gelangte daher zu dem Schluss, dass die beanspruchte Lehre nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinausgeht.5
Dies gilt auch für ein Verfahren zum Auffinden von Patentdokumenten in einer Datenbank, in dem in einem
vorhandenen Datenbestand Patentdokumente unter
Berücksichtigung von Suchkriterien ermittelt werden,
jedem dieser Dokumente zumindest eine Familie zugeordnet und aus den Familien ein repräsentatives Dokument gemäß einer gewählten Präferenzreihenfolge
automatisch ausgewählt und ausgegeben wird. Da
dieses Verfahren lediglich die Art der Verwaltung und
Sortierung von Datensätzen betrifft, keine technische
Überlegungen verlangt und auch keinerlei Steuerung
1 §§ ohne Angaben des Gesetzes beziehen sich auf das Patentgesetz.
2 BGH, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.
3 BPatG, Beschl. v. 15.11.2011 – 17 W (pat) 1/08.
4 Vgl. BGH, GRUR 2010, 613, Tz. 20 – Dynamische Dokumentengenerierung.
5 Vgl. BGH, GRUR 2011, 610, Tz. 28, 31 – Webseitenanzeige.
7
BPatG Jahresbericht 2012 Patentrecht
einer technischen Einrichtung oder eines Prozesses
erfolgt, stellt es zwar im Hinblick auf die Nutzung der
Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage eine
technische Anweisung dar, es ist aber als „Programm
als solches“ i. S. v. § 1 Abs. 3 Nr. 3 nicht dem Patentschutz
zugänglich, so der 17. Senat.6
Einem Verfahren, dessen objektives Problem darin besteht, zur Bereitstellung von Informationen für eine
Reisebuchung die hinterlegten Daten so zu organisieren, dass die automatisierte Auswahl eines Reiseangebots gemäß den getroffenen Auswahlkriterien
ermöglicht wird und neben Reiseinformationen auch
zugehörige touristische Informationen präsentiert
werden können, liegt ein reines Problem der Datenverarbeitung zugrunde. Auch die Lösung des Problems
durch Abspeichern der Informationen in zwei Datenbanken, um bei Eingabe von Auswahlkriterien eine
automatische Auswahl des geeigneten Reiseangebots
in Verbindung mit der Darstellung von Zusatzinformationen zu ermöglichen, verlangt keine technischen
Überlegungen und ist als eine reine Maßnahme der
Datenorganisation anzusehen. Der 17. Senat7 führte
aus, dass der Vorschlag, Datensätze auf zwei Datenbanken so zu verteilen, dass die dynamischen Daten
in einer ersten und die statischen Daten in einer zweiten Datenbank gehalten werden, nicht die prinzipielle
Funktionsfähigkeit einer Datenverarbeitungsanlage in
technischer Hinsicht betrifft, sondern diese lediglich
entsprechend ihrer Bestimmung arbeitet.
Ebenso beurteilte der 17. Senat ein Verfahren zum Verknüpfen von geometrischen oder materialspezifischen
Werten von Werkstücken oder Maschinenteilen mit
Kenngrößen von Werkzeugmaschinen. Das Verfahren
war darauf ausgerichtet, die Verwaltung der in einer
Datenverarbeitungsanlage gesammelten Datensätze
so zu organisieren, dass auf eine benutzerseitige Anforderung hin die gewünschten Suchergebnisse auf
einer Ausgabevorrichtung präsentiert werden können8; Entsprechendes gilt für ein Verfahren zur Selek-
12 Siehe BGH, GRUR 2011, 610, Tz. 22 – Webseitenanzeige.
8
tion eines Auswerteverfahrens aus einer Menge von
Auswerteverfahren9, welches als reine Datenbankanwendung innerhalb eines herkömmlichen Computersystems implementiert ist, und für ein Verfahren zur
Generierung einer hierarchischen Netzliste für die Simulation einer Schaltung mit einer Vielzahl von elektronischen Bauelementen, welches im Wesentlichen
dazu dient, Daten über Bauelemente so zu sammeln
und anzuordnen, dass mittels einer vom Benutzer formulierten Regel als Auswahlkriterium Teilschaltungen
automatisch aus einer flachen Netzliste herausgefiltert und durch vorab definierte Ersatzbauelemente
ersetzt werden können.10
Ein Verfahren zur Verarbeitung von Messdaten der
funktionalen Magnetresonanztomographie, welches
das objektive Problem löst, während einer Aufnahme
Zwischenergebnisse berechnen und auswerten zu
können, selbst dann, wenn die zur Auswertung nötigen Modellfunktionen zeitweise korreliert sind, ist
„als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als
solches“ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn die
Lösung keine technischen Überlegungen erfordert,
sondern nur Maßnahmen aus der Statistik und der linearen Algebra vorschlägt, welche unter Anwendung
herkömmlicher Programmiertechniken als Computerprogramm implementiert sind, so der 17. Senat11 unter
Hinweis auf BGH-Webseitenanzeige.12 Denn die Vorteile des Verfahrens beruhen lediglich auf den eingesetzten Rechenverfahren und laufen auf jeder herkömmlichen Datenverarbeitungsanlage in gleicher Weise ab.
Ein Verfahren zur Aufbereitung, Analyse und Auswertung von Gutachten zur Schadensbearbeitung für Versicherungsfälle, bei dem eine vormals gedankliche und
manuelle Maßnahme auf eine reine Softwaremaßnahme abgebildet wird, welche eine Fehlerkennzeichnung und Korrektur der in den Gutachten enthaltenen
Daten automatisch durchführt, ist ebenfalls dem Patentschutz nicht zugänglich. Eine dabei eingesetzte
Expertendatenbank mit technischen Daten ist ohne
Belang, da der Bedeutungsinhalt der gespeicherten
und verarbeiteten Daten die Zugänglichkeit zum Patentschutz nicht begründen kann13, so der 17. Senat.14
Mathematische Methoden
Auch „mathematische Methoden als solche“ (§ 1
Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Nr. 4) sind von der Patentfähigkeit
ausgenommen, wenn nicht die beanspruchte Lehre
darüber hinaus ein konkretes technisches Problem mit
technischen Mitteln löst.
Ein Verfahren zur Herstellung der Lageübereinstimmung von 3D-Datensätzen in einem dentalen CAD/
CAM-System, bei dem das objektive Problem darin besteht, für zwei 3D-Modelle bzw. deren Datensätze, welche unterschiedliche Kieferaufnahmen repräsentieren,
eine Lagebeziehung zu ermitteln und eine mathematische Transformation berechnen zu können, welche
das eine auf das andere Modell abbildet, wobei das
Verfahren mit Hilfe eines Zuordnungsverfahrens aus
der analytischen Geometrie gelöst wird, ist als „mathematische Methode als solche“ dem Patentschutz
nicht zugänglich, so der 17. Senat.15
Dies gilt auch für ein Verfahren zur Beschreibung von
physikalischen Systemen auf Basis eines Modells, dessen objektives Problem darin besteht, in einer Modellberechnung die Korrelationen zwischen einzelnen
Eingangsmessgrößen so weit zu vermindern, dass die
notwendigen Systemparameter für das Modell vernünftig abgeschätzt werden können und dessen Lösung lediglich auf mathematischen Überlegungen zu
Korrelationsanalysen im Rahmen der Parameteriden
tifikationsverfahren unter Nutzung von Regressionsanalysen beruht.16 Denn dieses Verfahren beruht nicht
auf einer technischen Leistung, sondern lediglich auf
Überlegungen aus der Statistik und Numerik.
Technischer Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit
Wenn auch das Erfordernis der Technizität bereits erfüllt ist, sofern zumindest ein Teilaspekt einer beanspruchten Lehre ein technisches Problem bewältigt17,
so ist zu beachten, dass „bei der Prüfung der Erfindung
auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen sind, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen“.18 Außerhalb der
Technik liegende Anweisungen genügen deshalb in
diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind
nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die
Lösung des technischen Problems mit technischen
Mitteln Einfluss nehmen.19 Die einzelnen Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb bei der Prüfung
der erfinderischen Tätigkeit auf ihren „technischen
Beitrag“ hin bewertet werden, wie die folgenden Entscheidungen zeigen:
Bei einem Verfahren zur 3D-Bildrekonstruktion eines
Computertomografen, welches unter Verwendung
einer mathematischen Faltungsoperation durch gefilterte Rückprojektion erfolgt, ist die Wahl des Filters
keine Anweisung, die der Lösung eines konkreten
technischen Problems mit technischen Mitteln dient.
Der 17. Senat20 führt aus, dass dem Verfahren ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, nämlich in
einem 3D-Bildrekonstruktionsverfahren feine Strukturen in den rekonstruierten Bilddaten hervorzuheben.
13 BGH, GRUR 2005, 143 – Rentabilitätsermittlung.
14 BPatG, Beschl. v. 24.1.2012 – 17 W (pat) 84/07, nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt, X ZB 3/12.
17 BGH, GRUR 2011, 125, LS a – Wiedergabe topografischer Informationen.
18 BGH, GRUR 2011, 125, LS b – Wiedergabe topografischer Informationen.
19 BGH, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.
9
Die Rückprojektion ist als technisches Lösungsmittel
ebenfalls anzuerkennen, da es an die speziellen Gegebenheiten der Datenaufnahme bei tomografischen
Aufnahmen angepasst ist. Die Filterung ist jedoch kein
technisches Lösungsmittel, da sie über rein mathematische Überlegungen hinaus keine Rücksicht auf die
technischen Gegebenheiten der Messdatenerfassung
oder auf spezielle Eigenschaften der zu verarbeitenden Messdaten nimmt.
Bei einer Anpassungsvorrichtung zur Ermittlung
optimaler Betriebsbedingungen für z.B. eine Brennkraftmaschine, bei der durch mathematische Funktionen gegebene Modelle aufgrund von Messungen
der Betriebsbedingungen der Brennkraftmaschine
ausgewählt und ihre Modellparameter mit statistischen Verarbeitungsprogrammen optimiert werden,
bleiben bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit
Merkmale als nicht-technisch unberücksichtigt, die
den Dialog zwischen einem Benutzer und der Anpassungsvorrichtung betreffen – insbesondere die
Darstellung von Informationen zu Messdaten und
Mittel zur Auswahl von Näherungsfunktionen durch
den Benutzer. Der 17. Senat21 führt aus, dass die Art der
Darstellung der Messdaten sowie der Funktionsauswahl keine technische Problemstellung erkennen lassen, da sie sich allenfalls an der menschlichen Auffassungsgabe orientieren und auch die Erzeugung und
Übermittlung einer derartigen Darstellung an eine
Anzeigevorrichtung nicht durch technische Parameter, sondern durch eine Anforderung des Benutzers
ausgelöst wird.
Dies gilt auch bei einem Verfahren zur adaptiven
Klassifizierung von Werkstücken, bei dem gemessene
Gütemerkmale der Werkstücke mit Kenngrößen verglichen werden und entschieden wird, ob ein Werkstück fehlerfrei oder fehlerbehaftet ist. Die entsprechenden Merkmale haben allenfalls einen Bezug zur
Statistik oder Mathematik. Der 17. Senat22 sieht daher
die Berücksichtigung eines Kriteriums, wonach die An-
passung eines Auffälligkeitsbereichs immer dann erfolgt, wenn die ermittelte Kenngröße nicht mehr zwischen einem oberen und unteren Eingreifbereich liegt,
oder die Ermittlung einer Vielzahl von Messwerten aus
überwiegend fehlerfreien Werkstücken oder die statistische Analyse eines Gütemerkmalsvektors als nicht
technisch an.
Der 17. Senat23 befasste sich auch mit einem Verfahren
zur rechnergestützten Abwicklung einer Bestellung
von Waren von einem Kundenrechner aus über das
Internet bei einem Händler unter Zwischenschaltung
eines zentralen Servers. Die objektive Aufgabe, die
Datenübertragung im Rahmen des Bestellvorgangs
sicherer zu machen, in dem bei einem rechnergestützten Bestellsystem auf einem Kundenrechner eine
Offline-Datenbank vorhanden ist, betrifft mit einem
Teilaspekt der unter Schutz gestellten Lehre auch die
Lösung eines technischen Problems mit technischen
Mitteln und ist daher nicht gemäß § 1 Abs. 3 Satz 3
i. V. m. Abs. 4 vom Patentschutz ausgeschlossen. Die
auf der Geschäftsidee beruhenden Merkmale, Produkt- und Preisdaten in der Offline-Datenbank zur
Verfügung zu stellen, sind bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit jedoch nicht zu berücksichtigen.24
Unbeachtlich sind auch die außerhalb der Technik liegenden Anweisungen einer Spielidee. Ist ein Verfahren
zum Betreiben eines geldbetätigten Unterhaltungsgeräts darauf gerichtet, dem Spieler ohne erhöhten
Einsatz zusätzliche Einflussmöglichkeiten auf den
Spielablauf einzuräumen und so den Unterhaltungswert zu erhöhen, so sind die entsprechenden Merkmale ebenfalls nicht technisch und deshalb unbeachtlich.
Der 19. Senat25 hat daher das kennzeichnende Merkmal, dass das Verhältnis der zu erzielenden Trefferquote und/oder die Höhe der Gewinnwertigkeit vom Verlauf der aktivierten Gewinnlinien (29, 30, 31) abhängig
ist, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht
berücksichtigt.
24 Vgl. BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
10
2. Patentierungsausschlüsse bei
medizinischen Verfahren
Gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 sind Verfahren zur chirurgischen
oder therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren von der Patentierung ausgeschlossen. Der
4.Senat26 hatte die Frage zu klären, ob ein im Nichtigkeitsverfahren wegen fehlender Patentfähigkeit
angegriffenes „Verfahren zum Herstellen eines Zahn
implantataufbaus zur Aufnahme von Zahnprothesen“ als Verfahren zur chirurgischen Behandlung des
menschlichen Körpers dem Patentierungsausschluss
nach Art. 53 lit. c EPÜ unterliegt. Dies war vorliegend
nicht der Fall, insbesondere war als Verfahrensschritt
nicht das Setzen von Zahnimplantaten beansprucht.
Der insoweit im Vorfeld erforderliche chirurgische Eingriff, auf den die Klägerin abgestellt hatte, stellt sich
nach Ansicht des Senats, anders als in der Entscheidung des BGH „Endoprotheseeinsatz“27, nur als ein außerhalb des gegenständlich geschützten Verfahrens
liegender Vorgang dar, der hiermit nicht notwendigerweise verbunden ist, keinen einheitlichen Vorgang
bildet und zudem nicht durch denselben Arzt erfolgt
sein muss. Der Senat wies ferner darauf hin, dass nach
der aktuellen Rechtsprechung des BGH28, ebenso wie
nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts29, ein Verfahren
nicht allein deshalb dem Patentierungsausschluss als
chirurgisches Verfahren unterfällt, weil es in einem engen medizinisch-technischen und räumlich-zeitlichen
Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen Verfahrens steht oder gar zeitgleich erfolgt, es
sein denn ein solcher Verfahrensschritt ist Teil der beanspruchten Lehre.
Der 3. Senat30 hatte einen Patentanspruch zu beurteilen, der auf Verwendung essentieller Fettsäuren
zur Herstellung eines Medikaments gerichtet war,
enthaltend eine Mischung aus Eicosapentaensäureethylester (EPA) und Docosahexaensäureethylester
(DHA). Das Medikament sollte zur Verhinderung der
Sterblichkeit bei einem Patienten eingesetzt werden,
der einen Herzinfarkt erlitten hatte. Beansprucht war
ferner das weitere Merkmal, dass das Medikament zur
oralen Verabreichung bei einer Dosierung von 0,7 bis
1,5 g täglich dient. Der Senat beschied, dass hierdurch
kein unter das Verbot der Patentierung fallendes Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers (hier Art. 53 Abs. 1 lit c. EPÜ) angegeben
wird. Denn bei diesem Merkmal handelt es sich nicht
um ein Therapieschema, das dazu dient, dem behandelnden Arzt vorzugeben, in welcher Dosierung die
essentiellen Fettsäuren zu welchen Zeiten an Patienten verabreicht werden sollen. Es wird vielmehr die
Verwendung essentieller Fettsäuren beansprucht, die
zur Behandlung von Patienten in einer zweckmäßigen Konfektionierung hergerichtet sind und in dieser
Formulierung zur Behandlung von Patienten dienen.
Ständiger Rechtsprechung folgend, ist eine solche
Verwendung von Wirkstoffen nicht vom Patentschutz
ausgenommen, so der 3. Senat.
26 BPatG, Urt. v. 25.9.2012 – 4 Ni 34/10 (EP).
27 BGH, GRUR 2001, 321 – Endoprotheseeinsatz.
28 BGH, GRUR 2010, 1081, Rdnr. 15ff – Bildunterstützung bei Katheternavigation, zu § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG.
29 EPA, ABl. 2011, 134.
30 BPatG, Urt. v. 22.11.2011 – 3 Ni 28/10, Berufung eingelegt X ZR 40/12, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2007, 404, 409 Tz. 51 – Carvedilol II.
11
3. Stand der Technik und öffentliche
Zugänglichkeit
Der 19. Senat31 hatte sich mit der Frage der neuheitsschädlichen Vorbenutzung und deren öffentlicher Zugänglichkeit zu beschäftigen. Eine solche liegt dann
vor, wenn die Informationen, die eine Vorbenutzung
vermitteln, so öffentlich zugänglich sind, wie Informationen aus öffentlichen Druckschriften. Dies ist bereits
dann gegeben, wenn der entsprechende Gegenstand
in die Öffentlichkeit gelangt ist, beispielsweise durch
einen vorbehaltlosen Verkauf an Dritte. Im Fall des
19. Senats wurde von einem hierzu befragten Zeugen
die Lieferung eines Steckers mit allen Merkmalen eines patentierten Steckers an eine Firma bestätigt, mit
der eine langjährige und enge Geschäftsbeziehung
bestand. Der 19. Senat sah darin aber keine neuheitsschädliche Vorbenutzung, da nur wenige Stecker in
geringer Stückzahl zu einem überhöhten Preis geliefert worden waren und dies nach der Lebenserfahrung
für eine Testlieferung im Rahmen einer gemeinsamen
Entwicklung spricht. Es lag somit keine gewöhnliche
Lieferung vor und keine öffentliche Zugänglichkeit der
Stecker, wie es bei einer vorbehaltlosen Lieferung an
Dritte ohne Geheimhaltungsvereinbarung der Fall ist.
In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren des 8. Senats32 war umstritten, ob der patentgemäße technische Aufbau der beanspruchten Heuwerbungsmaschine öffentlich vorbenutzt worden war und damit
zum Stand der Technik zählte. Die Einsprechende hatte behauptet und unter Beweis gestellt, dass ein bestimmter Kreiselheuer von dem benannten Zeugen
umgebaut worden und von einem weiteren Zeugen
in dessen landwirtschaftlichen Betrieb sowie auf
nachbarschaftlichen Feldern zur Arbeit eingesetzt
worden sei. Der Senat bejahte nach Durchführung der
Beweisaufnahme die behauptete Tatsache und die
hieraus abzuleitende öffentliche Zugänglichkeit der
Maschine, da sie gemäß der glaubhaften Zeugenaussage des Landwirts auf offen einsehbaren Feldern, Zu-
fahrten und Hofplätzen eingesetzt und dazu dorthin
transportiert sowie dort abgestellt worden war. Zur
Überzeugung des Senats stand fest, dass die Heuwerbungsmaschine mit ihren äußerlich sichtbaren und
auch für interessierte Laien (insb. Landwirte) erkennbaren Merkmalen mehrere Jahre vor dem Zeitrang des
Streitpatents einem uneingeschränkten Personenkreis
nicht nur theoretisch zugänglich war. Die Umstände
der Nutzung der Maschine auf öffentlich einsehbaren
Wiesen und Flurstücken, der Transport auf öffentlichen Straßen sowie der Verleih der Maschine an Nachbarn lassen zudem erkennen, dass der Landwirt eine
Geheimhaltung seiner Maschine zu keinem Zeitpunkt
angestrebt hatte.
Eine behauptete offenkundige Vorbenutzung bleibt
bei der Beurteilung der Patentfähigkeit im Einspruchsverfahren außer Betracht, wenn die Einsprechende ihren Einspruch zurücknimmt und die zum Beleg der offenkundigen Vorbenutzung eingereichten Unterlagen
Lücken und Unklarheiten aufweisen, die einer Beweisaufnahme entgegenstehen und ohne Mitwirkung der
Einsprechenden nicht ausgeräumt werden können, so
der 12. Senat.33
4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
Neuheit, Offenbarung
In einem Nichtigkeitsverfahren des 4. Senats34 war umstritten, ob die Lehre des Patentgegenstands neuheitsschädlich getroffen war. Dieser betraf eine Anordnung
der Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen
an Walzgerüsten, deren Enden (E1; E2) jeweils über
Kuppeleinrichtungen mit Medienanschlüssen der
Ständer von Walzgerüsten (EST1; EST2) oder mit einer
Zwischenbrücke (ZB) verbindbar sind und u. a. in einer
selbst-freitragenden Traglaschenkette (TLK) angeordnet verbleiben. Zwischen den Parteien war insbesondere umstritten, was die Darstellung einer Walzstraße
nach Figur 6 eines älteren Patents dem Fachmann
offenbart. Diese Figur zeigt auch eine Walzstraße, be-
34 B
PatG, Urt. v. 10.1.2012 – 4 Ni 6/11 (EP) = GRUR 2013, 165– Traglaschenkette, Berufung eingelegt X ZR 32/12;
Vgl. auch BPatG, Urt. v. 21.8.2012 – 4 Ni 24/09, Berufung eingelegt X ZR 150/12.
12
stehend aus drei Walzgerüsten, wobei jedes bereits
Einzelständer (2a, 3a, 4a, 2b, 3b. 4b) aufweist. Die antriebsseitigen Einzelständer (2a, 3a, 4a) sind – zumindest beim Wechsel der Walzen – jeweils ortsfest angeordnet. Demgegenüber sind die bedienungsseitigen
Walzenständer (2b, 3b, 4b) der drei Walzgerüste (2, 3, 4)
trennbar und als Einheit gemeinsam mit den jeweiligen Walzensätzen aus der Walzlinie herausfahrbar. Die
Klägerin vertrat die Auffassung, dass die beiden in der
Figur 6 dargestellten, etwas durchgebogenen gestrichelten Doppellinien Verbindungsleitungen darstellten, die mit Medienanschlüssen verbindbar zwischen
dem beweglichen Ständer des Walzgerüstes und einem Pfosten durch eine Traglaschenkette gesichert
seien. Dem schloss sich der Senat nicht an und führte
aus, dass eine Doppellinie beliebige Bedeutung haben
kann. Deshalb ist die Darstellung nicht geeignet, dem
Fachmann ohne Ergänzung durch Fachwissen oder
ohne Kenntnis der Erfindung, eindeutig und zweifelsfrei eine Verbindungsleitung zu offenbaren, zumal in
den übrigen Unterlagen (Beschreibung, Patentansprüche) nichts zu der Bedeutung der durchgebogenen Doppellinie ausgeführt ist. Nicht ausreichend
ist jedenfalls der Umstand, dass derartige Leitungen
an Walzgerüsten selbstverständlich sind, daher dort
auch angeordnet sind, und der Fachmann dies weiß.
Denn die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt keine Ergänzung der Offenbarung durch das
Fachwissen. Deshalb gehören auch Abwandlungen
und Weiterentwicklungen der erhaltenen technischen
Information ebenso wenig zum Offenbarten wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft
seines Fachwissens ziehen mag.35 Insbesondere ist der
Figur nicht zu entnehmen, dass die Leitungen über
Kuppeleinrichtungen mit Medienanschlüssen der
Ständer von Walzgerüsten verbindbar und in Traglaschenketten angeordnet sind, wie dies der Patentanspruch voraussetzt. Deshalb bedarf es weiterer, durch
das Fachwissen getragener Überlegungen und die
beanspruchte Ausgestaltung des Walzgerüsts kann
schon deshalb keine Selbstverständlichkeit bilden, die
„mitgelesen“ werden könnte.36
Mit der Frage des „Mitlesens“ befasste sich auch eine
Entscheidung des 9. Senats.37 Bei einer Kraftfahrzeugtür mit Aggregatträgern und Versteifungselementen
zum Seitenaufprallschutz war umstritten, ob in einer
Druckschrift die beanspruchte Anordnung eines Versteifungselements zwischen „Fensterhebebetätigung
und der Außenwand“ mitgelesen werden konnte. Der
Senat verneinte dies. Da die Druckschrift weder aus
der Beschreibung noch aus den Figuren eine konkrete
Anleitung zur Anordnung des Versteifungselements
gibt, muss der Fachmann hierzu eigene Überlegungen
anstellen und gelangt so erst durch sein Fachwissen
zu einer ihm technisch sinnvoll erscheinenden Lösung.
Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des
Merkmals in der Druckschrift ist dadurch jedoch nicht
gegeben.
35 BGH, GRUR 2009, 382, 384, Tz. 26 – Olanzapin.
36 BGH, GRUR 2011, 999, Tz. 33 – Memantin.
13
der Technik (StdT) tatsächlich leistet41 und ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen StdT zu ändern. Dabei besteht bei der Wahl des Ausgangspunktes jedoch
kein Vorrang eines „nächstkommenden Standes der
Technik“. 42 Vielmehr bedarf es bei der Auswahl des
Ausgangspunktes einer Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmannes liegt, für einen
bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als
sie der bekannte StdT zur Verfügung stellt.
Erfindungsgemäß wurde bei einem Patent mit einer
CO2-Partikel-Düse zum Feuerlöschen eine Kammer
mit mindestens einer darin vorgesehenen Prallfläche zum Verdichten des festen CO2 beansprucht. Der
11. Senat38 sah die CO2-Partikel-Düse neuheitsschädlich durch eine CO2-Partikel-Düse mit inneren Wandflächen einer Kammer als Prallflächen vorweggenommen, da nach der Formulierung des Anspruchs eine
Prallfläche lediglich durch eine innere Wandfläche gebildet werden kann, die durch ihre Ausrichtung einen
gewissen Winkel zur Strömungsrichtung bildet.
Erfinderische Tätigkeit
Die erfinderische Tätigkeit ist die in der Praxis wichtigste und meist diskutierte Patentierungsvoraussetzung.
Da es sich aber um Einzelfälle auf dem jeweiligen
technischen Gebiet der Erfindung handelt, werden
hier nur einige Beispiele für typische Fragestellungen
aufgeführt. Der 3. Senat39 fasste zusammen, dass für
die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit zunächst
entscheidend ist, was der Gegenstand der Erfindung
in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem
technischen Zusammenhang40 gegenüber dem Stand
Der 1. Senat43 hatte die Patentfähigkeit einer Ordnermechanik zu beurteilen, wie sie in Aktenordnern
eingesetzt wird: Der als Prägeteil aus Metallblech
ausgebildete Betätigungshebel ist in den Fig. 2 und
3 wiedergegeben und weist u. a. eine Querflanke (36)
auf, die an der von der Grundplatte (10) abgewandten
Oberkante der Seitenflanke (32) im Wesentlichen senkrecht abgekantet ist (M 8.1) und an ihrem lagerfernen
Ende in der Längserstreckung des Betätigungshebels
(22) über die Seitenflanke (32) hinaus in ein Griffstück
(34) übergeht (M 8.2). Der Senat sah diese Ordnermechanik als neu und nach dem im Verfahren befindlichen StdT auch nicht als nahegelegt an. Denn eine
Ordnermechanik nach dem StdT weist, wie abgebildet,
die Merkmale (M 8.1 und 8.2.) nicht auf und gibt auch
keine Anregung und Veranlassung, den Betätigungshebel in der Längserstreckung mit einer Querflanke an dessen Oberseite auszubilden; auch wenn der
Fachmann stets bestrebt ist, für einen bestimmten
Zweck eine bessere – oder auch nur eine andere – Lösung zu finden, als sie der StdT zur Verfügung stellt. 44
Insoweit ist zu beachten, dass erfahrungsgemäß die
technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse
der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar
mehr oder weniger zwangsläufig darstellen. Um das
Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen
abweichenden Lösungswegs – hier die beschriebe-
39 B
PatG, Urt. v. 22.11.2011 – 3 Ni 28/10, Berufung eingelegt X ZR 40/12; siehe auch BPatG, Urt. v. 11.10.2011 – 1 Ni 4/10;
BPatG, Urt. v. 7.2.2012 – 4 Ni 68/09.
40 BGH, GRUR 2007, 1055, Tz. 28 – Papiermaschinengewebe.
41 B
GH, GRUR 2009, 382 – Olanzapin; BGH, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger; BGH, GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger;
BGH, GRUR 2010, 607, Tz. 18 – Fettsäurezusammenhang.
42 BGH, GRUR 2009, 382, 387, Tz. 51 – Olanzapin; BPatG, GRUR 2004, 317 – Programmartmitteilung.
43 BPatG, Urt. v. 11.10.2011 – 1 Ni 4/10, Berufung eingelegt X ZR 8/12.
44 BGH, GRUR 2009, 1039, Tz. 20 – Fischbissanzeiger.
14
ne Ausbildung des Betätigungshebels entsprechend
Merkmalsgruppe 8 – nicht nur als möglich, sondern
dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall, in dem
es für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun
ist45 – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit
des technischen Problems hinausreichender Anstöße,
Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür,
die Lösung des technischen Problems auf dem Weg
der Erfindung zu suchen46; dass lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von dem im StdT Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, begründet allein ohne Anlass oder Anregung noch kein
Naheliegen. 47
Eingewurzelte technische Fehlvorstellungen, deren
Überwindung als sicheres Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden
kann, liegen nur dann vor, wenn die Fachwelt die beanspruchte Lehre zum Anmeldezeitpunkt entweder
für technisch nicht ausführbar oder den mit ihr erzielten technischen Erfolg für nicht erreichbar gehalten
hat und dieser Irrtum durch die Erfindung widerlegt
worden ist. 48 In einem Fall des 17. Senats49 wurde ein
Verfahren zur Kommunikation zwischen einem Management Information System (MIS) und einem ausführenden System beansprucht, insbesondere einer
Druckmaschine in der Druckindustrie. Um bei Druckaufträgen Systembrüche zwischen dem MIS und verschiedenen Druckmaschinen zu vermeiden, wird gemäß dem StdT ein systemübergreifend einheitliches
Datenformat (Job Definition Format) eingesetzt. Das
Patent beanspruchte eine Anpassung des JDF-Formats
an individuelle Drucksysteme durch die Erzeugung
von Drucksystem-spezifischen JDF-Dialekten. Die Patentinhaberin argumentierte, dass der Fachmann von
dem Vorurteil dominiert werde, dass JDF als einheitliches Datenformat eingesetzt werden müsse und
unterschiedliche JDF-Dialekte diesem Ziel widersprächen. Der Senat sah darin kein technisches Vorurteil,
da verschiedene JDF-Dialekte bereits bekannt waren.
Ob das Einhalten des Standards auf der einen Seite
oder eine weitergehende Nutzung der Fähigkeiten
unterschiedlicher Druckmaschinen durch den Einsatz
von Dialekten auf der anderen Seite höhere Priorität
hat, ist eine Frage der Abwägung von Vor- und Nachteilen. Derartiges Abwägen ist typisches fachmännisches
Handeln und kann das Vorliegen einer erfinderischen
Tätigkeit nicht begründen.
Der 2. Senat50 hatte die Patentfähigkeit eines auf das
Jahr 2000 zurückgehenden Systems zur Auswertung
von in Fernsehsendungen gestellten Quizfragen zu
beurteilen. Die von Mobiltelefonen per SMS gesendeten Antworten wurden in einem Telefonendgerät
empfangen und mittels eines Computers und einer
Datenbank ausgewertet, um festzustellen, ob der Teil
nehmer einen Preis erhält. Dann wurde an jeden Teilnehmer automatisch eine Antwort-SMS mit ggf. einer
Gewinn-Nachricht gesendet. Es sollte somit ein System geschaffen werden, mit dem die von einer großen
45 BGH, GRUR 2009, 936 Tz. 21 – Heizer; GRUR 2010, 814, Tz. 26 – Fugenglätter.
46 BGH, GRUR 2009, 746, Tz. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.
47 BGH, GRUR 2010, 407, Tz. 17 – einteilige Öse.
48 BGH, GRUR 1996, 857, III. 2 c Absatz 1 – Rauchgasklappe.
50 BPatG, Beschl. v. 12.4.2012 – 2 Ni 32/11.
15
Menge von Teilnehmern abgegebenen Antworten auf
Fragen, die über ein „audiovisuelles Medium“ gestellt
worden waren, automatisch und schnell ausgewertet
und beantwortet werden konnten. Die erforderliche
Technizität (Art. 52 Abs. 1 EPÜ) war zu bejahen, denn
die Vorrichtung dient der datenverarbeitungsmäßigen
Abarbeitung von Verfahrensschritten in miteinander
verbundenen technischen Geräten (Telefonendgerät,
Computer).51 Ein Ausschlusstatbestand, wie er durch
Art. 52 Abs. 2 Buchst. c i. V. m. Abs. 3 EPÜ für Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten oder
für Spiele, geschäftliche Tätigkeiten oder Programme
für Datenverarbeitungsanlagen vorgesehen ist, lag
ebenfalls nicht vor. Denn die unter Schutz gestellte
Lehre enthält auch Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen52: die objektive technische Aufgabe, ein
derartiges Verwaltungs- und Beantwortungssystem
zu automatisieren, wird u. a. durch die geeignete Ansteuerung eines Telefonendgeräts in Verbindung mit
einem Computer gelöst, also zumindest teilweise mit
technischen Mitteln. Eine ins Detail gehende Prüfung,
ob einzelne nichttechnische Merkmale bei der Prüfung
der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen
sind53, konnte unterbleiben, da der Patentgegenstand
jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte. Vorveröffentlichter StdT war eine Vorbenutzung
V1, zu welcher ein in Norwegen ausgestrahlter Fernsehausschnitt über die nordische Ski-Weltmeisterschaft
1999 vorgelegt wurde. Darin weist der Moderator auf
eine Quizfrage auf einer bestimmten Videotext-Seite
hin, die von den Zuschauern z. B. per SMS beantwortet
werden konnte. Durch das gemäß V1 offenbarte System zur Wettbewerbsauswertung und eine aus einer
Druckschrift bekannte allgemeine technische Gerätekonfiguration sah der Senat die beanspruchte Lehre
als nahegelegt an. Unschädlich war insoweit, dass sich
bei der Vorbenutzung V1 den vorgelegten Unterlagen
51 BGH, GRUR 2011, 610, Tz. 16 – Webseitenanzeige.
52 BGH, GRUR 2011, 610, LS a – Webseitenanzeige.
53 BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
16
nicht unmittelbar entnehmen ließ, welches technische System der norwegische Fernsehsender zum
Empfang und zur Auswertung der Lösungs-SMS einsetzte, und ob die Teilnehmer ihrerseits eine AntwortSMS erhielten. Denn einzelne offensichtliche Aspekte
des dort eingesetzten Verfahrens – wie das Vorschreiben eines Lösungsformats, das parallele Anbieten der
Einsendung von Lösungen über das Internet und die
zu erwartende Menge von Antworten – lassen den
Fachmann ganz selbstverständlich erwarten, dass ein
Computer mit Datenbank zur Auswertung eingesetzt
wird. Die einzelnen Details der Auswertung ergeben
sich daraus dann zwangsläufig.
Ein Fachmann, der sich mit der Torsionssteifigkeit von
biegsamen Wellen zur Betätigung einer Lüftungsklappe bei Kraftfahrzeugen beschäftigt, wird sich auch
auf anderen Gebieten, in denen biegsame Wellen bei
Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, nach Anregungen
zur Lösung des Stabilitätsproblems umsehen. Der bekannte Einsatz von Unter- und Übersetzungsgetriebe
an einer biegsamen Lenkeinrichtung zur Stabilisierung der biegsamen Welle beim Übertragen von Drehbewegungen legt daher auch einen entsprechenden
Einsatz der Getriebe an einer biegsamen Welle für eine
Belüftungsanlage eines Kraftfahrzeugs nahe, so der
8. Senat.54
Der 6. Senat55 befasste sich mit einem Verfahren zum
Instandsetzen von verklebten Reibbelägen aus Indu
striekeramik bei Antriebs- oder Fördereinrichtungen,
bei dem u. a. die Verfahrensschritte der Erwärmung
des Reibbelags vor dem Entfernen und dem Sandstrahlen der Antriebs- oder Fördereinrichtungen vor
dem Aufbringen eines neuen Reibbelags beansprucht
werden. Ein derartiges Verfahren beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, auch wenn es sich bei diesen
Verfahrensschritten um allgemein bekannte, einfache
handwerkliche Maßnahmen handelt, da sie in ihrer
Kombination ein Verfahren lehren, das eine Instandsetzung mit einfachen Mitteln, eine Durchführung
vor Ort sowie eine die Walzenoberfläche schonende
Belagentfernung bei gleichzeitig geringem Werkzeugverschleiß ermöglicht und das dem Fachmann weder
durch den ermittelten StdT noch durch sein Fachwissen nahegelegt ist.
Durchschnittsfachmann
Der zuständige Fachmann ist objektiv nach der technischen Aufgabe der Erfindung zu bestimmen und derjenige, dem üblicherweise die Lösung der gestellten
Aufgabe übertragen wird. Die objektiv zu bestimmende technische Aufgabe richtet sich nach dem, was die
beanspruchte Lehre gegenüber dem StdT tatsächlich
leistet, also nach der objektiven technischen Problemlösung.56 Die Bestimmung des zutreffenden Fachmanns mag deshalb vielfach mit dem in der Streitpatentschrift hervorgehobenen Gebiet der Technik
bzw. Anwendungsgebiet der Erfindung oder dem dort
angesprochenen Personenkreis sowie der subjektiv
formulierten Aufgabe übereinstimmen. Maßgeblich
sind diese Angaben in der Streitpatentschrift jedoch
nicht. Für eine Beleuchtungsvorrichtung, die nach
dem Oberbegriff aus einer Vielzahl von auf der Fläche
einer Trägerplatte befestigten Leuchtdioden besteht,
welche mit auf der Trägerplatte angebrachten Leiterbahnen elektrisch verbunden sind, und bei der die
Trägerplatte als glasklare Glasplatte ausgebildet ist,
sieht der 4. Senat57 deshalb abweichend von der Auffassung des BGH58 nicht einen Glasbautechniker, sondern einen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik
als maßgebend an. Denn das Betätigungsfeld von
Glasbautechnikern umfasst gewöhnlich lediglich die
Fertigung, Konstruktion und Gestaltung von Glas- und
Fensterbauelementen sowie die Veredelung und Bearbeitung von Glas. Die beanspruchte Lehre des Streitpatents betrifft aber eine Beleuchtungsvorrichtung
mit Leuchtdioden einschließlich ihrer Verdrahtung auf
einer Glasplatte. Der Schwerpunkt der durch die objektive Aufgabe bestimmten Tätigkeit liegt danach in
der Konstruktion einer Beleuchtungsvorrichtung, die
im konkreten Fall mit einer Glasscheibe kombiniert
werden soll. Der Fachmann zog bezüglich der Art der
in den jeweiligen Einsatzgebieten – wie bei Fensterscheiben oder Vitrinen – verwendeten Glassubstrate
bzw. Glasscheiben ggf. weitere Spezialfachleute zu
Rate, wie einen Glasbautechniker.59 Dass nach den
Angaben in der Streitpatentschrift aufgabengemäß
insbesondere die Eignung zur Beleuchtung von Schaufenstern und Vitrinen angesprochen wird, ist deshalb
für die objektiv zu bestimmende Problemlösung und
dem insoweit angesprochenen Fachmann ebenso wenig maßgeblich wie der Umstand, dass im geltenden
Patentanspruch die Ausbildung der Trägerplatte durch
eine Fensterscheibe beansprucht wird.
Richtet sich die Aufgabe einer beanspruchten Lehre
darauf, ein Fixationssystem für Knochen zu schaffen,
das eine stabile Verbindung zwischen Knochenplatte und Knochenschraube unter variabel wählbarem
Winkel gewährleistet, so liegt der Schwerpunkt im
Bereich der Verbesserung der mechanischen Fixierung der Knochenplatte durch eine Knochenschraube.
Für diese technische Fragestellung berufen ist nach
Überzeugung des 4.Senats60 ein berufserfahrener Ingenieur mit Fachhochschulabschluss, der sich mit der
Entwicklung und Fertigung von Schrauben befasst, ein
„Schraubenfachmann“. Dieser hat zudem jedenfalls
einfache medizinische Grundkenntnisse erworben
und steht bezüglich der spezifischen medizinischen
Anwendungsprobleme mit einem Chirurgen oder Orthopäden in engem Kontakt bzw. bildet mit diesen ein
Team61 oder zieht diese hinsichtlich der klinisch-medizinischen Fragestellungen zu Rate.62 Nicht maßgeblich
ist dagegen, von wem und wofür das Fixationssystem
aus Knochenplatte und Knochenschraube eingesetzt
wird. Deshalb kommt im vorliegenden Fall weder der
56 B
GH, GRUR 2010, 602, Tz. 27 ‑ Gelenkanordnung; BGH, GRUR 2010, 607, Tz. 18 – Fettsäurezusammensetzung;
BGH, GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger.
58 BGH, GRUR 2010, 41, Tz. 21 – Diodenbeleuchtung.
60 BPatG, Urt. v. 24.7.2012 – 4 Ni 21/10, Berufung eingelegt X ZR 168/12, verb. mit 4 Ni 9/11 – Fixationssystem.
61 BGH, GRUR 2012, 803, Tz. 34 – Calcipotriol-Monohydrat; GRUR, 2012, 482, Tz. 18 – Pfeffersäckchen.
62 BGH, GRUR 2012, 475, Tz. 22 – Elektronenstrahltherapiesystem.
17
sich mit der Expression von Antikörpern befassen und
spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet des Screenings
von Molekülbibliotheken besitzen65, so der 3. Senat.66
II. Ergänzende Schutzzertifikate
Chirurg noch ein Biomechaniker in Betracht, da diese
lediglich die Anforderungen bestimmen und das Fixationssystem einsetzen.63
Aus der Bedeutung von Zweckangaben (vgl. A.IV.3)
in einem Verfahrensanspruch, hier „Verfahren zum
Herstellen einer Traktionsseilscheibe zum Zusammenwirken mit einem Aufzugseilelement“, welche
die hergestellte Sache oder deren Zusammenwirken
mit weiteren Aufzugskomponenten betreffen, leitet
der 1. Senat64 ab, dass der objektiv zu bestimmende
Fachmann nicht auf das Fachgebiet des Aufzugsbaus
beschränkt ist, sondern die Patentinhaberin sich auch
das Verständnis und die Kenntnisse von Fachleuten
aus anderen technischen Gebieten entgegenhalten
lassen muss, welche vom Gegenstand des Patentanspruchs mitumfasst sind.
Bei der Beurteilung der Patentfähigkeit für ein Verfahren zur Herstellung eines Bindungsmoleküls, das für
ein bestimmtes Target-Epitop oder -Antigen spezifisch
ist, ist als Fachmann auf ein Team abzustellen, das
sich aus wissenschaftlich tätigen Molekularbiologen,
Biochemikern und Immunologen zusammensetzt, die
Der 3. Senat67 hatte sich mit der Frage zu befassen, ob
ein für den Wirkstoff Ranibizumab erteiltes ergänzendes Schutzzertifikat für nichtig zu erklären war.
Die Klägerinnen machten im Rahmen der nach Art. 15
Abs. 2 VO (EG) Nr. 429/2009 i. V. m. § 81 zulässig erhobenen Nichtigkeitsklage geltend, das ergänzende Schutzzertifikat sei entgegen den Vorschriften des Art. 3 lit. a
der VO (EG) Nr. 469/2009 erteilt worden, da der Antikörper Ranibizumab nicht durch das Grundpatent geschützt werde. Weder dessen Ansprüche noch die Beschreibung enthielten einen Hinweis auf Ranibizumab
bzw. auf das von ihm erkannte Antigen VEGF. Das
Grundpatent schütze auch kein Herstellungsverfahren für Ranibizumab, sondern betreffe ein ScreeningVerfahren, mit dem keine Neuherstellung eines Bindungsmoleküls erfolge. Vor allem aber sei zu beachten,
dass nach den jüngsten EuGH-Entscheidungen68 ein
Schutzzertifikat nur für einen Wirkstoff erteilt werden
könne, der in den Ansprüchen des Grundpatents genannt bzw. als hergestelltes Erzeugnis bezeichnet sei.
Diese Voraussetzung werde vorliegend nicht erfüllt.
Der 3. Senat machte nicht von seinem Vorlagerecht
gem. Art. 267 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 AEUV an den EuGH
Gebrauch, sondern sah die sich hier stellende Frage bereits als verbindlich beantwortet an. Danach hat der
EuGH seine frühere Rechtsprechung69 dahingehend
präzisiert, dass ein ergänzendes Schutzzertifikat für
Arzneimittel gemäß Art. 3 lit. a VO (EG) Nr. 469/2009
nur für Wirkstoffe erteilt werden kann, die in den Ansprüchen des Grundpatents genannt bzw. bezeichnet sind. Es kann daher nicht – wie von der früheren
Rechtsprechung70 – auf den Schutzbereich des Grund-
64 BPatG, Urt. v. 6.12.2011 – 1 Ni 9/10 (EP), Berufung eingelegt X ZR 65/12.
65 BGH, GRUR 2010, 123, 125, Tz. 27 – Escitalopram; BGH, GRUR 2007, 404, 406, Tz. 26 – Carvedilol II.
67 BPatG, Urt. v. 2.5.2012 – 3 Ni 28/11 (EP) = GRUR 2013, 58 – Ranibizumab; Berufung eingelegt X ZR 110/12.
68 EuGH, Urt. v. 24.11.2011 – C-322/10 = GRUR 2012, 257 m. Anm. Seitz – Medeva; Beschl. v. 25.11.2011 – C-630/10 = GRUR Int. 2012, 356
– Queensland.
69 EuGH, Urt. v. 16.09.1999 – C-392/97, Rdnr. 26 ff. = GRUR Int. 2000, 69 f. – Farmitalia.
70 BGH, GRUR 2002, 415 – Sumatriptan.
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patents abgestellt werden. Entscheidend ist, ob der
Wirkstoff und/oder seine Zusammensetzung, für die
das ergänzende Schutzzertifikat begehrt wird, in den
Ansprüchen des Grundpatents genannt bzw. bezeichnet werden. Dieses Erfordernis gilt gleichermaßen für
Präparate aus Einzelwirkstoffen und für Kombinationspräparate. Im Ergebnis war deshalb das angegriffene ergänzende Schutzzertifikat für nichtig zu erklären,
da weder der monoklonale Antikörper Ranibizumab in
den Ansprüchen des Grundpatents genannt war, noch
dessen Zusammensetzung oder Eigenschaften in den
Patentansprüchen angegeben worden war.
Der 15. Senat71 hatte über eine Beschwerde zu entscheiden, die eine Zurückweisung eines Antrags auf
Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für
Pflanzenschutzmittel für das Erzeugnis Poncho Pro
mit dem Wirkstoff Clothianidin betraf. Die Zurückweisung war u. a. damit begründet worden, das Zertifikat
könne nicht erteilt werden, denn zum Zeitpunkt der
Antragstellung sei die Gültigkeitsdauer der pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bereits abgelaufen
und diese nicht mehr „gültig“ gewesen i. S. d. Art. 3
Abs. 1 Buchst. b VO Nr. 1610/96. Angesprochen war
eine vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig erteilte (Not-)
Genehmigung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes
zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz
– PflSchG).72 Nach dieser Bestimmung, mit der Artikel 8
Abs. 4 der Richtlinie 91/414 umgesetzt wird, kann das
Inverkehrbringen oder die Einfuhr eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels bei Gefahr im Verzuge
für die Bekämpfung bestimmter Schadorganismen
für eine Dauer von höchstens 120 Tagen genehmigt
werden. Der 15. Senat sah den Erfolg der Beschwerde von der Auslegung des Art. 3 Abs. 1 VO Nr. 1610/96
und möglicherweise des Art. 7 VO Nr. 1610/96 abhängig und setzte deshalb das Verfahren gemäß Art. 267
Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 AEUV zur Einholung einer Vor-
abentscheidung des EuGH über folgende Fragen aus:
Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. b VO (EG) Nr. 1610/96 dahin
auszulegen, dass es der Erteilung eines ergänzenden
Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel nicht
entgegensteht, wenn eine gültige Genehmigung nach
Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG erteilt wurde
– und wenn ja – ist es nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b VO
(EG) Nr. 1610/96 erforderlich, dass die Genehmigung
zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats noch in
Kraft ist – und falls die erste Frage verneint wird – ist
Artikel 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1610/96 dahin auszulegen,
dass eine Anmeldung bereits vor Beginn der dort genannten Frist eingereicht werden kann?
Der 3. Senat73 legte dem EuGH zur Vorabentscheidung
dieselbe Frage vor. Auch dieses Verfahren betraf den
durch ein Grundpatent geschützten Wirkstoff „Clothianidin“ und die Frage, ob für die Anwendung des Art. 3
Abs.1 b der VO (EG) Nr. 1610/96 und die Wirksamkeit
des angegriffenen Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel auch auf eine Genehmigung nach Art. 8
Abs. 4 der Richtlinie 91/414 (Notgenehmigung) abgestellt werden kann. Das Zertifikat war entsprechend
der damaligen Amtspraxis des DPMA erteilt worden,
die Kläger hatten die Nichtigkeit des Zertifikats geltend gemacht, da weder eine Genehmigung gemäß
Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG (endgültige Genehmigung) oder Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414 (vorläufige Genehmigung) noch eine gleichwertige Genehmigung nach einer einzelstaatlichen Rechtsvorschrift
vorlag.
In einem weiteren Verfahren – das Erzeugnis Sitagliptin betreffend – hatte der 15. Senat dem EuGH bereits
im Vorabentscheidungsverfahren74 nach Art. 267 AEUV
zur Auslegung von Art. 13 Abs. 1 VO (EG) Nr. 469/2009
die Frage vorgelegt, ob ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel auch im Falle einer negativen
Laufzeit, hier drei Monate und 14 Tage, erteilt werden
71 BPatG, Beschl. v. 12.12.2011 – 15 W (pat) 24/06 – Clothianidin.
72 Zur vorläufigen Genehmigung nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414, § 15c PflSchG und Vorlageentscheidung des
BPatG v. 29.4.2009, BPatGE 51, 238 = GRUR 2010, 132 – Iodosulfuron, mit Anmerkung von v. Renesse/Schwenk;
EuGH, Urt. v. 11.11.2010 – C-229/09; Engels/Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2009, GRUR 2010, 465, 470.
73 BPatG, Beschl. v. 18.9.2012 – 3 Ni 60/06 – Clothianidin II = GRUR Int. 2013, 35.
74 B
PatG, BlPMZ 2010, 166 LS = Mitt 2010, 195 LS – Sitagliptin;
vgl. Engels/Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2010, Teil II, GRUR 2011, 561, 569.
19
kann. Hintergrund der gewünschten Klärung war die
Frage, ob die in Art. 36 VO Nr. 1901/2006 (Kinderarzneimittel-Verordnung) vorgesehene Frist für die Verlängerung für pädiatrische Zwecke um sechs Monate nur für Arzneimittel in Betracht kommt, die durch
ein ergänzendes Schutzzertifikat nach der VO (EG)
Nr. 469/2009 geschützt sind. Nachdem der EuGH75
diese Frage dahingehend beantwortet hat, dass hier
ein Zertifikat auch bei negativer Laufzeit zu erteilen
ist, konnte der 15. Senat76 nun in der Sache entscheiden
und erteilte das Zertifikat unter gleichzeitiger Bestimmung des Fristbeginns für die Laufzeit der sechsmonatigen Verlängerung für pädiatrische Zwecke nach
der VO Nr. 1901/2009.
Auch in einem weiteren Verfahren holte der 15. Senat77
eine Vorabentscheidung des EuGH nach Art. 267 AEUV
ein und legte zur Auslegung die Fragen vor, ob unter
die Begriffe „Erzeugnis“ in Art. 3 Abs. 1, Art. 1 Nr. 8 und
„Wirkstoff“ in Art. 1 Nr. 3 VO (EG) Nr. 1610/96 auch ein
„Safener“ falle. Die Beschwerdeführerin begehrte die
Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für
Pflanzenschutzmittel für das Erzeugnis „Isoxadifen
und dessen Salze und Ester“. Das DPMA hatte den Zertifikats-Antrag u. a. mit der Begründung zurückgewiesen, der Antrag richte sich lediglich auf einen Wirkstoff,
genehmigt sei aber eine Wirkstoffkombination, hier die
chemischen Verbindungen Foramsulfuron, Isoxadifen
(Safener) und Iodosulfuron. Als nicht geklärt sah der
Senat die im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht
vertiefte Frage an, ob für einen Safener überhaupt ein
Zertifikat erteilt werden kann, weil es sich dabei möglicherweise nicht um ein Erzeugnis bzw. um einen Wirkstoff im Sinne der VO Nr. 1610/96 handelt. Ein Safener
ist eine Substanz, die einem Pflanzenschutzmittel beigefügt wird, um dessen phytotoxische Wirkung auf
bestimmte Pflanzen zu unterdrücken oder zu verringern. Sie wird auch als Antidot (Gegengift) bezeichnet
und ermöglicht es dem Anwender, eine biochemische
Selektivität künstlich herbeizuführen. In vielen Fällen
wird also erst die Kombination mit einem Safener die
erfolgversprechende Anwendung eines Herbizids ermöglichen. Es stellte sich deshalb dem Senat die Frage, ob diese eher mittelbare Wirkung im Rahmen der
Bekämpfung unerwünschter Pflanzen oder Pflanzenschädlinge ausreicht, um die Wirkstoffeigenschaft eines Safeners im Sinne der Verordnung Nr. 1610/96 zu
bejahen. Der Senat neigte zu einer Zurückweisung des
Antrags, sah aber insbesondere auch aufgrund der unterschiedlichen Erteilungspraxis in anderen Mitgliedstaaten der EU oder des EWR die Gefahr abweichender
Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union
und damit die Notwendigkeit der Durchführung des
Vorabentscheidungsverfahrens.
III. Verfahren vor dem DPMA
1. Anmeldetag
Für den Anmeldetag ist nach § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der
Zeitpunkt maßgeblich, an dem die Anmeldeunterlagen beim DPMA eingegangen sind und nicht der Zeitpunkt, an dem sie vom Anmelder abgesandt wurden.
In einem Fall des 9. Senats78 wies das Faxgerät des
DPMA einen Eingangszeitpunkt nach Mitternacht aus,
während die Anmelderin angab, den OK-Status über
die vollständige Übertragung der übersandten Seiten
vom Faxgerät des DPMA vor Mitternacht erhalten zu
haben. Der Senat führt unter Hinweis auf die Rspr. des
10. Senats79 aus, dass die Anmelderin die Darlegungsund Beweislast für den rechtzeitigen Zugang trifft,
wofür jedoch allein die Vorlage des Absenderprotokolls
nicht ausreicht.80 Dieses erbringt nach § 416 ZPO – anders als öffentliche Urkunden nach § 418 ZPO – keinen
Beweis für die darin enthaltenen Tatsachen. Allerdings
ist der Gegenbeweis zulässig, wobei das Gericht zur
Aufklärung beizutragen hat.81 Im Rahmen seiner Auf-
75 EuGH, GRUR Int 2012, 146.
77 BPatG, Beschl. v. 6.12.2012 – 15 W (pat) 14/07 – Safener Isoxadifen.
80 Zöller/Stöber/Greger, ZPO, 29. Aufl. (2012), vor § 230 Rdnr. 2 m. w. N.
81 BGH, NJW 2007, 3069; vgl. Zöller/Stöber/Greger, ZPO, 29. Aufl. (2012), vor § 230 Rdnr. 2 m. w. N.
20
klärungspflicht hatte der Senat Erkundigungen beim
DPMA eingeholt, wobei sich ergab, dass an dem fraglichen Tag keine Störungen der Faxanlage festzustellen
waren. Den danach erforderlichen Gegenbeweis zur
Entkräftung des durch den Eingangsvermerk des Faxservers beurkundeten späteren Eingangs trat die Anmelderin im Gegensatz zu einem nahezu identischen
Fall des 7. Senats82 nicht an.
Der 10. Senat83 hatte sich im Rahmen einer Beschwerde
mit der rechtswirksamen Begründung eines Anmeldetags zu befassen. Die Prüfungsstelle des DPMA hatte
dies verneint und festgestellt, dass der Anmeldung
keine Unterlagen beigefügt waren, die dem Anschein
nach als Beschreibung angesehen werden könnten.
Der 10. Senat hob den angefochtenen Beschluss auf
und führte aus, dass eine formelle Beschreibung in
der durch § 34 Abs. 6 i. V. m. § 10 PatV vorgeschriebenen
Form für die Anerkennung eines Anmeldetags nicht
erforderlich ist. Ausreichend ist für eine Beschreibung
i. S. d. § 35 Abs. 2 Satz 1 auch eine sehr knappe Darstellung; hier äußerst knappe, teilweise nicht oder nur
schwer lesbare Ausführungen auf einem Beiblatt, das
zusätzlich mit nicht erläuterten Abkürzungen versehen war. Schon der Gesetzestext „Anschein einer Beschreibung“ verbietet eine andere rechtliche Betrachtungsweise, so der 10. Senat.84
In einem weiteren Fall des 10. Senats85 begehrte die
Anmelderin mit der Beschwerde die Aufhebung eines Zwischenbescheids der Prüfungsstelle. Diese hatte festgestellt, dass die Anmeldung nach § 35 Abs. 2
Satz 2 als nicht erfolgt gilt, weil für darin enthaltene
fremdsprachige Begriffe in den Figuren nicht fristgerecht innerhalb der Frist nach § 35 Abs. 1 Satz 1 von
drei Monaten eine Übersetzung eingereicht worden
war. Das Übersetzungserfordernis betreffe alle Teile
der Anmeldungsunterlagen, die zur Offenbarung der
Erfindung dienen könnten, daher auch die Zeichnun-
gen. Der 10. Senat hob den angefochtenen Beschluss
auf und stellte fest, dass diese Annahme nicht zutrifft,
wenn die Mindesterfordernisse für die Zuerkennung
des Anmeldetags von vornherein durch die deutschsprachigen Teile der Unterlagen erfüllt worden sind.
Denn § 35 Abs. 2 Satz 2 ist in Zusammenhang mit
§ 35 Abs. 2 Satz 1 zu lesen.86 Dies bedeutet allerdings
nicht, dass ein Anmelder von der Vorlage einer deutschen Übersetzung für die fremdsprachigen Teile der
Anmeldung befreit wäre: Denn die Pflicht, die gemäß
§ 34 Abs. 3 erforderlichen (und auch sonstigen) Anmeldungsunterlagen in deutscher Sprache einzureichen,
folgt unmittelbar aus § 126, wonach die Verfahrenssprache beim DPMA deutsch ist.87 Die Prüfungsstelle
kann daher in jeder Lage des Anmeldeverfahrens auf
die Notwendigkeit einer Übersetzung hinweisen und
nach Ablauf der genannten dreimonatigen Nachreichungsfrist des § 35 Abs. 1 Satz 1 das Vorhandensein
von fremdsprachigen Teilen in den Unterlagen als einen Mangel der Anmeldung beanstanden und im Falle
des fruchtlosen Ablaufs einer gesetzten Frist die Anmeldung zurückweisen.
2. Priorität
Eine Priorität kann für einen Anspruch – hier in einer
europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ –
nur in Anspruch genommen werden, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar
und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes
entnehmen kann; es muss sich um dieselbe Erfindung
handeln. Für die Beurteilung einer identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung.88
Danach ist in einem Dokument nicht als offenbart
anzusehen eine weitergehende Erkenntnis, zu welcher
der Fachmann erst aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann.89 Ist bei einem die Funkkommunika-
82 Siehe BPatG Jahresbericht 2011: BPatG, Beschl. v. 8.12.2012 – 7 W (pat) 35/10.
84 Unter Hinweis auf BPatG, Beschl. v. 15.11.2007 – 10 W (pat) 19/07.
85 BPatG, Beschl. v. 4.4.2012 – 10 W (pat) 46/08 = Mitt. 2012, 272 – Virtuelle Arbeitspunktbestimmung.
86 Im Anschluss an BGH, GRUR 2012, 91 – Polierendpunktbestimmung.
87 BPatG, Beschl. v. 22.7.2010 – 10 W (pat) 10/08, BPatGE 52, 73, 76, Abschnitt II. 1. – Umschalter = GRUR 2011, 360, 361.
88 BGH, GRUR 2004, 133 – Elektronische Funktionseinheit.
89 BGH, GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument.
21
tion betreffenden Patent im Prioritätsdokument bzgl.
der Ausgestaltung des Kommunikationskanals ausgeführt, dass es sich um einen FrequenzaufteilungsDuplex-Kommunikationskanal handelt und werden
dort über die Steuerkanäle explizit Leistungssteuerungs- und Bitrateninformation übertragen, während
in dem erteilten Patentanspruch ganz allgemein ein
Kommunikationskanal ohne Beschränkung auf ein
Frequenzaufteilungs-Duplex-Verfahren beansprucht
wird und über die Steuerkanäle allgemeine Steuerinformationen übertragen werden, so liegt eine unzulässige Verallgemeinerung vor mit der Folge, dass die
Priorität nicht in Anspruch genommen werden kann,
so der 5. Senat.90
In einem weiteren Verfahren des 5. Senats91 war die
für eine wirksame Prioritätsbeanspruchung erforderliche Anmelderidentität umstritten. Die Klägerin hatte geltend gemacht, dass der Anmelder des Streitpatents nicht derjenige sei, der die Prioritätsanmeldung
eingereicht habe. Die Beklagte als Muttergesellschaft
und Inhaberin des Streitpatents hatte hierzu erklärt,
dass die deutsche Erstanmeldung von ihrer deutschen
Tochtergesellschaft eingereicht worden war und alle
Schutzrechte der konzernverbundenen Unternehmen
ihr grundsätzlich als Muttergesellschaft zustünden.
Da es der Beklagten nach französischem Recht aber
verwehrt gewesen sei, selbst eine Erstanmeldung in
Deutschland zu tätigen, habe die deutsche Tochtergesellschaft die Prioritätsanmeldung vorgenommen.
Die Übertragung des Prioritätsrechts habe im Übrigen – wie die vorgelegten schriftlichen Unterlagen
belegten – vor Abgabe der Prioritätserklärung und
damit auch rechtzeitig stattgefunden. Der Senat sah
hinsichtlich der zu prüfenden Voraussetzungen des
Art. 87 Abs. 1 EPÜ den Nachweis, dass die Beklagte Inhaberin der prioritätsbegründend für das Streitpatent
in Anspruch genommenen deutschen Anmeldung geworden ist bzw. ihr das Prioritätsrecht übertragen
worden ist, in tatsächlicher Hinsicht als nicht gelungen und wies darauf hin, dass unbeschadet der nur
förmlichen Eingangsprüfung nach Art. 90 Abs. 3 EPÜ
im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren
eine Überprüfung mit dem Ziel zu erfolgen hat, ob die
materiellen Voraussetzungen der Inanspruchnahme
zum maßgeblichen Zeitpunkt vorgelegen haben und
dem Schutzrecht der beanspruchte Zeitrang vor dem
Anmeldetag auch tatsächlich zusteht.92
Auch der 4. Senat93 hatte für die Frage des maßgeblichen Stands der Technik (StdT) eines wegen fehlender
Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren angegriffenen
EP-Patents zu klären, ob im Streitpatent eine wirksame
Priorität nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen
war oder die Prioritätsschrift zum StdT zählte. Der Senat
führte aus, dass zwar nicht bei jeder äußerlichen Inkongruenz von Text oder Zeichnung eine Identität entfällt,
insbesondere bei nur sprachlichen oder zeichnerischen
Unvollkommenheiten.94 Auch ist nach den Prinzipien
der Neuheitsprüfung über das explizit Beschriebene
hinaus das als offenbart anzusehen, was aus der Sicht
des Fachmanns für die Ausführung der unter Schutz
gestellten Lehre selbstverständlich ist und von diesem
mitgelesen wird und daher keiner besonderen Offenbarung bedarf. Dennoch verneinte der Senat vorliegend
90 B
PatG, Urt. v. 23.5.2012 – 5 Ni 22/10, Berufung eingelegt X ZR 107/12; siehe auch Urt. v. 24.1.2012 – 3 Ni 5/10,
Berufung eingelegt X ZR 56/12.
91 BPatG, Urt. v. 15.2.2012 – 5 Ni 59/10 (EP), Berufung eingelegt X ZR 49/12.
92 Vgl. für das Erteilungsverfahren BPatG, Beschl. v. 28.10.2010 – 11 W (pat) 14/09, BPatGE 52, 207, 212 f. – Unterbekleidungsteil.
93 BPatG, Urt. v. 22.5.2012 – 4 Ni 69/09 (EU).
94 BGH, GRUR 2008, 597, Tz. 17 – Betonstraßenfertiger.
22
eine Identität, da die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen erlaubt. Ein beanspruchtes Massagegerät war
u. a. dadurch gekennzeichnet, dass die parallel zur Achse
um einen Winkel mittels eines Antriebs drehbare Wirk
oberfläche im Querschnitt senkrecht zur Achse in verschiedene Richtungen unterschiedliche Radien und
einen achsnahen und einen achsfernen Bereich aufweist. Demgegenüber war in der Voranmeldung als
Erfindungsgegenstand bezeichnet und beschrieben
ein „Archimedes‘scher Spiralexzenter auf einem Antrieb für die Matrix-Rhythmus-Therapie“, so dass der
Senat Zweifel äußerte, ob im Hinblick auf die fehlende Beschreibung eines Antriebs eine Identität vorlag.
Der Senat konnte diese Frage offenlassen, da in der
Voranmeldung jedenfalls nicht offenbart war, wo die
Drehachse für die oszillierende Drehbewegung des
Spiralexzenters genau liegt. Deshalb kann der Fachmann
dieser auch nicht entnehmen, dass – wie beansprucht –
die Wirkoberfläche im Querschnitt einen achsnahen
und einen achsfernen Bereich aufweist.
3. Ausscheidung
Der 17. Senat hatte über eine Beschwerde gegen die
Zurückweisung einer Anmeldung zu entscheiden, die
nach Ausscheidung als Stammanmeldung weiterverfolgt worden war. Nach Auffassung des Senats war
diese jedoch nach § 38 unzulässig erweitert, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Merkmalsgruppe enthielt, die in einer wirksamen Ausscheidungserklärung abgetrennt worden war.95 Die wirksame
Ausscheidung führt nämlich zur Trennung der bisherigen Anmeldung in zwei unabhängige Anmeldungen,
die Stammanmeldung und die Ausscheidungsanmeldung, wobei die ausgeschiedenen Gegenstände nicht
mehr Bestandteil der Stammanmeldung sind. Dies gilt
auch dann, wenn die Erläuterung des ausgeschiedenen Teils in der Beschreibung der Stammanmeldung
verblieben ist.96
4. Fassung der Unterlagen
Eine vom Anmelder unklar formulierte Aufgabenstellung ist kein gesetzlicher Zurückweisungsgrund für
eine Patentanmeldung. Nach der BGH-Entscheidung97
„Anbieten interaktiver Hilfe“ ist das technische Problem, welches durch eine Erfindung gelöst wird, objektiv
danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich
leistet. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe ist
demgegenüber als solche nicht maßgeblich, sondern
lediglich ein Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems. Wenn aber die in der Anmeldung genannte Aufgabe nicht maßgeblich ist, so der
17. Senat98, fehlt jede Grundlage, die Anmeldung wegen
nicht hinreichend klarer Angabe derselben zurückzuweisen. Vielmehr obliegt es grundsätzlich der Prüfungsstelle, das „objektive technische Problem“ zu ermitteln.
Der 10. Senat99 hatte über eine Anmelderbeschwerde
zu entscheiden, bei der die Prüfungsstelle als „redaktionelle Änderungen“ bezeichnete Umformulierungen
und Ergänzungen vorgenommen hatte, u. a. in Patent
anspruch 8 den Rückbezug eingefügt hatte „gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 7“. Die Beschwerde hatte Erfolg und führte unter Aufhebung des angefochtenen
Beschlusses zur Zurückverweisung des Verfahrens.
Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden,
wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen,
die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder
offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus.100 Die im
Erteilungsbeschluss vorgenommene Einfügung der
Rückbeziehung stellt nicht nur eine bloß redaktionelle Änderung, sondern eine von der beantragten Fassung des Patentanspruchs abweichende inhaltliche
Beschränkung des beanspruchten Patentgegenstands
dar. Der Senat ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 an.
96 Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 34 Rdnr. 117.
97 BGH, GRUR 2005, 141 – Anbieten interaktiver Hilfe.
100 Vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl., Rdnr. 6; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 48 Rdnr. 17, vor § 34 Rdnr. 52;
Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 49 Rdnr. 2; BPatGE 25, 141, 143.
23
5. Wiedereinsetzung
Nach § 123 Abs. 2 Satz 1 muss der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall
des Hindernisses schriftlich beantragt werden. Der
17. Senat101 hatte zu entscheiden, auf welchen Zeitpunkt bei einer durch einen Inlandsvertreter vertretenen Anmelderin für den Wegfall des Hindernisses bei
Zurückweisung der Anmeldung auszugehen ist. Die
Anmelderin war auf diese erst im Zusammenhang mit
dem Versuch, die Jahresgebühren zu zahlen, aufmerksam geworden und hatte daraufhin innerhalb von
zwei Monaten den Wiedereinsetzungsantrag gestellt.
Zur Begründung hatte sie darauf verwiesen, dass der
beauftragte Inlandsvertreter in der irrigen Annahme
entsprechender Weisungen die amerikanische Anmelderin bzw. deren amerikanische Vertreter nicht über
die ihm zugestellte Zurückweisung der Anmeldung
unterrichtet hatte. Der Senat wies die Beschwerde zurück. Er ging davon aus, dass ein Zurückweisungsbeschluss die Rechtsstellung einer Anmelderin in einem
solchen Ausmaß berührt, dass sie davon – auch bei
gegensätzlicher Weisung – zu unterrichten ist. Für den
Wegfall des Hindernisses und Fristbeginn war deshalb
auf den Zeitpunkt der Kenntnis des Inlandsvertreters
und nicht erst auf die erst sechs Monate später eingetretene Kenntnis der Anmelderin abzustellen. Der eingereichte Wiedereinsetzungsantrag war daher nicht
rechtzeitig nach Wegfall des Hindernisses gestellt
worden und unzulässig.
Auch die unterlassene Weiterleitung der Gebührenmitteilung des DPMA durch den auswärtigen anwaltlichen Vertreter stellt eine Sorgfaltspflichtverletzung
dar, die sich die Antragstellerin über § 85 Abs. 2 ZPO
entgegenhalten lassen muss, so der 10. Senat.102 Es mag
zwar sein, dass professionelle, qualifizierte Inlandsvertreter im Vereinigten Königreich rechtlich nicht dazu
verpflichtet sind, einem Patentinhaber oder seinem
Vertreter irgendwelche Informationen in Bezug auf
die Zahlung von Patentjahresgebühren zukommen
zu lassen, wenn die Überwachung und Zahlung dieser Gebühren vom Mandatsvertrag ausgenommen
wurde. Dies entspricht aber nicht der Rechtslage nach
dem deutschen Recht, die nach der hier einschlägigen
Rechtsanwendungsregel der „lex fori“ zu berücksichtigen ist.
Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 müssen die die Wiedereinsetzung rechtfertigenden Tatsachen glaubhaft gemacht
werden. Dies verneinte der 10. Senat103 in einem Fall,
in dem der Beschwerdeführer sich darauf berufen
hatte, der Antrag auf Wiedereinsetzung in die verfristete Verlängerungsgebühr sei zu Unrecht im Hinblick
auf seine behauptete Erkrankung zurückgewiesen
worden. Im Falle einer Fristversäumung kann infolge
einer unvorhersehbaren, schweren Erkrankung ein
Verschulden verneint werden, wenn es sich um eine
Erkrankung handelt, deren Schwere und Auftreten es
dem Säumigen unmöglich oder zumindest unzumutbar gemacht hat, eine andere Person mit der Vornahme der zur Fristwahrung notwendigen Handlungen
zu beauftragen.104 Wer sich jedoch auf eine Krankheit
solcher Qualität beruft, genügt den Anforderungen
an eine Glaubhaftmachung nur dann, wenn er zur Erkrankung, insbesondere zu deren Schwere und Verlauf,
außer einer eidesstattlichen Versicherung zusätzlich
einen geeigneten Beleg (z. B. ein ärztliches Attest) vorlegt.105
In einem weiteren Fall des 10. Senats106 war mangels
rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr gemäß
§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG i. V. m. § 73 Abs. 2 Satz 1 durch
Beschluss der Rechtspflegerin des BPatG festgestellt
worden, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt.
Der Erinnerungsführer, der keinen Antrag auf Verfah-
101 BPatG, Beschl. v. 6.9.2012 – 17 W (pat) 26/11, siehe auch Beschl. v. 11.7.2012 – 20 W (pat) 29/11.
104 BGH, NJW 2008, 3571, 3502.
105 BGH, NJW-RR 2004, 1500 ff.
24
renskostenhilfe gestellt hatte, machte geltend, dass
ihm die Zahlungsfrist nicht bekannt gewesen sei und
er stark wirksame psychoaktive Medikamente einnehmen müsse. Fristversäumnisse und Formfehler seien
daher krankheitsbedingt. Der Senat unterstellte, dass
ein Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß § 123 Abs. 1
in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gestellt worden war. Dieser war jedenfalls
unbegründet. Eine Krankheit kann zwar unter bestimmten Voraussetzungen eine Fristversäumung als
unverschuldet erscheinen lassen, doch reicht hierfür
der pauschale Verweis auf eine Medikamenteneinnahme nicht aus, zumal der Anmelder in der Lage
war, fristgerecht Beschwerde und Erinnerung einzulegen. Ebenso wenig stellt Unkenntnis einen Wiedereinsetzungsgrund dar107, da grundsätzlich die Pflicht
besteht, sich über die Erfordernisse zur Fristwahrung
zu informieren; zudem war der Anmelder hier in der
Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Beschlusses ausdrücklich auf die erforderliche Zahlung der Beschwerdegebühr und ihre Frist hingewiesen worden.
Einmal eingetragene Rechtsmittelfristen dürfen
grundsätzlich nicht gelöscht werden, bevor sie erledigt
sind. Der Anwalt muss daher organisatorische Vorkehrungen gegen eigenmächtige nachträgliche Änderungen solcher Einträge durch das Büropersonal treffen108,
ansonsten trifft ihn ein Organisationsverschulden.
Dies gilt entsprechend, wenn die gegenüber dem Patentamt zu beachtende Frist zur Einreichung einer
Übersetzung und Zahlung einer Gebühr zum Zwecke
der Validierung eines europäischen Patents vom Büropersonal gelöscht wird, so der 10. Senat.109 Zu den nicht
delegierbaren Sorgfaltspflichten eines Anwalts gehört
es, die Arbeitsabläufe so zu regeln, dass Fristversäumnisse bei Beachtung der vorhandenen Weisungen normalerweise nicht vorkommen können.110 Besondere
Vorsichtsmaßnahmen sind dort geboten, wo Vorgän-
ge besonders fehlerträchtig bzw. wo etwaige Fehler
besonders folgenreich sind. Anders als in Fällen nur
eingeschränkter Überprüfungspflicht111 sind hier Fälle
betroffen, in denen besondere Anhaltspunkte für eine
Überprüfung gerade vorliegen, die auch auf Grund ihres Ausnahmecharakters den Anwalt nicht unverhältnismäßig belasten.
Die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags – hier
zur Zahlung der Anmeldegebühr – ist nicht wegen
Ablaufs der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 ausgeschlossen, wenn die Fristüberschreitung vor allem auf
in der Sphäre des Patentamts liegende Umstände zurückzuführen ist. Zum einen hat es die Prüfungsstelle
versäumt, die Anmelderin davon zu unterrichten, dass
der ursprüngliche Anmeldetag nun doch zuerkannt
werde. Zum anderen wurde die Anmelderin erst etwa
zwanzig Monate nach Ablauf der Frist zur Zahlung der
Anmeldegebühr über die Fristversäumnis und deren
Rechtsfolge unterrichtet. Auch zur entsprechenden
Jahresausschlussfrist gemäß § 234 Abs. 3 ZPO ist anerkannt, dass diese Frist in bestimmten Ausnahmefällen
aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes
und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht anzuwenden ist, insbesondere wenn die Ursache ihrer
Überschreitung nicht in der Sphäre der Partei liegt,
sondern allein dem Gericht zuzurechnen ist112, so der
10. Senat.113
6. Weiterbehandlung
Das Patentamt hatte einen Antrag auf Weiterbehandlung zurückgewiesen, den die Anmelderin innerhalb
der Frist des § 123a Abs. 2 Satz 1 gestellt hatte. Die Anmelderin hatte lediglich beantragt, die Frist zur Erwiderung auf den Prüfbescheid zu verlängern, nicht aber
sachlich auf den Prüfbescheid erwidert, was gemäß
§ 123a Abs. 2 Satz 2 erforderlich gewesen wäre. Der
107 Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 123 Rdnr. 136.
108 BGH, VersR 1991, 1309.
109 BPatG, Beschl. v. 17.9.2012 – 10 W (pat) 22/09 – Bergbaumaschine, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt X ZB 17/12.
110 Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 123 Rdnr. 100.
111 BPatG, GRUR 2009, 93 – Dreidimensionale Daten.
112 Zu Einzelheiten siehe BGH, Beschl. v. 30.82010 – XZR 193/03, Abschnitt II 3d; BPatG, Beschl. v. 26.2.2009,
BPatGE 51, 197, 202 – Überwachungsvorrichtung; LS in BlPMZ 2009, 407.
113 BPatG, Beschl. v. 10.2.2012 – 10 W (pat) 38/08; ferner BPatG, Beschl. v. 8.11.2012 – 10 W (pat) 32/10.
25
7. Verfahrensfehler, Rückzahlung
der Beschwerdegebühr
10. Senat114 wies deshalb die Beschwerde als unbegründet zurück und führte aus, dass zur Klärung, was in
§ 123a unter der nachzuholenden Handlung und dem
nicht definierten Begriff „versäumte Handlung“ zu
verstehen ist, auf die Rechtsprechung zur Auslegung
dieses Begriffs im Rahmen des Wiedereinsetzungsverfahrens zurückzugreifen ist.115 Danach ist unter der
nachzuholenden Handlung ausschließlich diejenige
Handlung zu verstehen, die innerhalb der gesetzlichen
Frist hätte vorgenommen werden sollen. Ein bloßes
Fristgesuch genügt nicht, da dieses kein Äquivalent
der versäumten Handlung darstellt.116 Der Umstand,
dass die Wiedereinsetzung nach § 123 nur bei Fristen
möglich ist, deren Versäumung nach den gesetzlichen
Vorschriften unmittelbar zu einem Rechtsnachteil
führt, während § 123a den Fall der Zurückweisung einer Anmeldung nach Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist regelt, gebietet es nicht, im Falle
eines Antrags auf Weiterbehandlung ein anderes Verständnis der Nachholung der versäumten Handlung
als bei der Wiedereinsetzung zugrunde zu legen. Der
Senat ließ die Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 zu.
Anhörung, rechtliches Gehör
Zum Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 103
Abs. 1 GG, der in den § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 2
Satz 2 für das Patenterteilungsverfahren seinen Niederschlag gefunden hat, gehört auch das sog. Verbot
von Überraschungsentscheidungen; so wenn ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde eine Entscheidung trifft, die von dem abweicht, was die Beteiligten
bei vernünftiger Betrachtung des bisherigen Verfahrens erwarten dürfen.117 Dieser Grundsatz ist daher
verletzt, wenn eine Patentabteilung in einer Anhörung
auf die ausdrücklich gestellte Frage der Vertreter der
Patentinhaberin, ob sie die von ihr vorbereiteten Hilfsanträge stellen sollen, schweigt und nach Schließung
der Anhörung das Patent widerruft. Die Patentabteilung hat durch ihr Schweigen für die Beteiligten unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es solcher Hilfsanträge zur beschränkten Verteidigung des
angegriffenen Patents nicht bedarf und das Streitpatent entsprechend dem bereits gestellten Antrag aufrecht erhalten wird, so der 7. Senat.118 Davon, dass eine
solche Frage tatsächlich in der Anhörung gestellt wurde, war der Senat auch ohne weitere Beweiserhebung
bereits deshalb überzeugt, weil die Patentabteilung
dies in weiteren Bescheiden zu einer beantragten Protokoll- und Tatbestandsberichtigung nicht in Abrede
gestellt hatte. Die Beschwerdegebühr wurde wegen
der verfahrensfehlerhaften Anhörung zurückgezahlt.
Der 19. Senat119 weist darauf hin, dass eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren als sachdienlich
anzusehen ist und nur ausnahmsweise abgelehnt
werden kann, etwa in einfach gelagerten – aussichtslosen – Fällen oder solchen, in denen die Anmelderin
überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine als notwen-
114 BPatG, Beschl. v. 16.10.2012 – 10 W (pat) 22/10 – Weiterbehandlung II, Rechtsbeschwerde zugelassen.
115 Hierzu BPatG, Beschl. v. 17. 1.2008 – 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93; Beschl. v. 21.4.2008 – 10 W (pat) 45/06.
116 B
GH, Beschl. v. 20.9.2006 – IV ZB 16/06, VersR 2006, 1706; Beschl. v. 7.6.1999 – II ZB 25/98, NJW 1999, 3051 m. w. N.; Zöller/Greger, ZPO,
29. Aufl., § 236 Rdnr. 8a; Benkard/Schäfers, 10. Aufl. (2006), § 123 Rdnr. 58.
117 Vgl. BVerfGE 84, 188, 190; 86, 133, 144f.; 96, 189, 204; 108, 341ff.
118 BPatG, Beschl. v. 3.2.2012 – 7 W (pat) 66/09 = GRUR 2013, 101 – Führen eines Leiterpfades für eine Schiebetür.
26
dig erachtete Anpassung der Patentansprüche vorzunehmen. Ein solcher Ausnahmefall ist nach nur einem
Prüfungsbescheid und einer daraufhin erfolgten Erwiderung der Anmelderin mit der Einreichung geänderter Patentansprüche ersichtlich nicht gegeben. Für die
Sachdienlichkeit einer Anhörung ist es ferner nicht erforderlich, dass die Anmelderin substantiierte Punkte
nennt, die in einer Anhörung zu erörtern wären, da es
keine Begründungspflicht für einen Antrag auf Anhörung gibt.
Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs reicht es nach
Ansicht des 19. Senats120 nicht aus, wenn der Anmelderin zur Begründung einer unzulässigen Erweiterung
des Anmeldegegenstands lediglich mitgeteilt wird,
dass das Ersetzen des Begriffs „Echtzeittakt“ durch den
Begriff „Echtzeituhr“ nicht möglich sei. Da die Anmelderin dieser Auffassung in ihrer Eingabe ausdrücklich
widersprochen hat, hätten ihr vor der Zurückweisung
der Anmeldung die Ablehnungsgründe in einer von ihr
beantragten Anhörung mitgeteilt und erörtert werden müssen.
In einem Fall des 23. Senats121 wies die Prüfungsstelle
des DPMA eine Anmeldung zurück und erachtete eine
beantragte Anhörung als nicht sachdienlich, nachdem
die Anmelderin dem Erstbescheid unter Aufrechterhaltung der ursprünglichen Ansprüche widersprochen
hatte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb erfolglos. Der Senat ordnete nicht – wie beantragt – die
Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die Beschwerdeführerin die Anmeldung auch vor dem Patentgericht mit mehreren Anträgen weiterverfolgte,
deren Lehre nicht patentfähig war. Damit war zu erwarten, dass eine Anhörung zu keinem anderen Ergebnis geführt hätte, so dass die Ursächlichkeit der unterbliebenen Anhörung für die Erhebung der Beschwerde
zu verneinen war.
Der 8. Senat122 hat Bedenken gegen die von verschiedenen Beschwerdesenaten des BPatG vertretene Auffassung geäußert, dass in jedem Verfahren in der Regel
eine einmalige Anhörung sachdienlich ist.123 Damit
werde das aus dem Grundsatz der Schriftlichkeit des
Patenterteilungsverfahrens folgende Regel-Ausnahme-Verhältnis in Frage gestellt.124 Diese grundsätzliche
Frage konnte im vorliegenden Fall jedoch dahinstehen,
da bereits in zwei Prüfungsbescheiden zum Anmeldegegenstand Stellung genommen wurde und die Ansprüche bei einem überschaubaren technischen Sachverhalt unverändert geblieben sind.
In einem Fall des 11. Senats125 war die Prüfungsstelle
in einem Prüfungsbescheid detailliert auf das Prüfungsergebnis der Patentfähigkeit von 34 Patentansprüchen, davon 12 nebengeordnete Patentansprüche,
eingegangen und hatte zahlreiche Unklarheiten und
Mängel in 155 Beschreibungsseiten aufgeführt, u. a.
auch, dass die Anmeldung mehrere Gruppen von Erfindungen umfasste und deshalb das Gebot der Einheitlichkeit einer Erfindung gemäß § 34 Abs. 5 nicht
erfüllt war. Wenn dann die Anmelderin in einer sehr
kurzen Stellungnahme mit keinem Wort auf die Beanstandungen der fehlenden Einheitlichkeit eingeht, das
Schicksal der Patentansprüche offen lässt und auch
keine Hilfsanträge in Betracht zieht, ist ihr Verhalten
mit ihrer Verfahrensförderungspflicht nicht zu vereinbaren. Eine beantragte Anhörung lässt dann nur eine
nicht vertretbare Verfahrensverzögerung erwarten
und ist nicht sachdienlich.
Begründungspflicht
Die geltenden Prüfungsrichtlinien des DPMA sehen vor, dass im Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung, deren Priorität in einer anhängigen europäischen Anmeldung mit Benennung der BRD in
Anspruch genommen wird, eine Frist zur Erwiderung
123 Vgl. BPatGE 15, 149; 18, 30; 49, 112 = Mitt 2005, 554.
124 Vgl. zum Grundsatz der Schriftlichkeit im Patenterteilungsverfahren: BPatGE 20, 144;
BPatG, GRUR 1983, 505, 506 – fernmündliche Beschreibungsänderung; BPatG, Beschl. v. 17.05.2004 – 10 W (pat) 46/02;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), vor § 34, Rdnr. 59; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), vor § 34, Rdnr. 20;
Mes, PatG, 3. Aufl. (2011), Einl. vor § 34 PatG, Rdnr. 13 ff.; Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einleitung, Rdnr. 248.
27
auf einen Bescheid von bis zu 12 Monaten – ggf. auch
wiederholt – gewährt werden kann. Sie räumen damit der Prüfungsstelle bei der Entscheidung über eine
Verlängerung der Erwiderungsfrist grundsätzlich ein
Ermessen ein. In einem Fall des 21. Senats126 hatte die
Prüfungsstelle die beantragte Fristverlängerung abgelehnt unter Verweis auf eine alte, nicht mehr gültige Prüfungsrichtlinie, wonach die Frist u. a. nicht zu
gewähren ist, wenn, wie im vorliegenden Fall einem
Dritten Akteneinsicht gewährt wurde. Dies stellt einen Verfahrensfehler dar, da die Prüfungsstelle von
dem ihr eingeräumten Ermessensspielraum keinen
Gebrauch gemacht hat (Ermessensnichtgebrauch).
Die Ablehnung eines Fristgesuchs im Patenterteilungsverfahren ist zwar als verfahrensleitende Maßnahme nicht selbständig anfechtbar, kann aber – wie
vorliegend – zusammen mit der in der Hauptsache
ergangenen Entscheidung angefochten werden.127 Die
Begründung muss eine Nachprüfung durch die Beteiligten und durch das Gericht ermöglichen und daher alle entscheidungserheblichen tatsächlichen und
rechtlichen Überlegungen, welche die Prüfungsstelle
zu der getroffenen Entscheidung veranlasst haben, erkennbar werden lassen und näher darlegen. Keine ausreichende Begründung liegt deshalb vor, wenn – wie
vorliegend – die Gründe sachlich inhaltslos sind, z. B.
floskelhaften oder summarischen Charakter haben,
oder nur den Gesetzestext wiedergeben.128
Das Nachsuchen eines Anmelders nach einem beschwerdefähigen Beschluss im Prüfungsverfahren ist
als ein Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage zu
sehen. Der Zurückweisungsbeschluss muss in einem
solchen Fall begründet werden, § 47 Abs. 1 Satz 3 ist
deshalb nicht anwendbar.129
Verfahrensfehler
Nach einer Entscheidung des Gemeinsamen Senats
der obersten Gerichtshöfe des Bundes130 ist ein Urteil
dann nicht mit Gründen versehen, wenn Tatbestand
und Entscheidungsgründe nicht binnen fünf Monaten nach Verkündung schriftlich niedergelegt, von
den Richtern unterschrieben und der Geschäftsstelle
übergeben sind. Diese Grundsätze finden nach überwiegender Rechtsauffassung auch auf das patentamtliche Verfahren Anwendung131, da es strengen Regeln
unterworfen und einem justizmäßigen Verfahren
weitgehend angenähert ist.132 Eine Begründung, die
erst elf Monate nach Erlass des Beschlusses erfolgt, ist
daher nicht rechtzeitig, da sie nicht mehr die Gewähr
dafür bietet, dass sie unmittelbar aus der Anhörung,
Beratung und Beschlussfassung entstanden ist.133 Finden sich die Unterschriften nicht am Ende der Begründung, sondern nur auf dem Zuleitungsformular für den
zentralen Schreibdienst, sog. Oberschriften, so fehlt es
an einer ordnungsgemäßen Unterschrift. Denn diese
bieten keine Gewähr dafür, dass die Unterzeichner den
Inhalt der Begründung auch gelesen und sich zu eigen
gemacht haben.134 Ist die Begründung von einem anderen Vorsitzenden unterschrieben als demjenigen,
der bei der Anhörung und Beschlussfassung anwesend war, so ist dies wegen § 93 Abs. 3 verfahrensfehlerhaft. Die Sache wurde aufgrund der mehrfachen
Verfahrensfehler an das DPMA zurückverwiesen und
die Erstattung der Beschwerdegebühr nach 80 Abs. 3
von Amts wegen ohne Antrag angeordnet.
Der 6. Senat135 sah in einem Anmeldeverfahren einen
schwerwiegenden Verfahrensfehler darin, dass die
Prüfungsstelle beim DPMA trotz Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der früheren An-
127 S chulte/Rudloff-Schäffer, PatG 8. Aufl. (2008), § 45 Rdnr. 31; BPatG, Beschl. v. 14.1.2002 – 10 W (pat) 65/01;
Beschl. v. 24.5.71 – 4 W (pat) 50/71.
128 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG 8. Aufl. (2008), § 47 Rdnr. 19, 20 m. w. N.; st. Rspr. BGH zu § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG,
vgl. etwa BGHZ 39, 333 – Warmpressen; GRUR 1992, 159 – Crackkatalysator II; Mitt 2008, 219 – Durchflusszähler.
130 GmS-OGB, NJW 93, 2603.
131 Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. (2003), § 100 Rdnr. 97; Benkard/Rogge, PatG 10. Aufl. (2006), § 100 Rdnr. 40.
132 Benkard/Schäfers, PatG 10. Aufl. (2006), § 34 Rdnr. 35.
134 BPatG, Beschl. v. 27.7.2009 – 20 W (pat) 65/04; BGH, NJW 1992, 829 zur fehlenden Beweiskraft nach § 416 ZPO.
135 BPatG, Beschl. v. 26.1.2012 – 6 W (pat) 3/11, unter Hinweis auf Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 177 ff.
28
melderin die hiermit gemäß § 249 Abs. 1 ZPO verbundene Unterbrechung des Verfahrens nicht beachtet
hatte. Da der Lauf einer jeden Frist aufhört und nach
Beendigung der Unterbrechung die volle Frist von neuem zu laufen beginnt, hätte die Anmeldung erst nach
Ablauf einer unter Berücksichtigung der Unterbrechungsdauer zu berechnenden Erwiderungsfrist auf
einen Bescheid zurückgewiesen werden dürfen. Durch
die Entscheidung vor Fristablauf war auch das Recht
der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt worden.136 Der schwerwiegende Verfahrensfehler137 war
auch ursächlich für die angefochtene Entscheidung.
Denn diese hätte möglicherweise anders gelautet,
wenn die Anmelderin vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung gehabt hätte. Es entsprach daher
der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
anzuordnen.
Der 17. Senat138 führt aus, dass die Zurückweisung eines
Hauptantrags ohne gleichzeitige Entscheidung über
einen Hilfsantrag eine unangemessene Sachbehandlung unter Verletzung des Grundsatzes der Verfahrens
ökonomie darstellt. Dies kann nur in besonderen Ausnahmefällen als zulässig erachtet werden.139 Allein die
Tatsache, dass das Verfahrensrecht diese Möglichkeit
als solche zur Verfügung stellt, darf nicht ohne triftigen Grund dazu benutzt werden, den Anmelder mit
einer Vielzahl von Teilbeschlüssen über seinen Hauptantrag und (ggf. mehrere) Hilfsanträge zu überziehen
und ihn so zu mehrfachen Beschwerden zu zwingen.
Im vorliegenden Fall wäre es geboten gewesen, unter
Bewertung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit
über den Hilfsantrag zu entscheiden. Die Beschwerdegebühr wurde zurückgezahlt.
8. Wirksamkeit des Beschlusses
Ein in einer Anhörung mündlich verkündeter Erteilungsbeschluss bindet das DPMA und muss schriftlich
begründet und zugestellt werden. Eine Unterschrift
von einem anderen Prüfer unter den Beschluss als
dem Prüfer, der die Anhörung durchgeführt hat, mit
dem Zusatz „i.V.“ ist nicht möglich, so der 9. Senat140 in
einem Fall, bei dem eine nach der Anhörung verlorene
Akte rekonstruiert werden musste. Bis zur Zustellung
des Beschlusses vergingen daher 18 Monate und der
ursprüngliche Prüfer war nicht mehr im DPMA tätig.
Bei der Beschlussfassung durch die Prüfungsstelle,
die für die Begründung der Beschlüsse nach § 47 Abs.1
Satz 1 zuständig ist, besteht jedoch keine Möglichkeit
für ein solches Vertretungsverhältnis. Vielmehr muss
der Vertreter diesen Beschluss als ihm selbst zurechenbar begründen, was der Zusatz „i. V.“ gerade in Frage
stellt. Dieser Mangel führt aber nicht zur Nichtigkeit
des im Rahmen der Anhörung ergangenen Erteilungsbeschlusses im Unterschied zur fehlenden Unterschrift
bei nicht verkündeten Beschlüssen. Denn die Fehlerhaftigkeit ist nicht für jeden Dritten bei verständiger
Würdigung der Umstände offensichtlich, insbesondere
bei der Rekonstruierung der Akte. Die Wirksamkeit der
Verkündung wird durch falsche Unterschriften oder
Fehlen der Unterschriften nicht beeinträchtigt.141
9. Verfahrenskostenhilfe
Verfahrenskostenhilfe für zu entrichtende Jahresgebühren gemäß § 130 Abs. 1 Satz 2 wird u. a. nur gewährt,
wenn die Rechtsverfolgung nicht mutwillig i. S. d. § 114
ZPO erscheint. Dies entscheidet sich danach, ob auch
eine nicht bedürftige Person bei verständiger Würdi-
136 Vgl. BVerfG, MDR 1977, 202.
137 Vgl. BVerfG, NJW 1988, 1773; Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 257 m. w. N.
138 BPatG, Beschl. v. 10.11.2011 – 17 W (pat) 43/08, siehe auch Beschl. v. 6.12.11 – 17 W (pat) 33/08 und Beschl. v. 8.12.2011 – 17 W 26/06.
139 Vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 48 Rdnr. 5; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 48 Rdnrn. 19, 21;
Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 48 Rdnr. 12, jew. m. w. N.
141 Vgl. Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22.Aufl. (2008), § 315 Rdnr. 15; BGH, NJW 1998, 609f.
29
gung der Sach- und Rechtslage ihr Recht im Verfahren
in derselben Weise wahrnehmen würde wie der Antragsteller, denn Ziel eines technischen Schutzrechts
ist in erster Linie dessen wirtschaftliche Verwertung.
Deshalb kann VKH für Jahresgebühren nur dann gewährt werden, wenn sich der Antragsteller nach Erteilung eines Patents ernsthaft und mit einer konkreten
Aussicht auf Erfolg um dessen wirtschaftliche Nutzung bemüht. Dazu genügen kurze Angebotsschreiben an Firmen in geringer Anzahl mit fehlender bzw.
ablehnender Reaktion darauf nicht, so der 21. Senat.142
Nach den im Beschwerdeverfahren anwendbaren Vorschriften des § 130 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 114 ZPO kann
Verfahrenskostenhilfe beansprucht werden, wenn die
Beschwerde hinreichende Erfolgsaussichten hat und
bei einer juristischen Person, hier eine GmbH, zusätzlich die nach § 116 Satz 1 Nr. 2 ZPO genannten weiteren Voraussetzungen vorliegen. Hierzu zählt, dass die
Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung dem allgemeinen Interesse zuwiderlaufen
würde. Dies verneinte der 10. Senat143 aus tatsächlichen
Gründen und wies den Antrag hinsichtlich der angestrebten Weiterverfolgung der Anmeldung zurück.
10. Sonstiges
Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein
Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet
ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers
zu rechtfertigen. Hierzu gehören nur objektive Gründe, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei
vernünftiger Betrachtung die Befürchtung wecken
können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber;
rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ablehnenden scheiden aus.144 Hiervon ausgehend sah
der 10. Senat145 die Beschwerde des Anmelders gegen
den Beschluss der Patentabteilung 1.32 des DPMA als
unbegründet an, mit dem der Antrag auf Ablehnung
wegen Befangenheit zurückgewiesen worden war. Der
Anmelder hatte u. a. geltend gemacht, dass der Prüfer
voreingenommen sei, da er eine frühere Patentanmeldung als „Perpetuum mobile“ abqualifiziert habe. Die
Einschätzung des Prüfers, es liege eine unzulässige Erweiterung vor, sei absurd und daher zurückzuweisen.
Auch werde durch die Verneinung einer erfinderischen
Tätigkeit seine Arbeit disqualifiziert. Der Hinweis, dass
der Gegenstand der Erfindung für den Fachmann nahe
gelegen habe, sei Spekulation und eine Beleidigung der
Erfinder. Der Senat beschied, dass die Erfolglosigkeit
eines Anmelders in einem anderen Verfahren grundsätzlich nicht die Annahme rechtfertigt, dass derselbe
Prüfer zwangsläufig auch bei der Bearbeitung eines
nachfolgenden Verfahrens voreingenommen sein
müsse.146 Meinungsunterschiede zwischen dem Prüfer
und dem Anmelder, die in erster Linie auf einer unterschiedlichen inhaltlichen und rechtlichen Bewertung
der Patentanmeldung beruhen, wie auch Äußerungen
zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum möglichen
Verfahrensausgang, begründen für sich keinen Ablehnungsgrund.147 Hinweise auf die Sach- und Rechtslage
sind schon aufgrund der auch im patentamtlichen
Verfahren geschuldeten Aufklärungs- und Hinweispflicht entsprechend § 139 ZPO148 sowie aufgrund des
Anspruchs auf rechtliches Gehör erforderlich.
IV. Einspruchsverfahren
1. Insolvenz
Ein Einspruchsverfahren wird durch die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
Patentinhaberin nach § 99 Abs. 1, § 240 ZPO unterbrochen.149 Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens der
Patentinhaberin geht deren Beteiligtenstellung auf
143 BPatG, Beschl. v. 29.2.2012 – 10 W (pat) 47/08 und Beschl. v. 29.2.2012 – 10 W (pat) 18/09.
144 Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Aufl., § 42 Rdnr. 9; Thomas/Hüßtege, ZPO, 33. Aufl., § 42 Rdnr. 9.
146 Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Aufl., § 42 Rdnr. 19.
147 Z
öller/Vollkommer, ZPO, 29. Aufl., § 42 Rdnr. 26 m. w. N.; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 27 Rdnr. 77 a. E.;
Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 27 Rdnr. 46.
148 Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 104.
30
den Insolvenzverwalter über.150 Der 23. Senat151 führte
aus, dass die eingetretene Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch Erklärung des Einsprechenden endet, das Verfahren aufzunehmen, § 99 Abs. 1,
§§ 240, 250 ZPO, § 86 Abs. 1 InsO. Hierzu ist der Einsprechende nach § 86 Abs.1 InsO auch berechtigt, da das
Einspruchsverfahren ein gegen die Masse gerichtetes Verfahren ist und viel dafür spricht, insoweit den
Einsprechenden einem Aussonderungsberechtigten
gleichzustellen.
Anders ist dies nach Auffassung des 23. Senats152 bei
Insolvenz der Einsprechenden. Diese führt nicht zu
einer Unterbrechung des Einspruchsverfahrens, das
vorrangig dem öffentlichen Interesse an der Klärung
der Rechtmäßigkeit der „inter omnes“ wirkenden Patenterteilung dient. Es ist grundsätzlich nicht davon
auszugehen, dass die mit der Einspruchserhebung
verbundene Geltendmachung der Widerrufbarkeit
des Streitpatents einen Vermögenswert darstellt, der
als solcher in die Insolvenzmasse fallen würde. Etwas
anderes könnte dann in Betracht kommen, wenn ein
besonders schutzwürdiges Interesse des Einsprechenden gegeben ist, weil er z.B. aufgrund des Streitpatents
bereits in Anspruch genommen wurde; denn dann
könnte nicht mehr von nur mittelbar betroffenen wirtschaftlichen Interessen des Einsprechenden auszugehen sein, sondern von einem konkreten Bezug zu dessen Vermögen und damit auch zur Insolvenzmasse.
Dies war im vorliegenden Fall nicht ersichtlich.
2. Zulässigkeit des Einspruchs
Zulässigkeit des Einspruchs bejaht
§ 59 Abs. 1 Satz 3 und 4 bestimmen, dass der Widerrufsgrund i. S. d. § 21 und die Tatsachen, die den Einspruch
rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben sind. Die Begründung eines Einspruchs genügt deshalb nach der
Rspr. des BGH153 nur dann den gesetzlichen Anforde-
rungen, wenn darin die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände
„im Einzelnen“ so dargelegt sind, dass daraus abschließende Schlussfolgerungen für das Vorliegen oder
Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes gezogen werden können. Der Vortrag muss erkennen lassen, dass
ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der
auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann.154 Ob
die Tatsachen den Widerruf rechtfertigen, ist dagegen
eine Frage der Begründetheit.155 Das Maß der Anforderungen an die Substantiierung wurde von den Senaten des BPatG bisher unterschiedlich beurteilt und
u. a. in Abhängigkeit von dem Umfang und der Komplexität der Merkmale des Patentgegenstands und der
Vorveröffentlichungen gesetzt. Daher ist in manchen
Fällen die Auseinandersetzung mit dem „Kern der patentierten Erfindung“ als ausreichend angesehen und
in anderen Fällen ein Einspruch als unzulässig verworfen worden, wenn er sich nur mit Teilen, Teilaspekten
oder Teillehren der Erfindung befasst hat. Abweichend
hiervon wird nach Ansicht des 7. Senats156 mit der in
§ 59 Abs. 1 Satz 4 geforderten Angabe der „Tatsachen“,
welche den Einspruch rechtfertigen, nur die Angabe
149 Vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 179.
150 Vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl. (2011), vor § 50 Rdnr. 16.
153 BGH, GRUR 1993, 651 – Tetraploide Kamille.
154 BGH, GRUR 1997, 740 – Tabaksdose.
155 BGH, GRUR 2009, 1098, Tz. 12 – Leistungshalbleiterbauelement.
156 BPatG, Beschl. v. 15.6.2012 – 7 W (pat) 17/11 – Authentifizierungssystem, Rechtsbeschwerde zugelassen.
31
der Geschehnisse oder Zustände verstanden, die der
äußeren Wahrnehmung zugänglich sind, und aus denen das objektive Recht Rechtswirkungen herleitet.157
Hiervon zu trennen sind alle sonstigen Ausführungen,
welche die rechtliche Schlussfolgerung aus diesen
Tatsachen und die Schlüssigkeit und somit die Begründetheit betreffen; diese werden vom Gesetz als
formelle Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs nicht gefordert. Die eingehende Prüfung des
genannten Stands der Technik (StdT) und Ermittlung
dessen, was sich aus der Sicht des Fachmanns aus den
Merkmalen des Patentanspruchs ergibt und die Auslegung des genannten StdT betrifft deshalb als (Rechts-)
Auslegung ausschließlich die rechtliche Bewertung
der Patentfähigkeit des Streitpatents, deren Angabe
von § 59 Abs.1 Satz 4 gerade nicht verlangt wird. Das
Erfordernis, die Tatsachen „im Einzelnen“ anzugeben,
hängt hierbei von den Umständen im Einzelfall ab. So
kann bei Geltendmachung fehlender Neuheit die Vorlage oder Nennung des druckschriftlichen StdT ausreichen, es andererseits im Einzelfall aber auch erforderlich sein, die konkrete Belegstelle zu zitieren, soweit
das einzelne Merkmal für den Fachmann nicht bereits
aufgrund einfacher Lektüre der entgegengehaltenen
Druckschrift erkennbar ist.
Zulässigkeit des Einspruchs verneint
Im Unterschied zum 7. Senat geht der 19. Senat158 von
strengen Anforderungen an die Substantiierung eines
Einspruchs aus und sieht diesen als unzulässig an,
wenn im Einspruchsschriftsatz entgegen § 59 Abs. 1
Satz 4 keine ausreichende Auseinandersetzung mit
allen wesentlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1
des Streitpatents erfolgt. Eine Einsprechende hatte zwei Merkmale des Streitpatents nicht diskutiert
und vorgebracht, dass zur Substantiierung eines Ein-
spruchs eine Auseinandersetzung mit dem „Kern der
patentierten Erfindung“ ausreiche. Eine in Ausnahmefällen zulässige pauschale oder auch knappe Bezugnahme auf eine dem Oberbegriff zugrunde liegende
Vorveröffentlichung lag hier aber nicht vor, da es sich
um zwei erfindungswesentliche Merkmale handelte.
Eine Einspruchsbegründung, die sich nur mit einem
Teilaspekt der geschützten Erfindung befasst, ist formal unvollständig und der Einspruch unzulässig.159
3. Auslegung
Für die Bestimmung des Gegenstands eines Streitpatents maßgeblich sind die Patentansprüche und die
darin beanspruchte Lehre. Für deren Verständnis durch
den angesprochenen Fachmann ist auf eine sich am
technischen Sinn und nicht an der philologischen Bedeutung orientierende Auslegung abzustellen. Hierbei
ist aufgrund einer am Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung160 zu ermitteln, welche technische Lehre Gegenstand des Patentanspruchs ist und
welcher technische Sinngehalt den Merkmalen des
Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt.161 Ausgehend hiervon beschied der
4. Senat162 hinsichtlich eines u. a. auch wegen fehlender Ausführbarkeit angegriffenen Patentanspruchs 1
im Nichtigkeitsverfahren, dass der Fachmann die erfindungsgemäß beanspruchte Lehre auch nicht deshalb
einschränkend verstehen wird, weil insbesondere die
beanspruchte Erfindung nur partiell ausführbar ist.
Denn dem Patentanspruch darf nicht deshalb ein anderer Sinngehalt beigelegt werden, weil so die Schutzfähigkeit bejaht werden kann.163
Der Begriff eines „elastischen Verstellelements“ für einen Kraftfahrzeugsitz ist danach unter Berücksichtigung
157 Vgl. Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl. (2012), § 286 Rdnr. 9.
159 BGH, GRUR 1988, 364 – Epoxidation.
160 St. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung, m. w. N.
161 BGH, GRUR 2002, 515, – Schneidmesser I m. w. N.
162 BPatG, Urt. v. 24.7.2012 – 4 Ni 21/10, Berufung eingelegt X ZR 168/12, verb. mit 4 Ni 9/11 – Fixationssystem.
163 B
GH, GRUR 2004, 47, Tz. 39 – blasenfreie Gummibahn I; BGH, GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum, zur unzulässigen
Erweiterung.
32
der Angaben in der Beschreibung, dass das elastische
Verstellelement ein Bügel ist, der in seiner Krümmung
im Wesentlichen elastisch verformbar ist, so auszulegen,
dass hierunter nicht jedes Material mit der ihm eigenen
gewissen Elastizität zu verstehen ist, wie z.B. ein massiver Gelenkhebel aus Stahl, so der 9. Senat.164
Der 1. Senat165 hatte die Patentfähigkeit eines „Verfahren zum Herstellen einer Traktionsseilscheibe zum
Zusammenwirken mit einem Aufzugseilelement“ zu
beurteilen, wobei „die Traktionsseilscheibe eine Traktionsoberfläche zum Zusammenwirken mit dem Aufzugseilelement und Antreiben desselben“ aufwies
und „die Traktionsoberfläche … durch Kugelstrahlen
oder Sandstrahlen ausgebildet“ sein sollte. Der Senat
führte aus, dass Zweckangaben in einem Sach- oder
Verfahrensanspruch den Patentgegenstand als solchen nicht beschränken, sondern jede gemäß der erfinderischen Lehre gestaltete bzw. hergestellte Sache
erfassen, unabhängig davon, zu welchem Zweck sie
verwendet bzw. hergestellt wird.166 Die genannten
Zweckangaben nehmen als Bestandteil des Patent
anspruchs aber an dessen Aufgabe teil, den Patent
gegenstand mittelbar zu umschreiben, und auf solche Verfahren und verfahrensgemäß hergestellten
Seilscheiben zu beschränken, deren Traktionsoberflächen so beschaffen sein müssen, dass sie zum Zusammenwirken mit einem Aufzugselement und Antreiben desselben geeignet sind. Nur insoweit leistet die
Zweckangabe eine Abgrenzung zum StdT, keineswegs
ist danach der Gegenstand auf Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Traktionsseilscheiben eines Aufzugssystems beschränkt.
Die Bezeichnung „machine à café“ mit der Bestimmungsangabe „à café“ stellt inhaltlich keine gegen-
ständliche Beschränkung des Sachanspruchs auf die
angegebene Verwendung dar, sie hat nur die Aufgabe,
die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Patentgegenstands dahin zu definieren, dass diese für die genannte Funktion benutzbar ist167, so der 4. Senat.168
Bei einem Wireless-Tag (RFID-Tag) „mit einem Speicher,
in dem zwei Datensätze speicherbar sind“, bleiben
als unbeachtliche Zweckangaben die beanspruchten
Merkmale hinsichtlich der zu speichernden Daten
unberücksichtigt, da diese keine weiteren räumlichkörperlichen Merkmale des unter Schutz zu stellenden
Gegenstands benennen, so der 20. Senat.169
4. Prüfung der Widerrufsgründe
Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre
Eine Erfindung ist nach § 34 Abs. 4 ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen
Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem
Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist,
die Lehre des Patentanspruchs praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg eintritt.170 Dies
trifft auf einen Patentanspruch nicht zu, der die Verwendung von Inhibitoren beansprucht, die ausschließlich über ihre Reaktion mit der Dipeptidyl Peptidase
(DP IV) zur Senkung des Blutzuckerspiegels charakterisiert werden, d.h. über funktionelle Merkmale (hier
Inhibitoren), nicht aber anhand von chemischen oder
physikalischen Parametern bzw. einem Verfahren zu
ihrer Herstellung. Damit wird eine nicht eingrenzbare Vielzahl von Verbindungen gleicher Funktionalität
beansprucht, die der Fachmann mangels Hinweisen in
der Patentschrift – hier Inhibitoren für die beanspruchte Verwendung – nur durch das Prinzip Versuch und
165 BPatG, Urt. v. 6.12.2011 – 1 Ni 9/10 (EP).
166 B
GH, GRUR 2009, 837, Tz. 15 – Bauschalungsstütze, GRUR 2006, 923 Tz. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage;
BGHZ 112, 140, 155 f. – Befestigungsvorrichtung II; GRUR 1981, 259, 260 – Heuwerbungsmaschine II;
GRUR 1979, 149, 151 – Schießbolzen; Schulte/ Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 1 Rdnr. 221.
167 BGHZ 112, 140, 155 f. – Befestigungsvorrichtung II; sie stellt mithin ein Eignungskriterium dar ,vgl. auch BGH, GRUR 2009, 837,
Tz. 15 – Bauschalungsstütze, GRUR 2006, 923 Tz. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 1981, 259, 260
– Heuwerbungsmaschine II; GRUR 1979, 149, 151 – Schießbolzen; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 1 Rdnr. 221.
168 BPatG, Urt. v. 27.3.2012 – 4 Ni 24/10 = GRUR 2013, 53 – Kaffeemaschine.
170 BGH, GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät.
33
Irrtum aus einer unüberschaubaren Vielzahl auffinden
kann.171 Der 14. Senat172 ließ die Rechtsbeschwerde zu
der Frage zu, ob ein Anspruch nicht ausführbar ist, weil
er wegen der funktionellen Charakterisierung der anspruchsgemäß zu verwendenden Stoffe sowohl Stoffe
des StdT als auch zukünftige Stoffe umfasst.
Dies sieht auch der 20. Senat173 so, wenn ein digitaler
Empfänger zur Optimierung des Empfangs von Mobilfunksignalen beansprucht wird, der ein an einen
Entzerrer gekoppeltes Speicherelement aufweist, das
ein empfangenes Datensignal „abschnittsweise“ abspeichert. Die Lehre ist nach Auffassung des Senats
nicht ausführbar offenbart, da für den Fachmann nicht
nacharbeitbar ist, welche Maßnahme mit dem Begriff
„abschnittsweise“ im gegebenen Zusammenhang mit
dem Datensignal konkret umfasst sein soll.
Der 3. Senat174 hatte die Frage der angegriffenen Ausführbarkeit für ein beanspruchtes Verfahren zu beurteilen, bei dem aus einer sehr großen Anzahl spezifischer Bindungsmoleküle möglichst einfach und
schnell ein für ein Target-Epitop oder -Antigen spezifisches Bindungsmolekül isoliert werden soll. Obwohl
das Streitpatent kein Ausführungsbeispiel enthielt,
welches die Durchführung eines derartigen Verfahrens unmittelbar beschrieb, waren nach Auffassung
des Senats genügend Informationen offenbart, die
dem Fachmann unter zumutbarem Aufwand die praktische Realisierung des beanspruchten Verfahrens
ermöglichen.175 Einer deutlichen und vollständigen
Offenbarung steht auch nicht entgegen, wenn der
Patentanspruch neben tauglichen auch untaugliche
Varianten mit umfasst.176 Die Klägerinnen hatten in
diesem Zusammenhang die BGH-Entscheidung177
„Thermoplastische Zusammensetzung“ zitiert, nach
der es an der Nacharbeitbarkeit der Lehre eines erteilten Patents fehlt, wenn der geschützte Gegenstand
im Patentanspruch durch offene Bereichsangaben für
physikalische Eigenschaften über die im Streitpatent
genannte Lösung hinaus so weit verallgemeinert wird,
dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung
zum StdT hinausgeht. Diese Entscheidung ist auf den
vorliegenden Fall schon deshalb nicht anwendbar,
weil sie die ausführbare Offenbarung einer Stofferfindung betrifft, während die beanspruchte Lehre auf
ein ausführbares Herstellungsverfahren gerichtet ist.
Dies gilt auch hinsichtlich der Bedenken, es könne sich
um einen sog. Durchgriffsanspruch (reach through
claim) handeln. Diese sind regelmäßig unzulässig, da
sie dazu dienen, dem Anmelder ein unerschlossenes
Forschungsgebiet zu reservieren.178 Das patentgemäß
beanspruchte Verfahren ist jedoch aus den zuvor genannten Gründen ausführbar, so dass ein unerschlossenes Forschungsgebiet gerade nicht vorliegt.
An einer ausführbaren Erfindung kann es auch bei einer für den Fachmann nur partiell ausführbaren Problemlösung mangeln, so der 4. Senat179 in einem Fall, der
ein aus Knochenplatte und Knochenschraube gebildetes Fixationssystem betraf. Bei diesem war eine winkelvariable Gewindeverbindung der Sitzflächen von
Knochenplatte und Knochenschraube beansprucht,
die u. a. auch ohne Materialumformung gebildet werden kann, ohne dass im Streitpatent offenbart ist, wie
dies erreicht werden soll. Der Fachmann müsste deshalb umfangreiche Versuche anstellen und sich diese
Lehre vollständig – eventuell sogar erfinderisch – selbständig erschließen. Der fehlenden Ausführbarkeit
steht auch nicht entgegen, dass sich möglicherweise
die streitige Verletzungsform einer derartigen umformungsfreien Lösung bedient.
Ein System zum Analysieren eines Fahrzeugverhaltens,
um z.B. bei einem Unfall die Fahrzeugtrajektorie rekonstruieren zu können, ist in der Anmeldung nicht so
171 Vgl. BPatG, Mitt 20011, 237 – Buprenorphinpflaster.
172 BPatG, Beschl. v. 13.3.2012 – 14 W (pat) 7/07, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt X ZB 8/12.
175 Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 34 Rdnr. 370 und BGH, GRUR 2010, 916 bis 918, LS – Klammernahtgerät.
176 BGH, GRUR 1991, 518 bis 521, 1. LS – Polyesterfäden; hierzu auch BPatG, Urt. v. 29.11.2011 – 4 Ni 44/08.
177 BGH, GRUR 2010, 414 ff.
178 EPA, GRUR Int. 2010, 158 – Durchgriffsanspruch/BAYER Schering Pharma AG; Mes, PatG, GebrMG, 3. Aufl. (2011), § 1 Rdnr. 78, 79.
179 B
PatG, Urt. v. 24.7.2012 – 4 Ni 21/10 verb. mit 4 Ni 9/11– Fixationssystem, Fortführung von BPatG, GRUR 2011, 905, Tz. 72
– Buprenorphinpflaster, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2010, 901, Tz. 36 – Polymerisierbare Zementmischung.
34
deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann
es ausführen kann, wenn eine Auswerteeinrichtung
beansprucht wird, die eine durch eine Rekonstruktionseinrichtung rekonstruierte Fahrzeugtrajektorie in
Abhängigkeit individueller Gesetze in einem bestimmten Land beurteilen soll. Wie die Auswerteeinrichtung
nur anhand dieser angegebenen Forderung ausgestaltet werden müsste, war in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart und würde den Fachmann nach
Auffassung des 19. Senats180 überfordern. Der Fachmann konnte ebenfalls eine Straßengradienten- und
Windkraft-Bestimmungseinheit nicht realisieren, um
damit sinnvolle Werte zu liefern.
Der 20. Senat181 befasste sich mit einer Anlage zur
Ein- und Ausgabe von akustischen Informationen,
z.B. für Sprachdurchsagen in Schienenfahrzeugen, die
aus einer Eingabe-, einer Ausgabeeinrichtung und
zwei Trennvorrichtungen besteht, die an beliebigen
Positionen einer als Schleife ausgebildeten Übertragungsleitung angeordnet sein können. Die Lösung der
Aufgabe, auch bei einem Kurzschluss in der Übertragungsleitung oder in den angeschlossenen Geräten
weitere Durchsagen zu ermöglichen, ist abhängig von
der Anordnung der vier Bauteile auf der Schleife aus
rein physikalischen Gründen nur mit fünfzigprozentiger Sicherheit möglich. Da der Fachmann aber eine
Erfolgsquote von möglichst 100 Prozent erwartet und
die Lehre in jedem beliebigen Anordnungsfall der vier
Bauteile lösbar sein muss, ist die Lehre nicht ausführbar i. S. v. § 34 Abs. 4.
Der 9. Senat182 führte aus, dass Voraussetzung für das
Naheliegen einer Lösung ist, dass der Fachmann diese
Lösung auch für ausführbar hält. Der Senat sah daher
bei widersprüchlicher Argumentationslinie der Einsprechenden bezüglich Patentfähigkeit und Ausführbarkeit
von einer Begründung zur Ausführbarkeit ab und stell-
te zusammenfassend fest, dass ein „Durchspielen“ sich
offensichtlich gegenseitig ausschließender verschiedener Angriffsstrategien außerhalb seiner Aufgaben liegt
und der Verfahrensökonomie widerspricht.
Unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands, Aliud
Ein Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand
gerichtet werden, der nicht von vornherein als zur
Erfindung gehörend in den Anmeldungsunterlagen
enthalten war. Ob ein solcher Fall vorliegt, ist durch
Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem
gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen
Unterlagen zu ermitteln.183 In einer Einspruchssache
des 9. Senats184 wurde eine Fahrzeugtür beansprucht,
bei der unter anderem ein Fensterhebemechanismus auf einer Trägerplatte montiert und „durch die
Trägerplatte geschützt“ ist. Da den Ursprungsunterlagen lediglich entnommen werden konnte, dass die
Trägerplatte als Wasserschutz ausgebildet ist und der
Gegenstand des erteilten Patents durch das Merkmal
„durch die Trägerplatte geschützt“ weitere, mögliche
Ausgestaltungen, wie wasserdichten, gasdichten oder
183 BGH, GRUR 2005, 1023 – Einkaufswagen II.
35
allseitigen mechanischen Schutz umfasst, ist der Patentgegenstand gegenüber der Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4.
Im Zuge eines Erteilungsverfahrens betreffend eine
Schraubbuchse wurden auf Basis der ursprünglich
eingereichten Unterlagen, die keine Patentansprüche
beinhalteten und sich auf die Beschreibung einer mit
konkreten Maßangaben versehenen Schraubbuchse
mit entsprechend bemaßten Zeichnungen beschränkte, drei Patentansprüche formuliert, mit welchen das
Patent erteilt wurde. Dabei wurden jedoch sämtliche
Bemessungsangaben weggelassen. Der 6. Senat185
führte aus, dass wegen dieser Verallgemeinerung,
welche vom Erfindungsgedanken der Ursprungsoffenbarung nicht umfasst ist, der Gegenstand des im Einspruchsverfahren angegriffenen Patents unzulässig
erweitert ist.
Entsprechendes gilt, wenn ein Aufprallschutz für ein
Kraftfahrzeug beansprucht wird, der u. a. einen Träger
aus Formblech aufweist, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen aber lediglich ein Träger offenbart ist, der
nicht auf bestimmte Teile der Kraftfahrzeugkarosserie
beschränkt und dessen Materialzusammensetzung
offen ist.186 Da zur konkreten Ausgestaltung der Träger
dem Fachmann eine Vielzahl von Materialien zu Verfügung stehen, ist eine Trägerausgestaltung aus Formblech den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht
unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend
zu entnehmen. Der Fachmann muss vielmehr in diesem Zusammenhang eine weitergehende Erkenntnis,
zu der er möglicherweise aufgrund seines allgemeinen Fachwissens gelangen kann, dem ursprünglichen
Inhalt der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen
hinzufügen. Dies begründet jedoch den Tatbestand einer unzulässigen Erweiterung.187
Nach Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ kann das auf einer Teilanmeldung beruhende europäische Patent für nichtig
erklärt werden, wenn sein Gegenstand über den Inhalt
der früheren Anmeldung und die zugrunde liegende
Stammanmeldung hinausgeht. Der 4. Senat188 stellte
klar, dass eine unzulässige Erweiterung deshalb nicht
nur zum Verlust des durch die Teilanmeldung beanspruchten Anmeldetags der Stammanmeldung führt,
also einem Prioritätsverlust gleichkommt (vgl. aber
zum Gebrauchsmuster B.III.), sondern dass diese die
Nichtigkeit des auf der Teilanmeldung beruhenden
Streitpatents zur Folge hat. Bei einer Vorrichtung zum
Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde, die u. a. eine scheibenartige Schale („disc-like cup“)
als Verbinder zum Verbinden von Polster und Saug
leitung umfasst, wobei die untere Fläche („lower face“)
der Schale mit dem porösen Polster in Kontakt steht,
waren in der Stammanmeldung weder der Begriff „untere Fläche“ enthalten noch wiesen die Figuren 6A bis
6D auf die Existenz einer solchen Fläche hin. Auch die
Fig. 6B, die als einzige eine scheibenartige Schale abbildet, die mit ihrer schraffiert gekennzeichneten Unterseite eine „untere Fläche“ erkennen lässt, führte eher
hiervon weg. Denn ein entsprechender flächiger Kontakt der Schalenunterseite zum Polster war wegen der
gewölbt ausgebildeten unteren Schalenfläche des abgebildeten Ausführungsbeispiels gerade nicht selbstverständlich und nicht mitzulesen; und zwar auch
dann nicht, wenn die in Figur 6B abgebildete Schale
auf das Polster gedrückt wird. Im Ergebnis stellte der
4. Senat deshalb fest, dass der Fachmann der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung auch nicht
implizit durch Mitlesen eine entsprechende Lehre
entnehmen kann, sondern es vielmehr eigenständiger, weiterführender Überlegungen und einer Weiterentwicklung der erhaltenen technischen Information
bedarf. Diese gehören aber ebenso wenig zum Offen-
187 Vgl. BGH, GRUR 2010, 509 – Hubgliedertor I und GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument.
188 BPatG, Urt. v. 3.7.2012 – 4 Ni 15/10 – Unterdruckwundverband, Berufung eingelegt X ZR 161/12.
36
barten wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der
Fachmann kraft seines Fachwissens ziehen mag.189
Besteht eine unzulässige Erweiterung nicht nur in der
Einfügung eines in den ursprünglichen Unterlagen
der Stammanmeldung nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, sondern darin, dass diese zu einer
anderen Lehre, zu einem Aliud geführt hat, so zieht
dies zwangsläufig die Nichtigerklärung nach sich. Der
4. Senat190 konnte deshalb offen lassen, ob der Rechtsprechung des BGH zu nationalen Patenten zu folgen
ist, wonach bei einer beschränkenden Erweiterung
das unzulässig erweiterte Merkmal im Anspruch verbleiben kann191, die nicht zu beseitigende unzulässige
Erweiterung somit nicht zwangsläufig einen Widerruf
bzw. eine Nichtigerklärung des angegriffenen Patents
nach sich zieht. Denn unabhängig von dieser Rechtsfrage, die der BGH bisher für europäische Patente
offen gelassen hat192, führt nach einhelliger Auffassung jedenfalls die unzulässige Erweiterung der Anmeldung durch Einfügung einer anderen technischen
Lehre, eines Aliud, unausweichlich zur Nichtigkeit. Der
Senat wies auch darauf hin, dass ein europäisches Patent, welches aus einer europäischen Teilanmeldung
hervorgegangen ist, mit geänderten Ansprüchen nur
zulässig beschränkt verteidigt werden kann, wenn es
die Anforderungen des Art. 76 Abs. 1 EPÜ erfüllt.
Ein Aliud liegt auch bei einem Anschlusskabel aus
Kupfer- und Stahldrähten für einen Sensor193 vor, wenn
die Herstellung der Stahldrähte durch Hitzebehandlung unter Vakuum mit einem Druck von 10–3 Torr
beansprucht wird, während in der ursprünglichen Beschreibung die Hitzebehandlung unter Vakuum lediglich dazu dient ein mögliches Herstellungsverfahren
anzugeben, wie der Fachmann zu einem rostfreien
Stahldraht mit der geforderten Härteangabe gelangen kann. Dass aber der Stahldraht zwingend unter
diesem bestimmten Druck einer Hitzebehandlung zu
unterziehen ist, ist für den Fachmann der ursprünglichen Beschreibung nicht zu entnehmen.
Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs
Eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs
eines Patents gemäß § 22 Abs. 1 liegt vor, wenn geänderte Patentansprüche den Schutzbereich der erteilten Patentansprüche erweitern oder an die Stelle der
erteilten Erfindung eine andere setzen.194 Ein Fall des
20. Senats195 betraf ein Verfahren zum Betreiben eines
Wireless-Tags (RFID-Tag) mit einem Speicher, bei dem
im Einspruchsbeschwerdeverfahren die geänderten
Patentansprüche eine konkrete zeitliche Abfolge von
Verfahrensschritten umfassten, die das Schreiben und
das Auslesen von Daten im Rahmen eines einzigen
Verfahrensablaufs zum Inhalt hatten. Damit war der
Schutzbereich unzulässig erweitert, da gemäß den
Patentansprüchen der erteilten Fassung lediglich ein
Verfahrensablauf beansprucht worden war, bei dem
Daten in zwei verschiedenen Verfahrensabläufen entweder nur geschrieben oder nur ausgelesen wurden,
so der 20. Senat.196
Eine solche Erweiterung und damit eine unzulässige
Änderung liegt auch vor, wenn bei einem Fahrzeug
innenverkleidungsteil anstelle einer „Sollbruchlinie“
eine „Schwächelinie“ beansprucht wird. Denn bei letzterer ergibt sich der Bruch beim Auslösen des Airbags
nicht zwingend an der jeweiligen Linie – wie noch im
erteilten Anspruch mit dem Merkmal der Sollbruchlinie gefordert und unter Schutz gestellt. Das nach
Haupt- und Hilfsanträgen so verteidigte Patent wurde
daher vom 7. Senat197 widerrufen.
189 BGH, GRUR 2009, 382, 384, Tz. 26 – Olanzapin.
190 BPatG, Urt. v. 3.7.2012 – 4 Ni 15/10 – Unterdruckwundverband, Berufung eingelegt X ZR 161/12.
191 BGH, GRUR 2011, 40, Tz. 18 – Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140, Tz. 40 – Zeittelegramm.
192 BGH, GRUR 2011, 40, Tz. 19 – Winkelmesseinrichtung.
194 Vgl. BGH, GRUR 2011, 196 – Winkelmesseinrichtung.
37
1. Hs. RVG nach billigem Ermessen zu bestimmende Regelgegenstandswert zur Zeit 60.000 Euro, § 23 Abs. 3
Satz 2, 2. Hs. RVG, so der 11. Senat.199
6. Beteiligtenwechsel
5. Kostenfragen
Wenn eine Patentinhaberin ankündigt zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren vor dem
BPatG nicht zu erscheinen, aber trotz Nachfrage des
Senats ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht zurücknimmt, hat sie die der
Einsprechenden durch die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten zu tragen. Der
11. Senat198 sieht ein solches Verhalten mit den prozessualen Sorgfaltspflichten als nicht vereinbar, zumal hier
der Patentinhaberin zuvor nahegelegt worden war, den
Antrag zurückzunehmen und die Einsprechende durch
die Nichtäußerung der Patentinhaberin zur Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung veranlasst wurde.
Fehlen im patentrechtlichen Einspruchsverfahren für
die Schätzung des Gegenstandswerts genügende
tatsächliche Anhaltspunkte, beträgt der mangels besonderer Wertvorschriften gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2,
Der Beteiligtenwechsel einer Patentinhaberin im Einspruchsverfahren ist nach § 99 Abs. 1 i. V. m. § 265 Abs. 2
Satz 2 ZPO mit Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten zulässig200, welche nicht ausdrücklich erklärt werden muss. Es reicht aus, dass diese nach § 267
ZPO zu vermuten ist, wenn der zustimmungspflichtige
Beteiligte sich in der mündlichen Verhandlung auf die
Sache eingelassen hat, ohne dem Beteiligtenwechsel
zu widersprechen.201 Der 7. Senat202 sieht das Fernbleiben einer Einsprechenden im Termin zur mündlichen
Verhandlung einer rügelosen Einlassung als gleichstehend an und führt aus, dass im Gegensatz zum
Zivilverfahren, wo gemäß § 267 ZPO für den Fall der
Säumnis eine vermutete Einwilligung ausgeschlossen ist203, das Nichterscheinen im Einspruchsverfahren
dazu führt, dass der nicht erschienene Beteiligte so zu
behandeln ist, als hätte er sich in der mündlichen Verhandlung rügelos auf die Sache eingelassen, so dass
die notwendige Einwilligung zum Beteiligtenwechsel
nach § 267 ZPO vermutet wird.
§ 265 Abs. 2 ZPO ist nicht anwendbar, wenn der Veräußerer des Streitpatents nicht mehr existiert. In einem
Fall des 23. Senats204 war die ursprüngliche Patentinhaberin aufgrund Verschmelzung ihrer Komplementärin mit ihrer einzigen Kommanditistin erloschen205,
nachdem sie das Streitpatent gemäß der vom jetzigen
Patentinhaber vorgelegten Übertragungserklärung
auf diesen übertragen hatte. Dieser war deshalb auch
ohne Zustimmung der Beteiligten wirksam am Verfahren beteiligt.
199 BPatG, Beschl. v.29.10.2012 – 11 W (pat) 350/06.
200 BGH, GRUR 2008, 87, 89 – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren.
201 Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 265 Rdnr. 17; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 265, Rdnr. 7.
202 B
PatG, Beschl. v. 30.3.2012 – 7 W (pat) 306/11 = GRUR-RR 2012, 449 – Maßstabträger; zu den Grenzen Busse/Engels, PatG, 7. Aufl.
(2013), § 78 Rdnr. 21.
203 Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 32. Aufl., § 267 Rdnr. 1; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 267 Rdnr. 1.
205 Vgl. Baumbach/Hopt, HGB, 34. Aufl., vor § 105 Rdnr. 21 und § 105 Rdnr. 8.
38
V. Beschwerdeverfahren
1. Zulässigkeit der Beschwerde
Die Einlegung einer Beschwerde ist bedingungsfeindlich206, da im Interesse der Rechtssicherheit klar sein
muss, ob die Erklärung wirksam ist oder nicht. Deshalb verwarf der 12. Senat207 eine Beschwerde gegen
einen Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle
des DPMA, die innerhalb der Beschwerdefrist nur hilfsweise und damit bedingt eingelegt worden war. Die
Vorlage eines Schreibens des Anmeldevertreters, wonach die Beschwerde ohne Bedingung eingelegt sein
soll, führte nicht zu einer zulässigen Beschwerde, da
diese Erklärung erst nach Ablauf der Beschwerdefrist
und somit verspätet erfolgte.
2. Inlandsvertreter
Der 21. Senat208 wies erneut darauf hin, dass eine Beschwerde unzulässig ist, wenn eine Anmelderin, die
im Inland weder Sitz noch Niederlassung hat, bis zum
Schluss der mündlichen Verhandlung die Bestellung
eines Inlandsvertreters nicht durch Vorlage einer Vollmacht nach § 25 Abs. 1 nachweist. Hiervon kann auch
deshalb nicht abgesehen werden, weil gemäß § 97
Abs. 6 Satz 2 der Mangel der Vollmacht nicht von Amts
wegen zu berücksichtigen ist, wenn als Bevollmächtigte Patentanwälte auftreten.209 Denn nach § 97 Abs. 1
Satz 2 „bleibt § 25 unberührt“, wodurch deutlich wird,
dass die Regelungen zum Inlandsvertreter von den
weiteren Absätzen des § 97 ebenfalls nicht berührt
werden. Insofern geht § 25 als „lex specialis“ auch der
allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 vor. Auch
im Verfahren vor dem DPMA gilt der Vorrang des § 25.
Der Umstand, dass der Mangel der Vollmacht bereits
im dortigen Verfahren vorgelegen hat und nicht be-
rücksichtigt worden ist, führt nicht zur Zulässigkeit
der Beschwerde aus Gründen des Vertrauensschutzes
weiterer Beteiligter. Die unterlassene Bestellung eines
Inlandsvertreters führt damit zur Verwerfung der Beschwerde als unzulässig, § 79 Abs. 2 Satz 1.210
VI. Nichtigkeitsverfahren
1. Zulässigkeit der Klage
Eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses bedarf es
für die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage wegen des
Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten, nicht schutzfähigen Patents
grundsätzlich nicht, solange das Recht noch wirksam
und in Kraft ist; anders wenn das Patent durch Zeitablauf (§ 16) oder aus sonstigen Gründen (vgl. § 20)
erloschen ist. Hierfür genügt regelmäßig, wenn der
Kläger dartut, dass sich der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens auf seine Rechte auswirken kann und die
Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens der Wahrung seiner Rechte dient.211 In einem Verfahren des
2. Senats212 hatte die Klägerin geltend gemacht, dass
sie als ehemalige Arbeitgeberin des Beklagten eine
unberechtigte Forderungsklage nach § 16 Abs. 1, Abs. 3
ArbEG wegen der danach geschuldeten angemessenen Vergütung für die Benutzung der Diensterfindung
befürchten müsse. Die Nichtigkeitsklage sei daher zur
Abwehr solcher vermeintlicher Ansprüche notwendig,
da im Falle der Nichtigerklärung des zwischenzeitlich
erloschenen Streitpatents Vergütungsansprüche des
Beklagten grundsätzlich ausgeschlossen seien. Der
2. Senat verneinte ein hieraus abgeleitetes Rechtsschutzbedürfnis, da der dem Inhalt nach letztlich einer einfachen Lizenz gleichkommende Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders nach § 16 Abs. 1,
206 Vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 53.
209 Vgl. BPatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 21 W (pat) 1/07 und Beschl. v. 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; abweichend BPatG, GRUR 1979, 699.
210 Vgl. BPatG, Beschl. v. 4.6.2012 – 10 W (pat) 28/09.
211 BGH, GRUR 1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr.
212 BPatG, Urt. v. 31.5.2012 – 2 Ni 1/11.
39
Abs. 3 ArbEG entsteht, ohne dass sich der Arbeitgeber
mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann.213 Der Vergütungsanspruch entfällt aufgrund eines Widerrufs oder einer Nichtigerklärung des Patents auch nur für die Zukunft.214 Die Frage,
ob und ggf. in welchem Umfang dem Beklagten aus
einer eventuellen Nutzung des Streitpatents durch
die Klägerin ein Vergütungsanspruch erwachsen war,
hing im Ergebnis deshalb nicht mehr davon ab, ob das
Patent schutzunfähig war, sondern allein vom Umfang
der tatsächlichen Nutzung.
Der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage wurde die
subjektive Rechtskraftwirkung nach § 325 ZPO entgegengehalten, weil in einem Parallelverfahren ein
Kooperationspartner der jetzigen Klägerin als Strohmann für diese aufgetreten sein sollte. Der 4. Senat215
wies darauf hin, dass die für den Einwand der Nichtangriffsabrede aus Treu und Glauben aufgestellten
Grundsätze von dem Rechtskrafteinwand zu unterscheiden sind und eine über § 325 Abs. 1 ZPO hinausgehende Rechtskraftwirkung (Rechtskrafterstreckung)
nur auf Grund gesetzlicher Regelung oder aufgrund
der Vorschriften des materiellen Rechts in Betracht
kommt. Derartige Voraussetzungen stehen nicht einmal andeutungsweise in Rede, wenn sich die Beklagte
auf eine „Kooperationspartnerschaft“ der jeweiligen
Kläger beruft. Der Zulässigkeit einer erneuten Klage
steht auch nicht entgegen, dass bereits eine dieselben
Streitparteien und dasselbe Streitpatent betreffende
Nichtigkeitsklage der jetzigen Klägerin als unzulässig
zurückgewiesen worden ist, wenn die Klage wegen
Verstoßes gegen eine damals bestehende vertragliche
Nichtangriffsabrede zwischen den Parteien als unzulässig abgewiesen wurde. Denn ein Prozessurteil ist
nur in Bezug auf die darin entschiedene Prozessfrage
der materiellen Rechtskraft im Sinne von § 99 Abs. 1
i. V. m. § 322 Abs. 1 ZPO fähig216 und eine weitere Klage
deshalb zulässig, wenn sich – wie vorliegend im Hinblick auf den Wegfall der vertragliche Nichtangriffsvereinbarung – die prozessualen Umstände, derentwegen die Klage für unzulässig gehalten wurde, in dem
fraglichen Punkt gegenüber dem Vorprozess geändert
haben.217
Der einseitig, vor Klageerhebung erklärte Verzicht
der Nichtigkeitsbeklagten auf die Geltendmachung
von Ansprüchen wegen Verletzung des Streitpatents
ist nicht geeignet, die als Popularklage ausgestaltete
Nichtigkeitsklage infolge eines besonderen Vertrauensverhältnisses nach dem Grundsatz von Treu und
Glauben (§ 242 BGB) unzulässig werden zu lassen.
Nachdem die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, auch im
öffentlichen Interesse liegt, zeichnet den als Ausnahmetatbestand anzusehenden Klageausschluss nur ein
enger Anwendungsbereich aus.218 Es müssen auf Gegenseitigkeit beruhenden Verpflichtungen erkennbar
sein, welche die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als
treuwidrig im Sinne von § 242 BGB erscheinen lassen219,
so der 1. Senat.220
2. Bindung an die Anträge
Der Zulässigkeit einer eingeschränkten Verteidigung
steht nach Auffassung des 2. Senats221 nicht entgegen,
dass nicht festgestellt werden kann, ob die bei Klageerhebung und auch noch im Entscheidungszeitpunkt
nach § 81 Abs. 1 Satz 2 als Patentinhaberin eingetragene Beklagte trotz Übertragung des Streitpatents
vor Klageerhebung weiterhin sachbefugt und damit
213 Vgl. für die beschränkte Inanspruchnahme § 10 Abs. 2 ArbEG; für die unbeschränkte BGH, GRUR 1963, 135 – Cromegal;
GRUR, 1971, 475 – Gleichrichter; GRUR 1988, 123, 124 – Vinylpolymerisate m. w. N.
214 BGH, GRUR 1987, 900, 902 – Entwässerungsanlage; für den (einfachen) Lizenzvertrag BGH, GRUR 1983, 237 – Brückenlegepanzer.
215 BPatG, Urt. v. 7.2.2012 – 4 Ni 68/09, Berufung eingelegt X ZR 60/12, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2012, 485 – Rohrreinigungsdüse.
216 Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl. (2011), § 322 Rdnr. 3.
217 Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Auflage (2012), § 322 Rdnr. 1a.
218 BGH, GRUR 1990, 667 – Einbettungsmasse; GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher.
219 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 81 Rdnr. 75 ff.
220 BPatG, Urt. v. 8.5.2012 – 1 Ni 1/11.
221 BPatG, Urt. v. 12.4.2012 – 2 Ni 32/11 (EP).
222 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Rdnr. 226; vgl. auch Busse/Engels, PatG, 7. Aufl. (2013), § 59 Rdnrn. 213-215.
223 BGH, GRUR 2009, 42 – Multiplexsystem.
40
zu Verfügungen über das Patent berechtigt ist. An
der Befugnis des zwar prozessual legitimierten, aber
nicht materiell berechtigten Beklagten, im Patentnichtigkeitsverfahren durch beschränkte Verteidigung
zu verfügen, sind insbesondere im Rahmen des § 265
Abs. 2 Satz 1 Zweifel geäußert worden.222 Der BGH223 hat
bisher offengelassen, ob insoweit die Rechtslage nicht
anders zu beurteilen ist als beim (Teil-)Verzicht auf das
Patent, der für seine Wirksamkeit als Verfügung über
das Patent voraussetzt, dass der Verfügende sachbefugt ist.224 Nach Auffassung des Senats reicht die nach
§ 81 Abs. 1 Satz 2 vorliegende prozessuale Legitimation des Nichtigkeitsbeklagten jedenfalls für eine im
Rahmen eines Hilfsantrags verfolgte eingeschränkte
Verteidigung des Streitpatents aus. Denn diese stellt
im Gegensatz zu einer mit Hauptantrag vorgenommenen Selbstbeschränkung keine Verfügung über
das Streitpatent in der erteilten Fassung dar. Es wäre
auch widersinnig, dem nach § 81 Abs. 1 Satz 2 prozessual legitimierten, jedoch nicht materiell berechtigten Beklagten eine dem Erhalt des Patents dienende
Selbstbeschränkung im Rahmen eines Hilfsantrags zu
untersagen, wenn ansonsten die Vollvernichtung des
Patents droht.
Hat die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren keinen Widerspruch eingelegt und erklärt, dass eine Selbstbeschränkung auf Null gewollt ist bzw. sie den Anspruch
„sofort anerkenne“, kann der Senat über die Klage ohne
mündliche Verhandlung durch Urteil entscheiden, § 82
Abs. 2. Die Erklärung der Beklagten, das vollständig
angegriffene Streitpatent nicht mehr zu verteidigen,
stellt nach ständiger Rechtspraxis eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs im Nichtigkeitsverfahren dar,
und hat zur Folge, dass das Patent ohne weitere Sach-
prüfung für nichtig zu erklären ist225, da eine sachliche
Überprüfung nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen zu erfolgen hat.226
Der 4. Senat227 sieht eine zulässige Änderung des erteilten Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren darin, dass
die Patentinhaberin die allgemeine Lehre nach dem
angegriffenen Patentanspruch 1 der erteilten Fassung
in zwei nebengeordnete Ansprüche aufspaltet und dadurch beschränkt, dass die beiden Ansprüche jeweils
eine unterschiedliche und von dem erteilten Patentanspruch 1 umfasste Ausführungsform betreffen. Da
vorliegend die Verteidigung der Ausräumung eines
geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds diente – nämlich der fehlenden (partiellen) Ausführbarkeit des Patentanspruch 1 – war die Änderung auch „veranlasst“
bzw. von einem hinreichenden Rechtsschutzbedürfnis228 getragen. Der Senat konnte deshalb die Frage der
insoweit229 in der Rechtsprechung230 – insbesondere
224 Vgl. Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 20 Rdnr. 15; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 20 Rdnrn. 11/12.
225 Zur st. Rspr. BPatG, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin, m. w. N.
226 BPatG, Urt. v. 18.7.2012 – 4 Ni 3/12 (EP).
227 B
PatG, Urt. v. 24.7.2012 – 4 Ni 21/10 verb. mit 4 Ni 9/11 – Fixationssystem; hierzu auch BPatG, Beschl. v. 28. 7. 2008 – 9 W (pat) 405/05,
juris Das Rechtsportal, Rdnrn. 174 ff.
228 Zum Rechtsschutzbedürfnis Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2011) Rdnr. 253 unter Hinweis auf BGH, GRUR
2006, 923 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; weitergehend bessere Durchsetzungsmöglichkeiten für das Patent als
ausreichend ansehend Engel, GRUR 2009, 248.
229 Das Erfordernis der Veranlassung verneinend bereits BPatGE 44, 240 = GRUR 2002, 327, 330 – Erstes Impulssignal.
230 Zur entsprechenden Diskussion im Einspruchsverfahren bei der Aufstellung neuer Unteransprüche und beschränkter
Verteidigung des Hauptanspruchs bereits: BPatGE 43, 230 = BlPMZ 2001, 223 – Spülgut; a.A. BPatGE 44, 240 = GRUR 2002, 327, 330
– Erstes Impulssignal.
41
der Beschwerdekammern des EPA231 im Hinblick auf
Regel 80 AVOEPÜ – und in der Literatur232 diskutierten
Mindestanforderungen für die Zulässigkeit einer derartigen Änderung unbeantwortet lassen.
Der 4. Senat233 hält eine erweiterte, über die klagegegenständlichen Nichtigkeitsgründe hinausgehende
Sachprüfung der Zulässigkeit einer Änderung der erteilten Patentansprüche234 für nicht gerechtfertigt,
wenn hiermit keine inhaltliche Änderung verbunden
ist und einzelne Patentansprüche nur zusammengezogen werden.
Patentansprüche, mit denen ein Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren beschränkt verteidigt wird, müssen
dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung genügen, so der 3. Senat.235 Das in Art. 84 EPÜ
niedergelegte Gebot der Deutlichkeit (Klarheit) ist somit auch bei der Formulierung neuer Patentansprüche
im Nichtigkeitsverfahren zu beachten.
3. Kostenfragen
Kostenverteilung
Im Nichtigkeitsverfahren trägt der Unterlegene gemäß § 91 Abs. 1 ZPO die gesamten Kosten des Verfahrens (siehe § 82 Abs. 2, der auf die ZPO verweist). Nach
§ 93 ZPO fallen abweichend hiervon dem Kläger die
Kosten auch dann zur Last, wenn der Beklagte durch
sein Verhalten nicht zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat und er den Anspruch sofort anerkennt. Klageveranlassung besteht, wenn der Beklagte
sich so verhält, dass der Kläger annehmen muss, er
werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen.236
Im Patentnichtigkeitsverfahren ist dies grundsätzlich
erst der Fall, wenn der Kläger den Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert
hat.237 Eine solche vorherige Verzichtsaufforderung ist
nur entbehrlich, wenn aufgrund des Verhaltens des
Patentinhabers oder sonstiger besonderer Umstände
eine solche Abmahnung als aussichtslos oder unzumutbar erscheint.238
Eine Berechtigungsanfrage der Klägerin ist hierzu
nicht ausreichend, wenn bereits nach allgemeiner
Meinung eine Verwarnung durch den Patentinhaber
keine Veranlassung zur Klage i. S. v. § 93 ZPO gibt239, so
der 2. Senat.240 Auch eine – der deutschen Nichtigkeitsklage vergleichbare – Klage in Italien auf Feststellung
der Nichtigkeit des italienischen Teils des Streitpatents
bietet keinen Anlass. Wenn bereits eine im Ausland
erfolgende Inanspruchnahme des Nichtigkeitsklägers
aus dem ausländischen Teil eines europäischen Streitpatents im Wege einer Verletzungsklage keinen Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen den
deutschen Teil des europäischen Patents i. S. v. § 93 ZPO
bietet241, gilt dies erst recht, wenn es an einer solchen
Inanspruchnahme im Ausland durch den Patentinhaber fehlt.242
Ein sofortiges Anerkenntnis i. S. v. § 93 ZPO liegt nur vor,
wenn dem Nichtigkeitskläger innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist des § 82 Abs. 1 vom Beklagten
der (teilweise) Erfolg der Klage verbindlich zugesichert
231 Singer/Stauder, EPÜ, 5. Aufl. § 101 Rdnr. 106; Rspr. der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl. (2010) S. 914-915.
232 Bejahend Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 9; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2011)
Rdnr. 253; Engel, GRUR 2009, 248, 251; ablehnend und auf fehlende Veranlassung abstellend Benkard, PatG, 10. Aufl. (2006),
§ 59 Rdnr. 46d.
233 BPatG, Urt. v. 27.3.2012 – 4 Ni 24/10 = GRUR 2013, 53 – Kaffeemaschine.
234 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2011), S. 144, Rdnr. 228.
235 B
PatG, Urt. v. 22.11.2011 – 3 Ni 28/10, Berufung eingelegt X ZR 40/12, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2010, 709 LS, 712 Tz. 53 bis 55
– Proxyserversystem; hierzu auch BPatG, Urt. v. 27.3.2012 – 4 Ni 24/10 = GRUR 2013, 53 – Kaffeemaschine.
236 Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 93 Rdnr. 4.
237 B
PatG, GRUR-RR 2009, 325, 326; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 18 und Rdnr. 24;
Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38.
238 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), Rdnr. 38; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 82 Rdnr. 18.
239 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 84 Rdnr. 30.
240 BPatG, Urt. v. 18.6.2012 – 2 Ni 47/11 (EP); vgl. auch BPatG, Urt. v. 18.7.2012 – 4 Ni 3/12 (EP).
241 BPatGE 34, 93.
242 Vgl. hierzu auch BPatG, Mitt 2011, 565 – Klageveranlassung bei EP-Patent; Engels, Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2011,
GRUR 2012, 673, 683; Engels, Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2009 Teil II, GRUR 2010, 465, 476.
42
wird, etwa in Form von Verzichtserklärungen auf das
Patent (oder auf einzelne Patentansprüche) sowie auf
Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit.243
Eine beschränkte Verteidigung des Patents ohne Verzicht auf den darüber hinaus gehenden Schutz für
die Vergangenheit und Zukunft ist dagegen für ein
sofortiges Anerkenntnis nicht ausreichend.244 Dies gilt
auch für eine innerhalb der Widerspruchsfrist des § 82
Abs. 1 abgegebene beschränkte Widerspruchserklärung. Zwar wird das Patent in dem Umfang, in dem es
von seinem Inhaber nicht verteidigt wird, ohne Sachprüfung für nichtig erklärt.245 Jedoch ist der Beklagte
an seinen Selbstbeschränkungsantrag nicht gebunden und kann im weiteren Verlauf des Verfahrens das
Schutzrecht in einem weiter gehenden Umfang verteidigen, so der 4. Senat.246
Hat die Klägerin nach ihrer Darstellung eine Nichtigkeitsklage erhoben, weil die beklagte Patentinhaberin
nach Auffassung der Klägerin eine Verletzungsklage
auf eine nicht schutzfähige „breite“ Auslegung des
Streitpatents stützt, rechtfertigt dies keine von § 91
Abs. 1 ZPO abweichende Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen nach § 84 Abs. 2 Satz 2. Dies käme allenfalls dann in Betracht, wenn das BPatG in einem
Nichtigkeitsverfahren in einer das Verletzungsgericht
bindenden Art und Weise über die Auslegung des
Streitpatents entscheiden könnte. Dies ist nicht der
Fall, so der 2. Senat.247
Verteidigt die Beklagte das Streitpatent nur beschränkt, so wird dieses im Übrigen ohne Sachprüfung
für nichtig erklärt.248 In einem Verfahren des 5. Se-
nats249 vertrat die in der Sache vollständig unterlegene
Beklagte die Ansicht, dass insoweit § 93 ZPO zu ihren
Gunsten entsprechend anzuwenden sei. Dies verneinte der Senat. Auch wenn die Beklagte die erteilte Fassung nicht mehr verteidigt, kann die „Differenz“ zur
verteidigten Fassung nur durch eine Nichtigerklärung
(oder ein abgeschlossenes Beschränkungsverfahren)
beseitigt werden, die auch von der Klägerin beantragt
werden muss.250
Bei der Kostenverteilung hinsichtlich des nach Beschränkung verbleibenden Patents schloss sich der
4. Senat251 der Auffassung252 an, wonach die beklagte Patentinhaberin aus Billigkeitsgründen gem. § 84
Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO die gesamten Kosten
des Rechtsstreits auch dann zu tragen hat, wenn die
Klägerin nach zulässiger Selbstbeschränkung durch
Neufassung der angegriffenen Patentansprüche die
Klage insoweit zurücknimmt und das Streitpatent
ohne weitere Sachprüfung nur für nichtig erklärt wird,
soweit es nicht verteidigt wird.
Doppelvertretungskosten
Seit langem umstritten zwischen den Senaten des
BPatG ist die Frage der Erstattungsfähigkeit des im
Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Anwalts, die sog.
Doppelvertretungskosten.253 Übereinstimmung bestand allerdings insoweit, dass eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3, der die Kosten eines neben dem
Rechtsanwalt in Patentstreitverfahren mitwirkenden
Patentanwalts regelt, mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke von den Senaten abgelehnt wird254. Während der 3. Senat255 und der
243 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 84 Rdnr. 43 f.
244 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), Rdnr. 45.
245 BPatG, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin.
246 BPatG, Urt. v. 15.11.2011 – 4 Ni 4/11 – Beschränkter Widerspruch, Berufung eingelegt X ZR 11/12.
247 BPatG, Urt. v. 12.7.2012 – 2 Ni 23/11.
248 BGH, Urt. v. 19.12.2006 – X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 = GRUR 2007, 404 – Carvedilol II.
249 B
PatG, Urt. v. 6.2.2012 – 5 Ni 37/10, Berufung eingelegt X ZR 73/12;
vgl. auch BPatG, GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren und GRUR 2009, 1195 – Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen.
250 BGH, GRUR 2004, 138 (LS und IV.) – Dynamisches Mikrofon.
251 B
PatG, Urt. v. 27.11.12 – 4 Ni 47/10 (EP) – Kosten bei Teilnichtigkeit;
ebenso BPatG, Urt. v. 28.6.2012 – 4 Ni 3/11 (EP), Berufung eingelegt X ZR 120/12.
252 BPatG, = GRUR 2009, 45, Rdnr. 73 – Ionenaustauschverfahren.
253 Engels/Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2010, GRUR 2011, 561, 585ff.; Mes, PatG., 3. Aufl., § 84 Rdnr. 46ff.;
Schickedanz, Mitt 2012, 60; Heselberger, jurisPR-WettbW 2/2011 Anm. 4.
254 Bestätigt von BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 11/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.
255 B
PatG, Beschl. v. 7.5.2012 – 3 ZA (pat) 6/12 zu 3 Ni 2/09 = BlPMZ 2012, 359 = GRUR-RR 2013, 87 – Doppelvertretungskosten im
Nichtigkeitsverfahren VII.
43
10. Senat256 ihre Auffassung bestätigt haben, dass ausgehend von einer typisierenden Betrachtung die sog.
Doppelvertretungskosten auch im erstinstanzlichen
Nichtigkeitsverfahren als sachdienlich und notwendig nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2
erstattungsfähig sind, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig
ist, hat der 4. Senat257 (vgl. zum Gebrauchsmusterverfahren auch B.II.) eine Doppelvertretung als nicht
notwendig und die Kosten als nicht erstattungsfähig
angesehen, wenn trotz eines parallelen Verletzungsrechtsstreits keine zusätzlichen konkreten Umstände
für eine Erforderlichkeit dargetan werden. Sind danach
Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) nicht zu erstatten, so gilt dies unabhängig von der Reihenfolge der Antragstellung und
Kostenfestsetzung, so der 4. Senat258; gegebenenfalls
ist die Festsetzung der Kosten des Rechtsanwalts gegen diejenige des Patentanwalts auszutauschen. Hier
hat eine aktuelle Entscheidung des BGH jetzt Klarheit
gebracht, wonach Doppelvertretungskosten bei einem zeitgleichen parallelen Verletzungsverfahren, an
dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, als notwendige
Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig sind.259
Ob es sich bei dem parallelen „Verletzungsverfahren“ um ein einstweiliges Verfügungsverfahren oder
um ein Hauptsacheverfahren handeln muss, wurde
noch nicht grundsätzlich entschieden. Der 3. Senat260
konnte dies offen lassen, weil jedenfalls ein spezieller
Abstimmungsbedarf, etwa hinsichtlich der Auswirkungen einer beschränkten Verteidigung des Patents
auf das Verletzungsverfahren, der die Notwendigkeit
einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren begründen könnte, nicht ersichtlich ist, wenn sich Verfügungs- und Nichtigkeitsverfahren nur kurzzeitlich
überschneiden.
Der 4. Senat261 und ihm folgend der 10. Senat262 ließen
erstmals im Rahmen von Kostenerinnerungen nach
§ 23 Abs. 2 RPflG die Rechtsbeschwerde des § 574 Abs. 1
ZPO nach § 84 Abs. 2 Satz 2 zu dieser Rechtsfrage zum
BGH zu, da die Gesamtverweisung des § 84 Abs. 2
Satz 2 (wie auch § 80 Abs. 5 für die Kostenfestsetzung
im Beschwerdeverfahren und § 62 Abs. 2 Satz 4 für die
Kostenbeschwerde) ausdrücklich die Vorschriften der
ZPO über das Kostenfestsetzungsverfahren für entsprechend anwendbar erklärt. Diese erfüllt damit zugleich die von § 99 Abs. 2 geforderte Zulassung einer
Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts
und gewährleistet die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in entsprechender Anwendung des § 574
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO. Eines Rückgriffs auf die Generalverweisung des § 99 Abs. 1 bedarf es deshalb nicht.
Der BGH263 hat die zugelassenen Rechtsbeschwerden
als nach § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO statthaft angesehen und
in der Sache beschieden.
Streitwert/Klagegebühr
Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach
billigem Ermessen zu bestimmen, § 51 Abs. 1 GKG. Maßgeblich ist dafür grundsätzlich der gemeine Wert des
Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags
der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen, wobei von dem Streitwert eines auf das Streit
256 B
PatG, Beschl. v. 22.9.2011 –10 ZA (pat) 8/11 zu 10 Ni 6/09 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII;
BPatG, Beschl. v. 12.7.2012 – 10 ZA (pat) 3/11 zu 10 Ni 4/10 (EU), Rechtsbeschwerde zugelassen und beschieden
BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 11/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.
257 B
PatG, Beschl. v. 16.4.2012 – 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU) = BlPMZ 2012, 316 – Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren, Anm. Haberl, Schallmoser in GRUR-Prax 2012, 314, Rechtsbeschwerde zugelassen und beschieden BGH, Beschl. v. 18.12.2012
– X ZB 6/12; BPatG, Beschl. v. 7.5.2012 – 4 ZA (pat) 13/12 zu 4 Ni 38/09 = GRUR-RR 2013, 83, Rechtsbeschwerde zugelassen;
BPatG, Beschl. v. 16.5.2012 – 4 ZA (pat) 52/10 zu 4 Ni 10/05 (EU) = BlPMZ 2012, 389 – Mitwirkender Vertreter, Rechtsbeschwerde zugelassen.
258 BPatG, Beschl. v. 16.5.2012 – 4 ZA (pat) 52/10 zu 4 Ni 10/05 (EU) – Mitwirkender Vertreter, Rechtsbeschwerde zugelassen.
259 BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 11/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.
260 B
PatG, Beschl. v. 7.5.2012 – 3 ZA (pat) 6/12 zu 3 Ni 2/09 = BlPMZ 2012, 359 = GRUR-RR 2013, 87 – Doppelvertretungskosten im
Nichtigkeitsverfahren VII.
44
patent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen
werden kann, da dieser regelmäßig das Interesse des
Nichtigkeitsklägers an der Nichtigerklärung des Patents
widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert
des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist bei der Wertfestsetzung mangels
anderweitiger Anhaltspunkte durch einen Aufschlag
von 1/4 Rechnung zu tragen.264 Etwas anderes muss
nach Auffassung des 4. Senats265 dann gelten, wenn
die Frage der Wirksamkeit des Patents nicht entscheidungserheblich ist für das Patentverletzungsverfahren,
insbesondere wenn die von der Klägerin benutzte Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des Streitpatents eingreift. In einem solchen Fall tangiert die
angegriffene Ausführungsform das Streitpatent nicht;
d.h. der Wert des Patents kann nicht bestimmt werden
durch die Benutzung eines Gegenstands, der nicht in
den Schutzbereich dieses Patents fällt.
Nach § 144 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 5 PatKostG
kann das Gericht auf Antrag einer Partei anordnen,
dass sich ihre Kostentragungspflicht nach einem geringeren Wert berechnet, sofern die Belastung mit den
Prozesskosten nach dem vollen Wert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde und sie dies
glaubhaft macht. Der Antrag auf Streitwertherabsetzung ist rechtzeitig vor der Verhandlung anzubringen
(§ 144 Abs. 2 Satz 2). Erfolgt die Festsetzung des Streitwerts aber erst in der Verhandlung, erscheint fraglich,
ob dem auch erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag auf Streitwertherabsetzung ein verspätetes Vorbringen vorgehalten werden kann. Auch lässt
sich aus dem Umstand, dass der Pateninhaber es in der
Hand gehabt hätte, frühzeitig die Kosten eines Nichtigkeitsverfahrens durch Verzicht auf das Streitpatent
zu mindern bzw. zu vermeiden, kein Rechtsmissbrauch
ableiten, wenn dieser nicht anwaltlich vertreten ist
und ihm das Kostenrisiko einer Nichtigkeitsklage als
Reaktion auf seine finanziellen Forderungen an die
Klägerin wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents wohl nicht bewusst war, so der 5. Senat.266
Nach einer Entscheidung des 3. Senats267 ist die vom
Gesetzgeber gewollte Rechtsfolge des § 144 bei einer
Streitwertbegünstigung hinzunehmen, dass im Falle
einer Kostenquotelung der Kostenausgleich zwischen
den Parteien zugunsten der nach § 144 begünstigten
Partei nach dem reduzierten Streitwert erfolgt, während dies bei der Gegenpartei nicht der Fall ist.268 Eine
Berücksichtigung des herabgesetzten Streitwerts
zugunsten beider Parteien kommt nicht in Betracht,
da dies mit dem Normzweck des § 144 unvereinbar
wäre.269
Eine Addition der jeweiligen Klagegebühren in Höhe
von jeweils des 4,5-fachen Satzes (§ 3 Abs. 1 Nr. 4
PatKostG) ist auch bei späterer Verbindung von drei
anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG und
rechtsbeständiger Nichtigerklärung des Streitpatents
nach Auffassung des 3. Senats270 zutreffend. Eine spätere Verbindung zweier oder mehrerer Verfahren zu
gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung (§ 147
ZPO) führt nicht rückwirkend dazu, dass die jeweils
entrichteten Verfahrensgebühren entfallen oder ermäßigt werden. Hierzu bietet das PatKostG und GKG
261 B
PatG, Beschl. v. 16.4.2012 – 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU) = BlPMZ 2012, 316 – Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren, Rechtsbeschwerde zugelassen und beschieden BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 6/12;
BPatG, Beschl. v. 7.5.2012 – 4 ZA (pat) 13/12 zu 4 Ni 38/09, = GRUR-RR 2013, 83, Rechtsbeschwerde zugelassen;
BPatG, Beschl. v. 16.5.2012 – 4 ZA (pat) 52/10 zu 4 Ni 10/05 (EU) – Mitwirkender Vertreter.
262 BPatG, Beschl. v. 12.7.2012 – 10 ZA (pat) 3/11, Rechtsbeschwerde zugelassen und beschieden BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 11/12.
263 BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 11/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.
264 BGH, GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert.
265 BPatG, Beschl. v. 25.10.2011 – 4 Ni 45/09 (EU) – Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren.
266 BPatG, Urt. v. 25.7.2012 – 5 Ni 19/11.
267 BPatG, Beschl. v. 24.11.2011 – 3 ZA (pat) 54/10 zu 3 Ni 11/01 (EU).
268 B
enkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. (2006), § 144 Rdnr. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 144 Rdnr. 29;
Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. (2009), § 36 V, S. 888 f.; Mes, PatG/GebrMG, 3. Aufl. (2011), § 144 Rdnr. 13; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl.
(2008), § 144 Rdnr. 26; Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht (2011), § 6 Rdnr. 238.
269 OLG Düsseldorf, Mitt 1985, 213, 214.
270 B
PatG, 3 ZA (pat) 54/11 zu 3 Ni 37/08 (EU) = Mitt 2012, 140 = BlPMZ 2012, 289.
45
keine gesetzliche Grundlage.271 Eine Verbindung der
Verfahren führt – wie bereits aus dem Wortlaut des
§ 147 ZPO ersichtlich – lediglich dazu, dass in diesen
Prozessen gemeinsam verhandelt und entschieden
wird. Die so gebündelten Verfahren bleiben als jeweils
eigenständige Prozesse bestehen. Obwohl somit trotz
Verbindung weiterhin mehrere Nichtigkeitsklagen
vorliegen, fallen aber ab dem Verbindungsbeschluss
Gerichtsgebühren nur noch einfach an. Denn es soll
gebührenrechtlich belohnt werden, dass sich das Verfahren für das Gericht ab der Verbindung ökonomischer gestaltet. Die bereits mit Einreichung der Klagen
fällig gewordenen Verfahrensgebühren, die zu diesem
Zeitpunkt verfahrensmäßig völlig voneinander unabhängige Verfahren betreffen, sind dagegen für jeden
einzelnen Kläger angefallen und – weil vor dem Verbindungsbeschluss entstanden – verfallen.272
Haben zwei konzernverbundene Klägerinnen gemeinsam Nichtigkeitsklage eingereicht, auch wenn dies
durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten
erfolgt, so ist von zwei selbstständigen Prozessrechtsverhältnissen auszugehen, die auch zu getrennter
gebührenrechtlicher Betrachtung und gesonderten
Vorschusszahlungen führen, so der 5. Senat.273 Nach
Geltung des Patentkostengesetzes ist nicht davon
auszugehen, dass in diesem Fall nur eine Gebühr
gemäß 402 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG
anfällt, sondern dass für jedes entstandene Prozessrechtsverhältnis eine Gebühr zu entrichten ist. Der
Senat äußerte ferner Zweifel, ob ein insoweit geltend
gemachter Rückzahlungsantrag nach § 9 PatKostG
wegen vermeintlicher unrichtiger Sachbehandlung
statthaft bzw. zulässig ist, da eine nur abweichende
Rechtsauffassung einen Rückzahlungsanspruch nicht
rechtfertigt.274 Hinzu kommt, dass den Klägerinnen die
Möglichkeit einer unbefristeten Erinnerung nach § 11
Abs. 1 PatKostG gegen einen Kostenansatz offen
steht275, so der Senat.
4. Sonstiges
Beweisanträge, Amtsermittlungspflicht
Zur Darlegung einer offenkundigen Vorbenutzung bedarf es konkreter Angaben darüber, was wo, wann, wie
und durch wen geschehen ist, sowie der Darlegung
der öffentlichen Zugänglichkeit des Anmeldungsgegenstands mit der Möglichkeit der Nachbenutzung
durch andere, insbesondere Sachkundige.276 Hat trotz
entsprechenden Hinweises des Senats die Klägerin ihren Vortrag nicht weiter hinsichtlich Zeit und Ort der
behaupteten Gespräche und des Inhalts und Gegenstands der maßgeblichen Unterlagen und der technischen Ausgestaltung einer Vorrichtung substantiiert,
ist dieser Vortrag auch keiner Beweisaufnahme durch
Vernehmung der benannten Zeugen zugänglich. Denn
dies würde einen unzulässigen Beweisermittlungsantrag (Ausforschungsbeweis) darstellen, der darauf
gerichtet ist, nach derzeit noch nicht bekannten, zur
Darlegung einer Vorbenutzungshandlung jedoch erforderlichen Tatsachen durch Vernehmung der Zeugen
zu suchen. Insoweit sind auch keine weiteren Amtsermittlungen seitens des Senats veranlasst. Es ist nicht
Sinn des Untersuchungsgrundsatzes, einen unzureichenden Sachvortrag durch Amtsermittlung zu ergänzen bzw. zu vervollkommnen. Die Amtsermittlungspflicht endet, wo eine die Darlegungslast tragende
Partei ihrer Mitwirkungspflicht nicht genügt, indem
sie den Sachverhalt nicht detailliert vorträgt. Dementsprechend verneint die Rechtsprechung eine Pflicht zu
weiteren Ermittlungen von Amts wegen, wenn es um
die genaueren Umstände einer offenkundigen Vorbenutzung geht.277
Verspätung, Vertagung
Die durch das 2009 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz (PatRModG) erfolgte Neufassung
des § 83 und die damit in das Nichtigkeitsverfahren
eingeführten Präklusionsregeln sehen zwar grund-
271 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl., S. 89 Rdnr. 146 mit Verweisung auf Hövelmann, Mitt 2004, 59, 61;
Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl. (2003)§ 81 Rdnr. 18.
272 Hövelmann, Mitt 2004, 59, 61f.
273 BPatG, Urt. v. 20.9.2012 – 5 Ni 58/11 – Bitratenreduktion.
274 Busse/Schuster, PatG, 6. Aufl. (2003), § 9 PatKostG Rdnr. 4; Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 9 PatKostG, Rdnr. 6.
275 Busse/Schuster, PatG, 6. Aufl. (2003), § 11 PatKostG Rdnr. 5.
276 Benkard, PatG, 10. Aufl. (2006), § 3 Rdnr. 70.
277 Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59 Rdnrn. 218, 219, 129; Einl. Rdnrn. 33, 34.
46
sätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen
zurückzuweisen. Hierfür ist es aber stets erforderlich,
dass dieser Vortrag tatsächliche oder rechtliche Fragen
aufkommen lässt, die in der mündlichen Verhandlung
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu
klären sind278 und deshalb eine Vertagung erforderlich
wird. Kann das an sich verspätete Vorbringen dagegen
noch ohne weiteres in die mündliche Verhandlung
einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzögerung kommt, liegen die Voraussetzungen für
eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 nicht vor.279 So lag
der Fall in einem Verfahren des 3. Senats280, weil die Berücksichtigung der Hilfsanträge, zu denen die Parteien
verhandelt hatten, ohne weiteres möglich war.
Der 3. Senat281 hält insoweit auch gemäß § 99 Abs. 1
die Vorschrift des § 283 ZPO grundsätzlich282 für anwendbar und mit dem Zweck der Änderung des § 83
vereinbar, das Verfahren hinsichtlich der tatsächlichen
Feststellungen beim BPatG zu konzentrieren, um den
BGH zu entlasten.283 Dies bedeutet einerseits, dass das
BPatG bestrebt sein muss, den jeweiligen Fall möglichst umfassend zu klären und deshalb möglichst
wenig von den Präklusionsmöglichkeiten Gebrauch
macht. Andererseits aber soll die Gesetzesänderung zu
einer Straffung und Beschleunigung der Nichtigkeitsverfahren führen. Die nachträgliche Einreichung eines
Schriftsatzes soll die sonst nötige Vertagung vermeiden und durchbricht insoweit das Mündlichkeitsprinzip im Interesse der Prozesswirtschaftlichkeit durch
Straffung des Verfahrens.284 Damit sprechen überwiegende Gründe für eine Anwendbarkeit des § 283 ZPO.
Hatte die Patentinhaberin aufgrund eines qualifizierten Hinweises nach § 83 Abs. 1 keine Veranlassung,
das Streitpatent durch geänderte Patentansprüche
zu verteidigen, und ergibt sich erst in der mündlichen
Verhandlung aufgrund geänderter Rechtsauffassung
des Senats eine solche Veranlassung, fehlt es bereits
an dem von § 83 Abs. 4 Ziffer 2 vorausgesetzten Sorgfaltsverstoß und damit an einer verschuldeten Fristversäumnis, so der 1. Senat.285
Die Klägerin hatte in einem Nichtigkeitsverfahren
vor dem 4. Senat286 nach Ablauf der im qualifizierten
Hinweis nach § 83 Abs. 2 Satz 1 gesetzten Frist zur
Stellungnahme eine vermeintlich neuheitsschädliche
Druckschrift vorgelegt und hierzu zur Entschuldigung
der Fristversäumnis glaubhaft gemacht, dass diese
von ihr als hochrelevant eingestufte Schrift erst nach
Fristablauf, wenige Tage vor dem Termin zufällig und
anlässlich einer sonstigen Recherche aufgefunden
worden sei. Der Senat befand, dass dieser Vortrag der
Klägerin bereits deshalb nicht geeignet war, von einem
Verschulden im Sinne des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 zu entlasten, weil die Klägerin weder vorgetragen noch nach
§ 83 Abs. 4 Satz 2 glaubhaft gemacht hatte, dass sie
zuvor innerhalb der gesetzten Frist überhaupt intensiv recherchiert hatte und sie die Druckschrift auch bei
Einhaltung der gebotenen Sorgfalt nicht hätte finden
können. Ergänzend führte der Senat aus, dass für die
Frage, wann eine „hinreichende Entschuldigung“ ge-
278 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BlPMZ 2009, 307, 315.
279 Schülke, in 50 Jahre Bundespatentgericht, Seiten 435, 445.
280 BPatG, Urt. v. 15.11.2011 – 3 Ni 27/10, Berufung eingelegt X ZR 53/12; ferner BPatG, Urt. v. 28.2.2012 – 3 Ni 16/10.
282 Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 99, Rdnr. 5.
283 Vgl. BT-Drucksache 16/11339 S. 15.
284 Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 283 Rdnr. 2.
286 BPatG, Urt. v. 14.8.2012 – 4 Ni 43/10 (EP) – Bearbeitungsmaschine, Berufung eingelegt X ZR 148/12.
47
mäß § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 für das vermutete Verschulden anzuerkennen ist, ein objektivierter Sorgfaltsmaßstab angemessen erscheint, so wie er auch nach § 276
ZPO im Zivilrecht gilt oder im Verfahrensrecht z. B. bei
der Wiedereinsetzung gefordert ist. Der Senat sprach
insoweit – ohne dies abschließend entscheiden zu
müssen – seine Neigung aus, von einer weiteren Konkretisierung des Sorgfaltsmaßstabs im Hinblick auf
den angesprochenen Personenkreis abzusehen, also
nicht danach zu unterscheiden, ob z. B. Rechts- oder Patentanwälte, sonstige angesprochene Fachleute oder
eine nicht fachkundige Person als Kläger am Verfahren
beteiligt sind. Denn auch der Erfinder muss sich losgelöst von seiner Person der Bewertung der Erfindung
durch den angesprochenen Fachmann unterstellen
und den so aufzufindenden und heranzuziehenden
StdT entgegenhalten lassen. Der Nichtigkeitsklägerin
ist ferner aus Gründen der Waffengleichheit die Entschuldigung verwehrt, sie habe eine Druckschrift trotz
der gebotenen Sorgfalt nicht oder nur zufällig finden
können, während sie andererseits ihren auf fehlende
Patentfähigkeit gestützten Nichtigkeitsangriff damit
begründet, der Erfinder hätte diesen gattungsgemäßen StdT ohne weiteres auffinden und einbeziehen
müssen. Danach erscheint ein gleicher Maßstab gerechtfertigt, welcher StdT als auffindbar zuzurechnen
ist. Letztlich kam aber eine Zurückweisung deshalb
nicht in Betracht, weil es keiner Vertagung bedurfte,
da der Senat sich hinreichend Zeit für ihre Erörterung
am Terminstag nehmen konnte und auch die Beklagte
ohne Vertagung in der Lage war, das Streitpatent (mit
neuen Patentansprüchen) ausreichend zu verteidigen.
Der 5. Senat287 bejahte dagegen in einem Fall, in dem
während der mündlichen Verhandlung verspätet Hilfsanträge eingereicht worden waren, die Erforderlichkeit
einer „Vertagung“ nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, weil die
Patentansprüche umfassend geändert und neue Merk-
malsgruppen hinzugenommen waren. Der Senat wies
darauf hin, dass der Wortlaut dieser Bestimmung zwar
ausdrücklich nur auf einen „anberaumten Termin zur
mündlichen Verhandlung“ Bezug nimmt, aber auch
eine Vertagung aus dem Termin heraus umfasst ist.288
Das Argument der Beklagten, die Klägerin hätte sich
auf die neue Anspruchsfassung ohnehin im Hinblick
auf die mündliche Verhandlung vorbereiten müssen,
ließ der Senat nicht gelten. Der Senat sah angesichts
der nicht nur geringfügigen Änderungen die zumutbare
Grenze für die Klägerin überschritten, die insoweit auch
keine vorauseilende Ermittlungspflicht traf, ob und gegebenenfalls welche Merkmale aus der Beschreibung
aus Sicht der Patentinhaberin möglicherweise in Frage kommen könnten. Eine kürzere Unterbrechung der
mündlichen Verhandlung, durch welche die Klägerin in
die Lage versetzt worden wäre, sich im Anschluss daran
umfassend und fundiert zur neuen Antragstellung zu
äußern, kam wegen der Komplexität der Änderungen
nicht in Betracht, ebenso wenig die Einräumung einer
nachträglichen Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO zugunsten der Klägerin unter gleichzeitiger Anberaumung
eines Verkündungstermins. Der Senat berücksichtigte
auch, dass aufgrund der hohen Geschäftsbelastung und
der großen Schwierigkeiten, zeitnah einen eventuellen
Vertagungstermin zu finden, an dem alle in mehreren
Spruchkörpern und dort unterschiedlichen Besetzungen
tätigen technischen Richter teilnehmen hätten können,
ein erhebliches Bedürfnis des Rechtsverkehrs besteht,
dass sich Nichtigkeitsverfahren nicht unverhältnismäßig lange hinziehen. Danach sollte die „Kann“-Vorschrift
des § 83 Abs. 4 grundsätzlich in normal gelagerten Fällen – auch aus den Gründen der Gleichbehandlung und
Rechtssicherheit – angewendet werden, wenn eine
Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten klar auf der
Hand liegt. Soweit die Beschwerdekammern des EPA289
die Zurückweisung zusätzlich davon abhängig machen,
ob ein Hilfsantrag eindeutig gewährbar ist, ließ der
287 BPatG, Urt. v. 25.4.2012 – 5 Ni 28/10 (EP), Berufung eingelegt X ZR 89/12; ebenso BPatG, 5 Ni 40/10 Urt. v. 2.10.2012.
288 So auch BPatG, Urt. v. 14.8.2012 – 4 Ni 43/10 (EP) – Bearbeitungsmaschine, Berufung eingelegt X ZR 148/12.
289 EPA, Ents. v. 1.10.1996 – T 926/93-3.4.1, ABl. 1997, 447, S. 454 – Glaslaservorrichtung/MITSUBISHI.
291 BPatG, Urt. v. 20.6.2012 – 5 Ni 19/11.
48
Senat diese Frage offen, da eine nähere Beurteilung
durch das Gericht nicht hätte erfolgen können, so dass
auch bei Heranziehung der Verfahrenspraxis des EPA
eine Berücksichtigung nicht veranlasst gewesen wäre.
Eine Nichtanwendung sollte solchen Fällen vorbehalten
sein, in denen über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gestritten werden kann oder aus sonstigen Gründen der Billigkeit ein Anlass besteht, trotz Fristversäumung noch Vorbringen zu berücksichtigen, z. B.
wenn ein Missverständnis einer Partei hinsichtlich des
Inhalts des Hinweises aufgetreten ist.
Einen solchen Fall sah der 5. Senat290 darin, dass der
Patentinhaber irrtümlich dem qualifizierten Hinweis
die Auffassung entnommen hatte, der Senat gehe von
einem nicht mehr zu beseitigen Aliud der erteilten
Fassung des Streitpatents aus. Erst nach Aufklärung
des Missverständnisses hatte er in Reaktion hierauf
den Hilfsantrag gestellt.
Ein Grund zur Vertagung i. S. d. § 227 Abs. 1 Satz 1 ZPO
i. V. m. § 99 Abs. 1 liegt dagegen nicht vor, wenn zwar
die Verhinderung einer Partei krankheitsbedingt als
unverschuldet anzusehen ist (§ 227 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
ZPO), allerdings die Fortdauer der Erkrankung nicht
absehbar und die Partei durch eine Patentanwältin im
Termin vertreten ist, so der 5. Senat.291
Nebenintervention
Der 3. Senat292 führt aus, dass die neue Inhaberin des
Streitpatents, die das Patent bereits vor Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage erworben hat, als streitgenössische Nebenintervenientin i. S. v. § 99 Abs. 1 i. V. m.
§§ 66, 69, 61 ZPO dem Nichtigkeitsverfahren beitreten
kann, da wegen des Rechtsübergangs vor Rechtshängigkeit ein Fall des § 265 Abs. 2 Satz 3 ZPO hier nicht
vorliege. Die Nebenintervenientin kann somit ihr Recht
zur Unterstützung der Hauptpartei als eigenständiges
und von der Hauptpartei unabhängiges Recht wahr-
nehmen293 und deshalb auch – wie vorliegend – die
Leistung von Prozesskostensicherheit gem. § 81 Abs. 6
fordern.
Der 5. Senat hat über die Zulassung zweier Nebenintervenientinnen in einem Zwischenstreit nach § 71
Abs. 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 durch Beschluss entschieden294 und angeführt, dass ein eigenes rechtliches
Interesse der auf Seiten der Beklagten beitretenden
Lizenznehmerin auch nicht dadurch in Frage gestellt
ist, dass die Nichtigkeitsklägerin deren Aktivlegitimation im Verletzungsverfahren bestritten hat. Denn ein
Obsiegen der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren verbessert auch die Rechtsposition der Beitretenden entscheidend im Hinblick auf den dadurch festgestellten
Rechtsbestand des Schutzrechts.
Sachverständigengutachten
Eine im Nichtigkeitsverfahren von den Parteien beantragte Begutachtung durch einen Sachverständigen
ist nur dann anzuordnen, wenn die eigene Sachkunde
des Gerichts nicht ausreicht, um aus feststehenden
Tatsachen Wertungen und Schlussfolgerungen zu ziehen, die ein besonderes Fachwissen erfordern. Eigene
Sachkunde des Richters macht die Einholung eines
Gutachtens deshalb entbehrlich. Aufgrund des naturwissenschaftlichen Studiums der technischen Richter,
das durch praktische Berufserfahrung vertiefte Spezialwissen und die langjährige Erfahrung als Patentprüfer wird diese Sachkunde beim technischen Richter vermutet. Ob das Gericht seine eigene Sachkunde
für ausreichend erachtet, liegt dabei grundsätzlich in
seinem pflichtgemäßen Ermessen, wobei es ausreicht,
wenn auch nur ein Mitglied eines Kollegialgerichtes
hinreichende Sachkunde besitzt, so der 4. Senat.295
Auch eine abweichende Beurteilung des Offenbarungsgehalts im Prüfungsbescheid des DPMA kann die
Sachkunde des Senats nicht in Zweifel ziehen und gibt
deshalb allenfalls Veranlassung, die Beurteilung des
292 B
PatG, Beschl. v. 9.1.2012 – 3 Ni 31/11; Anm. hierzu aber Busse/Engels, PatG, 7. Aufl. (2013), § 59 Rdnr. 213;
BPatGE 52, 54 – Montageanlage.
293 BGH, GRUR 2008, 60, Tz. 44 – Sammelhefter II; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 81 Rdnr. 25.
294 B
PatG, Urt. v 21.3.2012 – 5 Ni 78/09, Berufung eingelegt X ZR 99/12,
unter Hinweis auf BGH, Beschl. v. 7.3.1989 – X ZR 91/88, sowie GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.
295 B
PatG, Urt. v. 10.1.2012 – 4 Ni 6/11 = GRUR 2013, 165 – Traglaschenkette, Berufung eingelegt X ZR 32/12; ferner BPatG, Urt. v. 28.6.2012
– 4 Ni 2/11, Berufung eingelegt X ZR 121/12; ebenso Urt. v. 28.6.2012 – 4 Ni 3/11, Berufung eingelegt X ZR 120/12.
49
BPatG Jahresbericht 2012 Gebrauchsmusterrecht
Offenbarungsgehaltes einer Druckschrift durch den
Fachmann – wie geschehen – in besonderem Maße
zu hinterfragen296, nicht jedoch diese Beurteilung gutachterlich klären zu lassen, statt sie durch den Senat
selbst fachkundig vorzunehmen.
Unter Hinweis auf § 65 Abs. 2 Satz 1, wonach die technischen Mitglieder des Bundespatentgerichts „in einem
Zweig der Technik sachverständig“ sein müssen, lehnte es der 4. Senat auch in einem weiteren Verfahren297
ab, dem Wunsch des Beklagtenvertreters nachzukommen, die bestehende Sachkunde der Senatsmitglieder
erfragen zu können. Ebenso wenig wie die juristischen
Mitglieder des Senats über ihren Werdegang Auskunft
geben müssen, sind die technischen Mitglieder dazu
verpflichtet.
Auch der 3. Senat298 sieht im Hinblick auf die eigene
Fachkunde der Mitglieder des Senats keine Veranlassung, der Anregung der Parteien zur Einholung eines
Sachverständigengutachtens zu den Fragen der Priorität, des Verständnisses des Streitpatents und der
erfinderischen Tätigkeit zu folgen, zumal die von den
Parteien für beweiserheblich gehaltenen Fragen rechtliche Bewertungen betreffen.299
Übersetzung
Nach der im Patentnichtigkeitsverfahren maßgeblichen Vorschrift des § 142 Abs. 3 ZPO liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es Übersetzungen fremdsprachlicher Entgegenhaltungen anfordert. Insoweit ist jedoch
auf die Sprachkenntnisse des Gerichts abzustellen und
nicht auf die der Parteien. Letztere sind gehalten, sich
gegebenenfalls selbst Übersetzungen anfertigen zu
lassen300, so der 5. Senat.301
Gebrauchsmusterrecht
I. Schutzfähigkeit
Der 35. Senat302 hatte sich mit der Frage zu befassen,
ob der Schutzanspruch 1 des angegriffenen Streitgebrauchsmusters ein Verfahren betraf. Dann wäre es
nach § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz
ausgeschlossen. Gegenstand des Schutzanspruchs
war eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung
eines aus einem Innenrohr und einem Außenrohr bestehenden Verbundrohres. Streitig war, ob aufgrund
der Angaben in den Merkmalen, welche die Ausbildung der Steuerung betrafen, ein Erzeugnis oder ein
Verfahren geschützt war. Der Senat verneinte letzteres und führt aus, dass diese Merkmale ein Organ der
gegenständlichen Herstellungsvorrichtung beschreiben sowie deren bestimmungsgemäßes Tätigwerden.
Auch wenn hierdurch im Gebrauch Einwirkungen oder
Tätigkeiten eines Verfahrens bewirkt werden sollen,
entstehen diese erst beim tatsächlichen Einsatz der
entsprechend vorkonfigurierten Vorrichtung. Insgesamt ist damit objektiv eine Vorrichtung als Gegenstand des Schutzbegehrens anzusehen.303
II. Kostenfragen
Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines
Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab, wobei die Bemessung des Gegenstandswertes gemäß §23 Abs. 3,
§ 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach billigem
Ermessen erfolgt und sich auch nach dem Interesse der
Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmus-
296 Entscheidungen des EPA als sachverständige Stellungnahme: BGH, GRUR 2010, 950, Tz. 14 – Walzenformgebungsmaschine;
GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken.
297 B
PatG, Urt. v. 28.6.2012 – 4 Ni 2/11, Berufung eingelegt X ZR 121/12; ebenso Urt. v. 28.6.2012 – 4 Ni 3/11, Berufung eingelegt X ZR 120/12
und BPatG, Urt. v. 10.1.2012 – 4 Ni 6/11= GRUR 2013, 165 – Traglaschenkette, Berufung eingelegt X ZR 32/12.
298 B
PatG, Urt. v. 24.1.2012 – 3 Ni 5/10, Berufung eingelegt X ZR 56/12; ebenso BPatG, Urt. v. 29.11.2011 – 3 Ni 44/08 (EU);
BPatG, Urt. v. 7.2.2012 – 3 Ni 30/10, Berufung eingelegt X ZR 86/12.
299 T
homas-Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 402 Vorbem. Rdnr. 3; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008) § 81, Rdnr. 161;
Benkard, PatG, 10. Aufl. (2006), § 88 Rdnr. 6, § 139, Rdnr. 125.
300 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 126 Rdnr. 15 sowie BPatGE 44, 47 – Künstliche Atmosphäre.
301 BPatG, Urt. v. 25.7.2012 – 5 Ni 19/11.
303 Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 6.9.2007 – 5 W (pat) 5/07.
50
Gebrauchsmusterrecht BPatG Jahresbericht 2012
ters ausrichtet, wie es sich zum Zeitpunkt der Stellung
des Löschungsantrags für die restliche maximale Laufzeit darstellt. Einzubeziehen sind die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch
Eigennutzung und Lizenzvergabe, und die bis zum
Beginn des Löschungsverfahrens entstandenen Schadenersatzforderungen aus Verletzungshandlungen.
Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen.304 Allerdings gilt, dass derjenige,
der die Zugrundelegung eines bestimmten Gegenstandswerts anstrebt, tatsächliche Anhaltspunkte
für die Schätzung so vortragen muss, dass diese bei
einer Entscheidung nachvollziehbar als Grundlage für
die Wertbemessung herangezogen werden können.305
Einen solchen konkreten, tatsächlichen Anhaltspunkt
für eine genügende Schätzgrundlage bildet eine
Streitwertfestsetzung im Verletzungsstreit306, so der
35. Senat.307
Bei einem Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA handelt es sich trotz seiner
justizförmigen Ausgestaltung308 um ein Verfahren vor
einer Verwaltungsbehörde; auch gebührenrechtlich ist
es daher als ein Verwaltungsverfahren anzusehen.309
Damit richtet sich die für die Vertretung von einem Patentanwalt verdiente Geschäftsgebühr nach Nr. 2300
VV RVG. Gemäß § 14 Abs. 1 RVG erfolgt die Festsetzung
der Gebühr einzelfallbezogen nach billigem Ermessen
und zwar unter Berücksichtigung des Umfangs und
der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommensund Vermögensverhältnisse des Auftraggebers. Bei
der Beurteilung, ob ein weit überdurchschnittlich aufwändiges und schwieriges Verfahren vorliegt, ist als
Ausgangspunkt zu beachten, dass vom Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG bereits die Vergütung für die
Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung umfasst
ist310 und die Anhebung eines Gebührensatzes bis zum
2,5-fachen nur dann erlaubt ist, wenn außerordentliche Erschwernisse hinzugetreten sind, wie z. B. eine
Beweisaufnahme, die durch eine behauptete offenkundige Vorbenutzung oder geltend gemachte widerrechtliche Entnahme zusätzlich erforderlich ist, so der
35. Senat.311
Der 35. Senat312 führt zur Erstattungsfähigkeit von Recherchekosten aus, dass zu den nach § 18 Abs. 3 Satz 2
GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Kosten nach allgemeiner Ansicht auch die
Kosten einer Recherche zum StdT gehören können.313
Sind aber bereits Kosten in Höhe von 250 € erstattet
worden und werden zur Begründung weiterer Kosten
lediglich ohne weitere Substantiierung des eigenen
Rechercheaufwandes Dokumente vorgelegt, die vom
Antragsteller selbst erstellt wurden oder gleichsam
griffbereit aus seinem ureigenen gewerblichen Betätigungsfeld stammen, so ist eine weitere Kostenerstattung nicht gerechtfertigt.
In einer weiteren Entscheidung hob der 35. Senat314
zur Erstattungsfähigkeit von Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts (vgl. bereits A.VI.2.) unter Hinweis
auf die Rechtsprechung des BGH315 und seine eigene
Rechtsauffassung316 hervor, dass die insoweit nach § 91
Abs. 1 ZPO, § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2
erforderliche Notwendigkeit dieser Kosten nur ausnahmsweise anzuerkennen ist. Hierzu müssen über
den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus
304 Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rdnr. 116.
305 Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 32. Aufl., § 287 Rdnr. 11.
306 Hierzu BGH, GRUR-RR 2011, 340 f = Mitt 2011, 383 – Nichtigkeitsstreitwert.
307 BPatG, Beschl. v. 30.5.2012 – 35 W (pat) 11/10; ferner BPatG, Beschl. v. 24.5.2012 – 35 W (pat) 5/11.
308 BGH, GRUR 2010, 231, 233 – Legostein.
309 BVerfG, GRUR 2003, 723 – Rechtsprechungstätigkeit; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 26 Rdnrn. 4 f.
313 Vgl. etwa Blage 26, 54, 59; OLG Frankfurt a. M., GRUR 1996, 967, 968 – Recherche-Kosten ; Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 80 Rdnr. 77.
314 BPatG, Beschl. v. 11.10.2012 – 35 ZA (pat) 50/09 zu 5 W (pat) 493/07.
315 BGH, GRUR 1965, 621, 626 – Patentanwaltskosten.
316 BPatGE 45,149 sowie BPatG, Beschl. v. 18.9.2006 – 5 W (pat) 422/05, v. 17.109 2006 – 5 W (pat) 8/06, und v. 6.3.2008 – 5 W (pat) 443/03,
ferner: BPatGE 51, 81 ff. – Medizinisches Instrument.
51
BPatG Jahresbericht 2012 Geschmacksmusterrecht
wenn die Entscheidung im auszusetzenden Verfahren
vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist. Der Senat lehnte dies ab, da eine
derartige zwingende Abhängigkeit nicht bestehe.
Geschmacksmusterrecht
derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sein,
für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht. Diese Voraussetzungen lagen nicht vor.
III. Sonstiges
Der 35. Senat317 hatte in einem Löschungsbeschwerdeverfahren ein Gebrauchsmuster zu beurteilen, das
durch Abzweigung aus einer europäischen Patentanmeldung hervorgegangen war, § 5 GebrMG, die ihrerseits eine Teilanmeldung aus einer Stammanmeldung
war. Geltend gemacht war, dass die zuletzt verteidigten Schutzansprüche gegenüber der Ursprungsanmeldung des Streitgebrauchsmusters unzulässig
erweitert seien. Da dies auch die europäische Patent
anmeldung betreffe, komme dieser der Anmeldetag
der Stammanmeldung nicht zu. Diese stehe dem
Streitgebrauchsmuster somit neuheitsschädlich entgegen (vgl. zum Patent A.IV.4.b.). Das Verfahren müsse
dementsprechend ausgesetzt werden, bis das Europäische Patentamt über die noch anhängige Beschwerde
im Einspruchsverfahren entschieden habe. Nach § 148
ZPO kann ein Verfahren u. a. dann ausgesetzt werden,
Ein angemeldetes Muster, das nahezu ausschließlich aus der Abbildung einer 100 Euro-Banknote besteht, ist wegen missbräuchlicher Benutzung eines
Hoheitszeichens bzw. sonstigen Zeichens von öffentlichem Interesse nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 GeschmMG vom
Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen, so der
10. Senat.318 Der Beschwerdesache lag die Zurückweisung einer Anmeldung durch die Geschmacksmusterstelle des DPMA zugrunde, da es sich bei den angemeldeten Folienaufdrucken um eine missbräuchliche
Benutzung der Geldscheine als staatliche Hoheitszeichen handle. Die schwarz-weißen Musterdarstellungen zeigen die Vorder- und Rückseite einer 100 EuroBanknote mit Abwandlungen wie abgebildet. Der
10. Senat teilte die Auffassung des DPMA und führte
aus, dass entsprechend der Beurteilung im Markenrecht zu den in Art. 6ter PVÜ aufgeführten staatlichen
Hoheitszeichen, auf die § 3 Abs. 1 Nr. 4 GeschmMG verweist, auch gesetzliche Zahlungsmittel gemeint sind.
Es ist kein Grund gegeben, dies beim geschmacksmusterrechtlichen Ausschluss von Hoheitszeichen anders
zu beurteilen.319 Eine missbräuchliche Benutzung ist
anzunehmen, wenn der irreführende Anschein eines
Bezugs des Musters zu staatlichen Stellen oder eine
Ausgabe durch solche Stellen erweckt wird, wobei auf
die Umstände des Einzelfalls und die konkrete Verwendung abzustellen ist. Die identische oder nahezu
identische Übernahme hoheitlicher Zeichen ist auch
ohne Hinzutreten weiterer Umstände missbräuchlich,
weil die hoheitliche Zweckbestimmung der Zeichen
eine Verwendung zur Verfolgung einzelner privater
318 BPatG, Beschl. v. 21.8.2012 – 10 W (pat) 701/09 – Folienbeutelaufdrucke, Rechtsbeschwerde zugelassen.
319 E ichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 4. Aufl., Rdnr. 23;
noch offen gelassen in BPatG, GRUR 2002, 337 – Schlüsselanhänger; BPatGE 44, 148 – Tassen mit Gelddarstellungen.
52
Sortenschutzrecht BPatG Jahresbericht 2012
Interessen ausschließt. Der mögliche Gebrauchszweck
des Musters (hier: Aufdruck auf Folienbeutel, der zur
Aufnahme von Flüssigkeiten bestimmt ist) ist, auch
wenn hierdurch ein hinreichender Abstand zum hoheitlichen Zeichen gewahrt wäre, bei der Frage der
Missbräuchlichkeit nicht zu berücksichtigen, soweit
dieser nicht im Muster selbst abgebildet ist.
Eine Geschmacksmusteranmeldung ist gemäß § 16
Abs. 5 GeschmMG zurückzuweisen, wenn die eingereichten Muster entweder gar nicht oder nur sehr
schlecht erkennbar sind und sich deshalb nicht zur
Bekanntgabe des Musters eignen, § 11 Abs. 2 Nr. 3
GeschmMG320 und der Anmeldung daher auch kein Anmeldetag zuerkannt werden kann, § 13 Abs. 1 GeschMG,
so der 10. Senat.321 Sind die Abbildungen nicht auf dem
amtlichen Formblatt eingereicht worden, erfüllt die
Anmeldung zudem nicht das Erfordernis des § 6 Abs. 1
Satz 2 GeschmMV i.V.m. § 26 Abs. 1 Nr. 2 GeschmMG.
Sortenschutzrecht
Der 36. Senat322 hatte über eine Beschwerde nach § 34
Abs. 1 SortG zu entscheiden, welche gegen einen zurückweisenden Beschluss des Widerspruchsausschusses des Bundessortenamts gerichtet war. Dieser hatte
den Widerspruch gegen die Zurückweisung des Antrags auf Sortenschutz für die Pflanze (Waldrebesorte)
Clematis florida mit der Bezeichnung „fond memories“ als unbegründet zurückgewiesen. Die angemeldete Sorte sei im Zeitpunkt ihrer Anmeldung nicht
mehr neu im Sinne von § 6 Abs. 1 SortG gewesen. Der
Präsident des Bundessortenamts war dem Beschwerdeverfahren beigetreten. Der 36. Senat bestätigte die
angegriffene Entscheidung und die Gültigkeit von § 6
Abs. 1 SortG, obwohl er der Auffassung der Anmelderin
folgte, dass diese Vorschrift unvereinbar ist mit dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2.12.1961 (PflZÜ) in der Fassung
des UPOV-Übereinkommens 1991, das in Deutschland
nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG durch Gesetz innerstaatliche Geltung erlangt hat. Der Senat führte aus, dass die
Unvereinbarkeit darauf beruht, dass in § 6 Abs. 1 SortG
entgegen der Vorgaben durch Art. 6 Abs. 1 UPOV-Übereinkommen 1991 sowie aller vorangegangenen Regelungen des PflZÜ für neuheitsschädliche Handlungen
nicht an das Hoheitsgebiet des Anmeldestaates angeknüpft wird, sondern nach dem insoweit eindeutigen
Wortlaut an das Gebiet der Europäischen Gemeinschaft/Union. Eine auf § 6 Abs. 1 Nr. 1 SortG gestützte
Zurückweisung einer Anmeldung ist nach Auffassung
des Senats gleichwohl rechtmäßig. Denn aus dem völkerrechtlichen Verstoß resultiert nur ein Anspruch der
übrigen Vertragsparteien auf Erfüllung der Umsetzungspflicht, der Verstoß führt aber nicht dazu, dass
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SortG nichtig oder nicht anwendbar ist.
Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nach
Art. 100 Abs. 1 GG schied mangels eines Verfassungsverstoßes aus. Der Senat ließ die Rechtsbeschwerde
nach §§ 35, 36 SortG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 zu.
Rainer Engels*, Dr. Wolfgang Morawek**
320 Zu den diesbezüglichen Anforderungen siehe BPatG, Beschl. v. 10.12.1998 – 4 W (pat) 704/97.
322 B
PatG, Beschl. v. 6.9.2012 – 36 W (pat) 1/10 – Clematis florida fond memories, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt I ZB 18/12.
*
**
Vorsitzender Richter am BPatG, München
Vorsitzender Richter am BPatG, München
53
BPatG Jahresbericht 2012 Markenrecht
Markenrecht
I. Nichtkonventionelle
Markenformen
1. Abstrakte Farbmarken
Im Berichtszeitraum sind nur wenige Entscheidungen
zu abstrakten Farbmarken ergangen.
Abstrakte Farbzeichen werden durch die Bezeichnung
der beanspruchten Farbe nach einem international
anerkannten Farbklassifikationssystem und Vorlage eines Farbmusters eindeutig grafisch dargestellt.
Bei Farbkombinationen ist zusätzlich die Angabe der
räumlichen Anordnung und des quantitativen Verhältnisses erforderlich. Abstrakten Farben und Farbkombinationen fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft,
weil der Verbraucher nicht gewohnt ist, allein aus der
Farbe auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu schließen. Schutzfähigkeit kommt nur unter
außergewöhnlichen Umständen in Betracht, nämlich
wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch
sind. Andernfalls kann Schutz nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung erreicht werden.
Schutzfähig
Das für „chemische Additive zur Behandlung von Abgas“ und „Brennstoffe, nämlich Motorentreibstoffe“, jeweils „nur für Kraftfahrzeuge“ in den
Klassen 1 und 4 angemeldete konturlose Farbzeichen „Blau (Pantone 300)“ 1
wurde als originär unterscheidungskräftig angesehen. Der 28. Senat ging von einer spezifischen und eng begrenzten Warengruppe aus. Das Publikum sei seit Jahrzehnten an die kennzeichnende
Verwendung abstrakter Farben bzw. Farbkombinationen als „Hausfarben“ der großen Mineralölkonzerne
gewöhnt.2 Die beanspruchten Waren seien nicht blau
gefärbt.
Vom 27. Senat wurde
auch der abstrakten Farbkombination „Rot (Pantone 485 C)/Gelb (Pantone 130 C)/Blau (Pantone 287 C)
im Verhältnis von 1:1 in seitlicher Anordnung neben
einander“ 3 Unterscheidungskraft für eine Vielzahl von
Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich Medien
und Telekommunikation zuerkannt. Die Verbraucher
seien im hier einschlägigen Medienbereich an Farben
als Kennzeichnungsmittel gewöhnt. Viele Fernsehsender verwendeten Logos in einer Farbe oder Farbkombination, z.B. Pro7 in Rot, Kabel1 in Orange, Phönix in
Blau/Orange etc. Das Farbzeichen beschreibe keine
Merkmale des auf den Grundfarben Rot, Blau und Grün
beruhenden Farbfernsehens. Zudem gebe es praktisch
bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten seiner
markenmäßigen Anbringung. 4 Weder lägen eine Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) noch die
Nachahmung eines Hoheitszeichens (§ 8 Abs. 2 Nr. 6
MarkenG) vor, weil die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu Rumänien mit den identischen Na
tionalfarben keinen örtlichen Bezug hätten und nicht
unterstellt werden dürfe, dass die Farben in Form einer
Nationalflagge verwendet würden.
Nicht schutzfähig
Die Beschwerde
gegen die Zurückweisung der u.a.
für „Transportdienstleistungen eines Flugrettungsdienstes“ angemeldeten konturlosen Farbkombination „Rot (HKS 14)/Weiß“ 5 war nach Ansicht des
26. Senats wegen fehlender Unterscheidungskraft erfolglos, weil diese Farbkombination im Rettungswesen
zur farblichen Kennzeichnung von Rettungsfahrzeugen gebräuchlich sei und nicht auf einen bestimmten
Anbieter hinweise. Der mit RAL 3020 vergleichbare
Rotton entspreche dem sog. Verkehrsrot, das – auch in
Kombination mit Weiß – im Verkehrs- und Rettungsbereich als Warn- und Hinweisfarbe verwendet werde.6
2 Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 10.12.2003 – 29 W (pat) 89/03 – Grün/Gelb u. a. für Kraftstoffe u. Beschl. v. 14.11.2007
– 26 W (pat) 205/01 – Gelb/Blau für Tankstellendienste.
3 BPatG, Beschl. v. 12.6.2012 – 27 W (pat) 105/11 – Rot/Gelb/Blau für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 38, 41, 42 und 45.
4 BGH, GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR!
5B
PatG, Beschl. v. 18.5.2012 – 26 W (pat) 52/11, für „Transportdienstleistungen eines Flugrettungsdienstes, insbesondere Transport von
Kranken und Behinderten; Transport von Blutkonserven, Gewebeproben und Seren sowie Rückholdienste“.
54
Markenrecht BPatG Jahresbericht 2012
Für eine Verkehrsdurchsetzung reichten die eingereichten Unterlagen nicht aus, insbesondere ergäben
sie nicht, dass die Anmelderin die beanspruchte Farbkombination im (nachträglich) angegebenen Verhältnis 2:1 einsetze.
2. Dreidimensionale Marken
Dreidimensionalen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft, wenn es sich nur um eine naturgetreue Wiedergabe der Ware, die Verkörperung eines im Vordergrund
stehenden Begriffsinhalts oder einfache, der Ästhetik
dienende Gestaltungsmerkmale handelt. Schutzfähigkeit können sie nur erlangen, wenn sie charakteristische Merkmale aufweisen, die erheblich von der Norm
oder der Branchenüblichkeit abweichen.
Schutzfähig
Im Gegensatz zur
vorgenannten Entscheidung zur abstrakten Farbkombination nahm der
30. Senat die Eintragungsfähigkeit der
beiden u.a. für „Kraftfahrzeuge und Luftfahrzeuge für Transportdienstleistungen
eines Rettungsdienstes; Transportdienstleistungen
eines Rettungsdienstes“ beanspruchten dreidimensionalen Farbaufmachungszeichen „Rot-weißer Helikopter“ 7 und „Rot-weißes Jetflugzeug“ 8 an. Die verwen
dete Farbkombination fungiere zwar im Straßenverkehr
als Signalfarbe von Rettungsdiensten, nicht jedoch im
Flugverkehr. Bei den Anbietern von Rettungsjets und
-helikoptern bzw. bei Leistungen der Flugrettung mittels solcher – von der Form her unauffälligen – Flugmaschinen handele es sich um einen ganz speziellen
und abgegrenzten Markt. Speziell im Rettungswesen
grenzten sich die verschiedenen Dienstleister mit Hilfe
von Farben voneinander ab. Der Markt in diesem Bereich werde im Wesentlichen von einem Anbieter mit
auffallender gelber Farbgestaltung und der Anmelderin mit rot-weißer Farbgebung bestimmt.9
Nicht schutzfähig
Für nicht schutzfähig erachtete der 27. Senat das
dreidimensionale Zeichen
„Klett(haft)verschluss“ 10, weil
diese Gestaltung ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und nur die Ware selbst
zeige. Die angemeldete Form unterscheide sich ausschließlich durch die Fortsätze (Ohren) auf den zwei
gegenüberliegenden Seiten von den gebräuchlichen
Gestaltungen. Aber auch diesen Elementen werde das
Fachpublikum eine technische Funktion zuschreiben.
II. Wortmarken,
Wort-/Bildmarken, Bildmarken
1. Fremdsprachige Begriffe
Schutzfähig
Das polnische Wort „Bimber“11 sei die Bezeichnung u.a.
für illegal gebrannten Schnaps, die der Durchschnittsverbraucher nicht verstehe. Obwohl der Fachverkehr
in der Regel gebräuchliche fremdsprachige Warenangaben kenne, sei „Bimber“ kein solcher feststehender
Begriff mit klar umrissener Bedeutung im Wirtschaftsverkehr, sondern die schillernde Bezeichnung einer
nicht im Handel befindlichen, illegal hergestellten
Ware, die nicht zur Beschreibung legaler, gewerblich
vertriebener Waren benutzt werde.
Die IR-Marke „Quinté +“12 sei nicht als Fachbegriff für
eine bestimmte Pferdewette (sog. „Fünferwette“) belegbar, zumal „fünf“ im Französischen „cinq“ heiße.
6 Vgl. auch EuGH, GRUR Int. 2012, 333, 335 Rdnr. 49 – Lichtgrau/Verkehrsrot/Lichtgrau.
7 BPatG, Beschl. v. 26.1.2012 – 30 W (pat) 65/10, BeckRS 2012, 05703.
8 BPatG, Beschl. v. 26.1.2012 – 30 W (pat) 66/10, BeckRS 2012, 05704.
9 Vgl. auch BPatG GRUR 2009, 164 ff. – Gelb/Rot.
10 BPatG, Beschl. v. 16.2.2012 – 27 W (pat) 154/10, u. a. für „Haft- sowie Flächenhaftverschlusswaren und -teile“.
11 BPatG, Beschl. v. 13.3.2012 – 33 W (pat) 38/10, für Waren der Kl. 1 und 33.
12 BPatG, Beschl. v. 27.3.2012 – 27 W (pat) 534/11, für Waren der Kl. 16 und Dienstleistungen der Kl. 41.
55
„specs“13 werde im Englischen als umgangssprachliche Abkürzung des Substantivs „spectacles“ mit der
Bedeutung „Brille“ verwendet. Der Begriff gehöre aber
nicht zum allgemein geläufigen Grundwortschatz
und werde auch vom Fachkreis der Augenoptiker nicht
ohne weiteres verstanden, zumal für „Brille“ im Englischen eher „glasses“ bekannt sei.
Nicht schutzfähig
„VENTAS“14: In seiner Bedeutung „Käufe, Verkäufe, Umsätze“ enthalte das spanische Wort einen zentralen
wirtschaftlichen Begriff für alle Waren und Dienstleistungen, mit denen Handel getrieben werden könne
und müsse daher frei verfügbar sein.
„REMEDIAN“15 entstamme der spanischen Sprache
und bedeute – auch ohne Voranstellung des Pronomens „ellos“ – „sie helfen“. Für Arzneimittel und Druckereierzeugnisse liege zwar eine beschreibende, aber
nicht geläufige Angabe vor, die speziell vom Exporthandel in den spanischen Sprachraum benötigt werde.
„sounds“16 werde als in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenes Wort in der Bedeutung „Töne,
Geräusche“ etc. ohne weiteres erkannt und sei für Verlagserzeugnisse und Verlagsdienstleistungen Hinweis
auf deren thematischen Inhalt.
„beachers“17 sei zwar sprachregelwidrig gebildet, enthalte jedoch die produktbezogene Sachaussage, dass
die beanspruchten Bekleidungsstücke und Schuhwaren für den Strand bestimmt und geeignet seien.
„OPTIMA“18 werde vom Publikum als geringfügige Abweichung des Begriffs „optimal“ im anpreisenden Sinne von „bestmöglich“ entweder bewusst erkannt oder
gar nicht bemerkt bzw. für einen Druckfehler gehalten.
2. Buchstaben und Buchstabenfolgen
Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen
sind nicht unterscheidungskräftig, wenn sie sachbezogene Abkürzungen darstellen oder branchenbedingt
nur als Typen-, Serien- oder technische Standardbezeichnungen verstanden werden. Die Beurteilung
hängt daher stark von den jeweiligen Branchenverhältnissen ab. Nach dem Urteil des EuGH zu „Multi
Markets Fund MMF“ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ (C-90/11, C-91/11, GRUR 2012, 616 ff.) fehlt die Unterscheidungskraft, wenn eine Buchstabenkombination nur als Abkürzung einer voran- oder nachgestellten
beschreibenden Wortfolge wahrgenommen wird.
Eintragungsverfahren
Schutzfähig
„M“19: Der angesprochene Durchschnittsverbraucher
messe dem Buchstaben „M“ keine beschreibende Bedeutung für „Sportwagen“ zu. Zwar enthalte die EGRichtlinie 2007/46/EG vom 05.09.2007 eine Klassifizierung für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit
mindestens vier Rädern, die mit „Klasse M“ bezeichnet
werde. In Alleinstellung werde der Buchstabe jedoch
auch vom Fachverkehr nicht zur Beschreibung von
Sportwagen verwendet oder benötigt.
13 BPatG, Beschl. v. 26.4.2012 – 28 W (pat) 525/12, für Waren der Kl. 5, 9 und 14 sowie Dienstleistungen der Kl. 44.
14 BPatG, Beschl. v. 27.3.2012 – 24 W (pat) 558/11, für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 35 und 42.
15 B
PatG, Beschl. v. 19.7.2012 – 30 W (pat) 27/11, nicht schutzfähig für Waren der Kl. 5 und 16, schutzfähig hingegen für Dienstleistungen
der Kl. 35, 41, 42 und 44, die nicht in spanischsprachige Länder exportiert bzw. aus diesen Ländern in Deutschland nachgefragt würden.
16 B
PatG, Beschl. v. 26.7.2012 – 27 W (pat) 9/11, nicht schutzfähig für Waren der Kl. 9, 16 und für Dienstleistungen der Kl. 35 und 38 in
Teilen, schutzfähig u. a. für „Werbung; sportliche Aktivitäten; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“.
Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, weil die bisherige Rechtsprechung zu der Frage, ob Verlagsdienstleistungen im weitesten
Sinn durch einen produktbezogenen Begriffsgehalt beschrieben werden könnten, umstritten sei. Sie wurde nicht eingelegt.
17 BPatG, Beschl. v. 5.11.2012 – 27 W (pat) 167/10, u. a. für „Schuhe, Schuhwaren Bekleidungsstücke für den Strand“.
18 BPatG, Beschl. v. 20.6.2012 – 28 W (pat) 14/11, für Waren der Kl. 4, 7, 9, 12 und 17.
19 BPatG, Beschl. v. 14.11.2012 – 28 W (pat) 518/11 für Waren der Kl. 12.
20 BPatG, Beschl. v. 17.1.2012 – 27 W (pat) 55/11, für Waren der Kl. 18 und 25 sowie Dienstleistungen der Kl. 35.
21 B
PatG, Beschl. v. 10.1.2012 – 27 W (pat) 114/11, u. a. für „Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Bücher; Zeitschriften; Versicherungswesen; Ausbildung; Publikation von Druckereierzeugnissen“. Die Rechtsbeschwerde wurde zur Vereinheitlichung der Rechtssprechung zu Kombinationen, Akronymen und beschreibenden Begriffen zugelassen. Sie wurde nicht eingelegt.
56
: Im Modebereich sei „QC“ nicht
als Abkürzung der Bedeutung
„Qualitätskontrolle“ erkennbar, da
das Publikum darin z.B. auch die Initialen eines Modeschöpfers sehen könne. Dies werde
verstärkt durch die für Sachaussagen untypische, elegant verspielte grafische Gestaltung des Zeichens.
20
Nicht schutzfähig
„ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist“21: Aufgrund
der nachgestellten Wortfolge sei „ZVS“ sofort als bloße Abkürzung der nachfolgenden beschreibenden Sachangabe wiederzuerkennen und zu verstehen.22
„GerontoCare Ambulante geronto-psychiatrische Pflege Südbrookmerland“23: Selbst wenn der Zeichenteil
„GerontoCare“ in Alleinstellung für schutzfähig erachtet würde, (was aber aufgrund des beschreibenden
Hinweises auf den Dienstleistungsgegenstand der
Altenpflege nicht der Fall sei), werde dieser Eindruck
durch die nachfolgende Erläuterung „Ambulante geronto-psychiatrische Pflege“ wieder beseitigt.
Widerspruchsverfahren
Die Verwechslungsgefahr wurde in folgenden Fällen
bejaht:
„DSBE“ ./. „DSB“24: Der Buchstabenfolge „DSB“ komme mangels im Inland bekannter beschreibender Bedeutung keine geschwächte Kennzeichnungskraft zu,
weshalb der Abstand zur angegriffenen Marke, der nur
in einem „E“ am Wortende bestehe, das leicht zu überhören oder zu übersehen sei, nicht ausreiche.
„OMV“ ./. „OGV“25: Die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei
aufgrund der sehr starken Umsatzzahlen für „Brennstoffe“ erhöht. Die Vergleichsmarken kämen sich daher selbst bei lediglich mittelgradig ähnlichen Waren
in klanglicher Hinsicht aufgrund der Identität in zwei
von drei Buchstaben klanglich zu nahe.
3. Wortzusammensetzungen
Schutzfähig
„Vetexpo“26: Die Annahme, der Verbraucher erkenne
ohne weiteres die Zusammensetzung aus den Begriffen „Vet“ als Abkürzung für „veterinär“ und „expo“ als
Synonym für Messe, Ausstellung, sei konstruiert und
beruhe auf einer zergliedernden Betrachtungsweise.
„tobaccoland“27: Der Senat erhob durch Einholung eines Gutachtens der Gesellschaft für deutsche Sprache
Beweis über die Frage, ob dem Wort „Land“ – wie bei einem Warensortiment – bei den in Rede stehenden Verkaufsautomaten und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen die Bedeutung einer besonders
großen (Verkaufs-)Fläche oder Verkaufsstätte zukomme. Das Gutachten habe dies nicht klar beantwortet.
Die Internetrecherche habe jedoch eindeutig ergeben,
dass eine Vertriebsstättenbezeichnung mit der Endung
„-land“ nicht nur auf ein umfangreiches Warenangebot, sondern auch auf eine Verkaufsfläche hinweise, die
betreten werden könne und deren Größe den Umfang
eines Verkaufsautomaten weit überschreite.28
22 Vgl. hierzu auch die Urteile des EuGH zu „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ (GRUR 2012, 616 ff.),
wonach die Unterscheidungskraft fehle, wenn bei einer Wortfolge die Buchstabenfolge nur als Abkürzung einer voran- oder nachgestellten beschreibenden Wortkombination wahrgenommen werde.
23 BPatG, Beschl. v. 10.5.2012 – 30 W (pat) 88/10, für Dienstleistungen der Kl. 43 und 44.
24 B
PatG, Beschl. v. 25.1.2012 – 29 W (pat) 9/11. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 39, die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 37,39, 41 und 42.
25 B
PatG, Beschl. v. 12.9.2012 – 28 W (pat) 82/11. Die Vergleichsmarken sind jeweils eingetragen für Waren der Kl. 4, 6 und 11 sowie
Dienstleistungen der Kl. 39.
26 B
PatG, Beschl. v. 31.7.2012 – 27 W (pat) 527/11, u. a. für „Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Marketing (Absatzforschung); Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Vermietung von transportablen Bauten“.
27 B
PatG, Beschl. v. 30.5.2012 – 29 W (pat) 47/11, für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 39 und 42. Vgl. hierzu auch die
Parallelanmeldung „tobaccoland“ als Wort-Bild-Zeichen in abgewandelter Schriftart, für gleiche Waren/Dienstleistungen
(BPatG 29 W (pat) 191/10).
28 Vgl. hierzu auch die Entscheidung „EuroShop“ Kopacek/Kortge, Jahresbericht BPatG 2011, GRUR 2012, 443.
57
Nicht schutzfähig
„Scinet“29 Auch ohne Binnengroßschreibung seien die
Abkürzungen „sci“ für „science“ oder „scientific“ (Wissenschaft oder wissenschaftlich) und „net“ für Internet oder „network“ (Netzwerk) den Fachkreisen, die
Werbe- und Bürodienstleistungen bzw. Design für Internetauftritte und Grafikdesign in Anspruch nähmen,
unmittelbar geläufig.
„FLATRATE“30: Hinsichtlich „Kraftfahrzeuge und deren
Teile“ nähmen die Endverbraucher an, dass alle Leistungen mit einem einheitlichen Tarif abgegolten seien, dessen Höhe nicht von der einzelnen Inanspruchnahme abhänge. Dies gelte auch hinsichtlich der
Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Die Problematik,
ob für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nach nationaler höchstrichterlicher Rechtsprechung auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung31 oder auf
den Zeitpunkt der Anmeldung32 abzustellen sei, konnte vorliegend offen bleiben33, da der Gebrauch der angemeldeten Bezeichnung seit 2005/2006 belegt war.
4. Slogans
Seit der Entscheidung des EuGH zu „Vorsprung durch
Technik“ (C-398/08 P, GRUR 2010, 228) kann eine Wortfolge, selbst wenn sie eine Sachaussage in mehr oder
weniger großem Umfang enthält, ohne unmittelbar
beschreibend zu sein, als betrieblicher Herkunftshinweis dienen. Voraussetzung ist, dass sie nicht nur eine
gewöhnliche Werbemitteilung beinhaltet, sondern
über eine gewisse Originalität oder Prägnanz verfügt,
ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert
und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen
Denkprozess auslöst. Nach dem Urteil des BGH zu
„Vision“ (GRUR 2010, 935) vermitteln längere Wortfolgen regelmäßig nicht den Eindruck eines betrieblichen
Herkunftshinweises.
Schutzfähig
sei in Bezug auf Möbel, Werbedienstleistungen und Bau von
Messeständen keine gebräuchliche und übliche Wortfolge der Alltagssprache. Lediglich im Bereich Kosmetik, Fitness etc. werde sie häufig verwendet, da der
Konsument etwas für sich tue. Die Wortfolge sei auch
kein Synonym für „Do-it-yourself“.
34
„green follows function“35: In der Bedeutung „Grün
folgt Funktion“ erschließe sich kein Sinngehalt, auch
wenn man den Zusammenhang mit dem Satz „form
follows function“ erkenne. Selbst wenn man „green“
im Sinne von Umweltverträglichkeit verstehe, bedürfe
es weiterer Gedankenschritte, wie diese an einer Funktion auszurichten sei, ob sie Vorrang habe oder hinter
die anderen Belange zurücktrete.
„BE WHAT YOU ARE AND EVERYTHING YOU WANT TO
BE“36: Die IR-Marke sei zwar nicht kurz, aber prägnant
und stehe auch wegen des Wortes „what“ im Unterschied zum näher liegenden „who“ für verschiedene
Bedeutungen.
Nicht schutzfähig
„Faster than hockey, rougher than rugby, sexier than
golf“37 werde ohne weiteres mit „schneller als Hockey,
rauer als Rugby und sexier als Golf“ übersetzt. Auch
wenn kein beschreibender Begriffsgehalt in Bezug auf
Bekleidung, Werbung und sportliche Aktivitäten vor-
29 BPatG, Beschl. v. 26.9.2012 – 29 W (pat) 510/11, für Dienstleistungen der Kl. 35, 39 und 42.
31 Vgl. BGH GRUR 2009, 411 – STREETBALL.
32 Vgl. zur Nichtigerklärung nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung EuGH GRUR Int. 2010, 145 – FLUGBÖRSE.
33 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 29.10.2012 – 30 W (pat) 40/11 – Aus Akten werden Fakten.
35 BPatG, Beschl. v. 25.9.2012 – 33 W (pat) 552/10, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 37 und 42.
37 BPatG, Beschl. v. 21.5.2012 – 27 W (pat) 45/11, für „Bekleidung; Werbung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.
38 Vgl. hierzu auch BGH GRUR 2010, 935 – Die Vision.
39 B
PatG, Beschl. v. 5.7.2012 – 30 W (pat) 92/10, u. a. für „Seifen, Parfümeriewaren; Entnahme von Körperproben …; medizinische Beratung“. Ob eine naheliegende markenmäßige Verwendungsmöglichkeit in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2010, 825 – MarleneDietrich-Bildnis II), wurde nicht erörtert.
58
liege, verstünden die angesprochenen Verkehrskreise
die Wortfolge ausschließlich als Werbeslogan. Zudem
spreche die Länge der Wortfolge gegen eine Unterscheidungskraft.38
„For Me“39 erschließe sich in der Bedeutung „Für mich“
dem Publikum unmittelbar als anpreisender Werbeslogan, dass die beanspruchten Waren aus dem Kosmetikbereich sowie die medizinische Beratung bei
Stoffwechselerkrankungen und Diäten eine individuelle Anpassung ermöglichten. 40
„Get It Right“41 werde vom Publikum aufgrund der
Imperativform als allgemeiner, universell einsetzbarer
Kaufappell aufgefasst, dass man es mit dem Kauf oder
Vertragsabschluss „richtig mache“. Werbeslogans seien inzwischen auch bei den für Fachkreise bestimmten Spezialprodukten übliche Mittel zur Steigerung
des Absatzes.
5. Wortfolgen mit geografischen
Herkunftsangaben
Schutzfähig
In einer Serie von 15 Anmeldungen, die Namen von
Kleinstädten und einer Provinz in Italien, Südafrika
und Ungarn sowie eines Inselstaats zum Gegenstand
hatten, wurde präzise differenziert, wann geografische
Herkunftsangaben für schutzfähig zu erachten sind
und wann nicht. In 9 Fällen („Barletta“, „“Novara“,
„Chieti“, „Samoa“, „Umbria“, „“Viareggio“, „Vercelli“,
„Sopron“, „Viterbo“)42 wurde die Schutzfähigkeit verneint, da es sich um Orte handele, in denen Möbel bereits produziert würden oder eine Möbelproduktion zu
erwarten sei. 6 Anmeldungen („Albufeira“, „Norcia“,
„Narni“, „Kimberley“, „Orvieto“, „Otranto“)43 wurden
für schutzfähig erachtet, da in diesen dem deutschen
Verkehr weitgehend unbekannten Orten eine Möbelherstellung derzeit weder stattfinde noch in Zukunft
zu erwarten sei.
„Cape of Good Hope“44: Aufgrund der konkreten Verhältnisse am „Kap der guten Hoffnung“ als Küstenfelsenkliff und Naturreservat an der Südspitze Südafrikas
würden weder Endverbraucher noch Geschäftskunden
annehmen, dass die u.a. beanspruchten Werbe-, Großund Einzelhandelsdienstleistungen dort angeboten
oder erbracht würden. Das „Kap der guten Hoffnung“
sei auch kein Synonym für Südafrika.
Nicht schutzfähig
„Gagny“45: sei eine in der Nähe von Paris und des Flughafens „Paris-Charles de Gaulle“ gelegene relativ kleine Stadt, die über eine industrielle Infrastruktur sowie
überdurchschnittlich gute Verkehrsanbindung verfüge. Es sei damit zu rechnen, dass dort künftig Haushaltswaren produziert würden, zumal Frankreich bereits ein bedeutender Produzent in diesem Bereich sei
und die Produktion keine besonderen geografischen
oder klimatischen Voraussetzungen erfordere.
„St. Petersburger Staatsballett“46: Die angemeldete
Marke sei nicht der Name eines konkreten Ensembles,
sondern nur ein allgemeiner Hinweis auf irgendein
staatliches Ballettensemble aus St. Petersburg und
komme daher als Themen- oder Inhaltsangabe für die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht. 47 Da die Marke einen staatlichen Anbieter aus
St. Petersburg nahelege, bedürfe es einer sehr weitge-
40 Anders hierzu noch BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU. Die Beurteilung von allgemeinen Anpreisungen und Werbeschlagwörtern
habe im Lauf der Zeit hingegen Wandlungen und Klarstellungen erfahren.
41 BPatG, Beschl. v. 24.5.2012 – 25 W (pat) 539/11, für Waren der Kl. 9 und 42.
42 B
PatG, Beschl. v. 14.11.2012 - 26 W (pat) 39/11, 26 W (pat) 40/11, 26 W (pat) 44/11, 26 W (pat) 1/12, 26 W (pat) 3/12 bis 26 W (pat) 6/12 und
26 W (pat) 8/12, u. a. für „Möbel“.
43 B
PatG, Beschl. v. 14.11.2012 – 26 W (pat) 37/11, 26 W (pat) 41/11 bis 26 W (pat) 43/11 sowie 26 W (pat) 2/12 und 26 W (pat) 7/12, u. a. für
„Möbel“.
45 BPatG, Beschl. v. 5.12.2012 – 26 W (pat) 563/11, für Waren der Kl. 21.
46 B
PatG, Beschl. v. 22.5.2012 – 27 W (pat) 51/11, für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 35, 41 und 42. Die Rechtsbeschwerde
wurde zu der bisher nicht höchstrichterlich entschiedenen Frage, inwieweit eine Berühmung staatlicher Trägerschaft bereits im
Eintragungsverfahren nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geprüft werden könne, zugelassen, aber nicht eingelegt.
47 Vgl. BPatG, Beschl. v. 24.4.2012 – 27 W (pat) 23/12 – Gürzenich Orchester Köln.
59
henden Verkehrsdurchsetzung, um das Zeichen einem
Schweizer Privatunternehmen zuordnen zu können,
das neben einem anderen Veranstalter nur organisatorische Unterstützung bei einer Tournee leiste. Dafür fehlten ausreichende Angaben. Hinsichtlich der
beanspruchten Werbe- und Vertragsdienstleistungen
sei die Wortfolge zwar nicht beschreibend48, aber gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG täuschend. Berühmungen wie „Staatsballett“, „Staatszirkus“ seien nur dann
nicht irreführend, wenn die Verbraucher sie nicht ernst
nähmen. Vorliegend würden indes besondere Qualitätsvermutungen erweckt, was der erkennende Senat
– auch im Kontext mit künstlerischen Darbietungen –
aus eigener Anschauung beurteilen könne.
6. Etablissementbezeichnungen
Schutzfähig
Eine Differenzierung zur Entscheidung „St. Petersburger Staatsballett“ trifft der 27. Senat in der Entscheidung „Gürzenich Orchester Köln“: 49 „Gürzenich“ bezeichne eine Festhalle in der Kölner Altstadt und sei
ein Etablissementname, der nicht vergleichbar sei mit
allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen, wie „Oper“,
„Theater“, „Philharmonie“ o. ä. Das Publikum sei daran
gewöhnt, Orchester-Bezeichnungen als betrieblichen
Herkunftshinweis zu sehen, wenn keine Angabe zu
einer Stilrichtung (Kammerorchester, Symphonieorchester etc.) vorliege, sondern ein Bezug zu einer
Örtlichkeit50. Viele Orchester hätten ein „festes Haus“,
nach dem sie sich benennen würden (z.B. Leipziger Gewandhausorchester). Die genaue Identifizierung bei
generischen Benennungen von Auftrittsstätten erfolge häufig über die Ortsangabe. Da „Gürzenich“ nicht
als bundesweit allgemein bekanntes Gebäude synonym für Köln stehe, sei die Wortfolge auch nicht freihaltebedürftig. „Gürzenich Orchester Köln“ beschreibe
nicht einmal den Ort, an dem die Veranstaltung stattfinde, da Orchester – namensunabhängig – weltweit
auf Tournee gingen.
werde als Name aufgefasst. Derart gebildete
Bezeichnungen von Lehreinrichtungen seien dem
Publikum geläufig, vgl.
etwa Hochschule Niederrhein, Hochschule RheinMain.
Gerade in der Kombination mit „Bochum“, das den Ort
genau angebe, wirke das geografisch weniger präzise
„Ruhr“ als Name der Universität, wobei „Bochum“ und
„Ruhr“ auch nicht so eng miteinander verknüpft seien,
wie z.B. „Frankfurt/Main“.
51
Nicht schutzfähig
„Dortmunder U“52: Die gegenwärtige Nutzung des
denkmalgeschützten Gebäudes mit einer Nutzfläche
von 15.000 m2 in der Dortmunder Innenstadt in den
Bereichen Kunst, Kultur, Forschung und Ausbildung
schließe nicht aus, dass die beanspruchten Waren gegenwärtig oder zukünftig in dem Gebäude bzw. auf
dem umliegenden Areal angeboten oder sogar dort
hergestellt werden könnten. Auch hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen liege eine geografische
Herkunftsangabe vor, da diese entweder in dem Gebäudekomplex angeboten würden oder sich inhaltlich
auf diesen beziehen könnten.
48 BGH, GRUR 2009, 949 – My World.
50 Dies entspreche der Rspr., vgl. 32 W (pat) 11/01, BeckRS 2009, 26921 – Bodensee-Arena; 27 W (pat) 8/11 – Telespargel; 27 W (pat) 508/12
– Jagdschloss Platte; MarkenR 2010, 403 – Konstanzer Konzil.
51 BPatG, Beschl. v. 13.12.12 – 27 W (pat) 561/12, für Waren der Kl. 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41, 42 und 44.
52 B
PatG, Beschl. v. 31.1.2012 – 27 W (pat) 43/11, für zahlreiche Waren der Kl. 14, 18, 21, 25, 26, 28 und Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 38, 39,
41 und 43.
60
„Universitätsklinikum Köln“53 vermittle unmittelbar
verständlich, dass es sich um den Betrieb einer medizinischen Fakultät in Köln handele. Die Schutzfähigkeit
einer Marke sei losgelöst von der Person des Anmelders sowie von dessen Namens- und Monopolrechten
zu prüfen.
7. Personennamen
Personennamen sind von Hause aus unterscheidungskräftig, es sei denn, sie sind gleichzeitig Sachangaben
(z.B. Diesel für Kraftstoffe). Auch bekannte Personen
der Zeitgeschichte (z.B. Künstler oder Sportler) haben
ein legitimes Interesse an der kommerziellen Verwertung ihres Ansehens und ihrer Popularität (BGH GRUR
2000, 709, 712, 713 – Marlene Dietrich I; BPatG 32 W (pat)
92/06 – Maya Plisetskaya). Jedoch sind Namen historischer Persönlichkeiten Teil des kulturellen Erbes
der Allgemeinheit, wie z.B. Leonardo da Vinci54, und
können daher grundsätzlich nicht als Kennzeichen
geschützt werden. Eine Ausnahme besteht bei berechtigter Benennung öffentlicher Einrichtungen, wie z.B.
einer Hochschule, nach einem ehemaligen Leiter oder
bedeutenden Wissenschaftler (BPatG GRUR 2006,
591 – GEORG-SIMON-OHM). Die seit dieser Entscheidung eingeschlagene Linie der Rechtsprechung wurde vom 27. Senat in den nachfolgenden erfolgreichen
Beschlüssen in anmelderfreundlicher Weise deutlich
ausgebaut und verfeinert:
„Robert Enke“55: In dieser Entscheidung stellt der
27. Senat neue Erwägungen zur Schutzfähigkeit von
Personennamen an und verbindet diese insbesondere
mit der BGH-Entscheidung zu Marlene-Dietrich-Bild-
nis II (GRUR 2010, 825). Der 2009 verstorbene Fußballtorwart gehöre aufgrund seiner sportlichen Karriere
und tragischen Lebensumstände zu den Personen
der Zeitgeschichte. Zwar komme das angemeldete
Zeichen als Inhaltsangabe von Büchern oder anderen
Medien in Betracht; insoweit könne aber dem Zeichen
ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, da eine Anbringung in Form eines
Herkunftshinweises möglich sei. Die Verbraucher seien gerade bei Druckereierzeugnissen sowie Lehr- und
Unterrichtsmitteln daran gewöhnt, dass Namen – oft
sogar mit Vornamen – auf den Umschlägen und/oder
Buchrücken so angebracht seien, dass sie als Hinweis
auf den Verlag dienten, etwa C. H. Beck, Fischer, Walter
de Gruyter, Heymanns, Ernst Klett, Dr. Otto Schmidt
u. v. m. Obwohl nahezu jedes aussagekräftige Wort
etwas bezeichne, das Inhalt einer publizistischen Darstellung sein könne, müsse aber Markenschutz auch
für Medien, Bild- und Tonträger, Druckereierzeugnisse
etc. möglich sein56. „Robert Enke“ könne zwar Thema
von Biografien und anderen Berichten sein, aber das
angesprochene Publikum könne allein aus Namen oder
Sachbezeichnungen ohne weiteren Kontext nicht auf
einen bestimmten Inhalt schließen.57 Ferner könne es
sich bei damit bezeichneten Waren sowohl um Biographien oder andere Sachbücher als auch um Bildbände
oder Romane handeln. Die Anmeldung von Namen
verstoße darüber hinaus grundsätzlich nicht gegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG. Der Schutz gegen die Verletzung postmortaler Persönlichkeitsrechte sei ein privates Recht, das als relatives Schutzhindernis im Sinne
von § 13 Abs. 2 MarkenG, nicht aber im Rahmen von
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 zu prüfen sei.
53 B
PatG, Beschl. v. 22.3.2012 – 30 W (pat) 81/11, u. a. für Bücher; Schriften (Veröffentlichungen); medizinische Dienstleistungen und Pflege, insbesondere … Dienstleistungen von Kliniken, Krankenpflegedienste, therapeutische und ärztliche Versorgung und Betreuung“.
Weitere 9 Parallelentscheidungen vom gleichen Tag für identische Waren/Dienstleistungen: 30 W (pat) 72/11 – Hochschuldmedizin
Köln; 30 W (pat) 73/11 – Hochschulkrankenhaus Köln; 30 W (pat) 74/11 – Uni-Krankenhaus Köln; 30 W (pat) 75/11 – Universitätskrankenhaus Köln; 30 W (pat) 76/11 – Medizinische Kliniken der Universität zu Köln; 30 W (pat) 77/11 – Universitätsklinikum zu Köln; 30 W
(pat) 78/11 – Klinik der Universität zu Köln; 30 W (pat) 79/11 – Klinikum der Universität zu Köln; 30 W (pat) 80/11 – Unikliniken Köln.
54 B
PatG, MarkenR 2008, 33.
55 BPatG,
Beschl. v. 27.3.2012 – 27 W (pat) 83/11, für Waren der Kl. 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Kl. 41.
56 Vgl. hierzu Rohnke, FS 50 Jahre BPatG, 2011, 707, 712 und BPatG, Beschl. v. 22.11.2012 – 27 W (pat) 554/12 – Leibniz School of Business.
57 Vgl. mit gleicher Argumentation BPatG, Beschl. v. 11.9.2012 – 27 W (pat) 50/12 – Wildschütz Jennerwein, für Waren der Kl. 14 und 16
sowie BPatG, Beschl. v. 18.12.2012 - 27 W (pat) 51/12 – Fotografie Jennerwein für Waren der Kl. 14 und 16.
61
„Adolf Loos Preis“58 schließt an die vorgenannte Entscheidung an. Der Eigenname des berühmten österreichischen Architekten und Designers weise von Haus
aus individualisierenden Charakter auf. Preisbezeichnungen verbunden mit dem Namen einer lebenden
oder historischen Persönlichkeit seien betriebliche Unterscheidungsmittel, soweit der Name die preiswürdige Leistung nicht unmittelbar bezeichne59. Soweit die
angemeldete Marke als Inhaltsangabe für Bücher und
andere Medien beschreibend sein könne, sei eine Verwendung in einer herkunftshinweisenden Form nicht
ausgeschlossen (BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).
8. Wort-/Bildmarken
Schutzfähig
In folgenden Fällen waren die Beschwerden gegen
eine Zurückweisung der Anmeldung aufgrund der besonderen grafischen Ausgestaltung erfolgreich:
: Die konkrete Kombination verschiedener Gestaltungsmittel (z.B. versetzte
Anordnung der Wortelemente, vierfarbige Gestaltung) vermittele einen unverwechselbaren charakteristischen Gesamteindruck.
60
: Die Wortbestandteile hätten die Bedeutung „Essens-Künstler“.
Die Anordnung der Be61
standteile wirke eigentümlich, zumal sich die Schrift
von „foodartists“ deutlich von den Branchenangaben
„EVENTSERVICE & MANAGEMENT“ abhebe.
Nicht schutzfähig
: Die überlappende dreidimensionale Anordnung
des Daumens sowie die
abgebildete Hand enthielten lediglich eine Bekräftigung bzw. eine Geste, die „alles in Ordnung“ signalisiere, weshalb in der Gesamtheit eine hinreichende
Eigentümlichkeit fehle, um sich dem Publikum als betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen.
62
stelle einen Qualitätshinweis
im Sinn einer gewissen Haltbarkeit der u.a. beanspruchten Bekleidungsstücke dar bzw. weise auf die zuverlässige
Erbringung der beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen hin. Das grammatikalisch falsch vorangestellte Ausrufezeichen wirke lediglich werbeüblich.
63
9. Bildmarken
Eintragungsverfahren
Für Bildzeichen gelten die gleichen Grundsätze wie für
dreidimensionale Zeichen64.
Schutzfähig
Bei der stark stilisierten Darstellung des Kölner Doms 65
sei ein unmittelbarer Sachzusammenhang im Hinblick
auf die beanspruchten Werbe- und Handelsdienstleis-
59 Vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2010, 421 – Egon Erwin Kisch Preis; hingegen a. A. noch BPatG 27 W (pat) 9/09 – Baltasar-Neumann-Preis.
60 BPatG, Beschl. v. 7.3.2012 – 29 W (pat) 3/06, für eine Vielzahl von Waren der Kl. 16 und Dienstleistungen der Kl. 41.
61 B
PatG, Beschl. v. 19.4.2012 – 27 W (pat) 528/12, u. a. für „Vertrieb von Gewürzen; Cateringsunternehmen“; ebenso wegen
eigentümlicher Gesamtgestaltung des Wort-/Bildzeichens: BPatG, Beschl. v. 12.12.12 – 28 W (pat) 535/11 – Cuisine Noblesse.
63 B
PatG, Beschl. v. 25.9.2012 – 27 W (pat) 89/11, u. a. für „Bekleidungsstücke, „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“.
64 s. Ziffer I. 2.
65 BPatG, Beschl. v. 18.7.2012 – 27 W (pat) 539/12, für Waren der Kl. 14, 16, 21, 28 und Dienstleistungen der Kl. 35 und 41.
66 Vgl. hierzu auch Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2008, GRUR 2009, 429, 439.
67 Vgl. hierzu die gegenteilige Entscheidung des 27. Senats v. 26.9.2006 - 27 W (pat) 35/06, wonach maßgebliche Teile des angesprochenen Verkehrs in der dort angemeldeten Bildmarke nicht nur den in Form eines Schattenrisses der Frontseite nahezu naturgetreu
wiedergegebenen Kölner Dom sähen, sondern dieses Bild auch unmittelbar gleichsam als Synonym für die Stadt Köln erachtet
werde. Vgl. auch dazu Grabrucker/Fink, Jahresbericht 2006, GRUR 2007, 267, 275.
62
tungen zu verneinen.66 Selbst wenn der
Verbraucher den Kölner Dom erkenne,
schließe er nicht auf einen eindeutigen
örtlichen Herkunftshinweis, da der Dom
keine mit dem Wort „Köln“ gleichzusetzende Angabe sei.67 Zudem sei eine Anbringung des Zeichens in herkunftshinweisender Form nicht auszuschließen
(BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).
Nicht schutzfähig
68
: Die konkrete Zusammenstellung der
jeweils einfachen und werbeüblichen
Gestaltungsmittel sei nicht so komplex, dass sie von der Sachaussage der
Abbildung in Bezug auf die beanspruchten Waren, die Fische oder deren Bestandteile
enthalten könnten, wegführe.
: Es handele sich nur
um die bildliche Wiedergabe einfacher Ziermuster auf Hosentaschen. Die gegenteilige Entscheidung des BGH zu einer ähnlichen
Ziernaht72 hielt der 27. Senat nicht für einschlägig, weil
dieser ein nicht vergleichbares, komplexes Muster zugrunde gelegen habe.
69 70 71
Die angesprochenen Fachverkehrskreise fassten die
Abbildung eines Verbindungselements in Kugelform 73
mit Innengewinde ausschließlich als Erscheinungsbild
der Ware selbst bzw. eines Möbelbestandteils auf, das nicht von der
Norm oder Branchenüblichkeit anderer Verbindungselemente im
Möbelbereich abweiche.
Widerspruchsverfahren
Die Verwechslungsgefahr wurde in folgendem Fall verneint:
./.
Die Gemeinsamkeit
des
beschreibenden
Motivs
(Destillationsapparat für Brände) reiche für die Annahme einer Ähnlichkeit nicht aus, da der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf die besondere Gesamtwirkung des
Bildes beschränkt und ein Motivschutz nicht vorgesehen sei.
74
10. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung
oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5
MarkenG)
Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt vor,
wenn das Zeichen selbst Vorschriften verletzt, die zu
den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts
gehören. Gegen die guten Sitten verstoßen Zeichen,
wenn sie das Empfinden eines beachtlichen Teils der
beteiligten Verkehrskreise zu verletzen geeignet sind,
68 B
PatG, Beschl. v. 18.7.2012 – 28 W (pat) 507/11, für Waren der Kl. 5 und 29, vgl. hierzu außerdem die Wort-Bild-Marke „FROM SUSTAINABLE FISHING“ BPatG, Beschl. v. 18.7.2012 – 28 W (pat) 509/12, für Waren der Kl. 5 und 29. Die Zurückweisung erfolgte, da die
Wortelemente ohne weiteres als beschreibender Hinweis auf „aus nachhaltigem Fischfang“ verstanden würden.
69 B
PatG, Beschl. v. 31.1.2012 – 27 W (pat) 586/10, für „Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen und Röcke“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, ob und inwieweit die großzügige Beurteilung der Möglichkeiten zur unterscheidungskräftigen Benutzung
(BGH, GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR!) auch geboten sei, wenn die Abbildung der Form
oder eines Bestandteils der beanspruchten Ware als Marke eingetragen werden soll, wurde nicht eingelegt.
70 B
PatG, Beschl. v. 28.3.2012 – 27 W (pat) 589/10. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zur vorgenannten identischen Frage wurde nicht
eingelegt.
71 B
PatG, Beschl. v. 28.3.2012 – 27 W (pat) 590/10. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zur vorgenannten identischen Frage wurde nicht
eingelegt.
72 B
GH, GRUR 2001, 734, 735 – Jeanshosentasche.
73 B
PatG, Beschl. v. 18.1.2012 – 26 W (pat) 118/10, für „Kugelförmige Verbindungselemente aus Metall mit über die Kugeloberfläche
verteilten, insbesondere Innengewinde aufweisenden Öffnungen; Systemmöbel mit Metallstangen, die mit“ vorgenannten Verbindungselementen „verbunden sind“.
74 B
PatG, Beschl. v. 22.8.2012 – 26 W (pat) 28/12. Die Vergleichsmarken sind u. a. jeweils eingetragen für „alkoholische Getränke
(ausgenommen Bier)“ sowie Werbedienstleistungen.
63
weil sie in sittlicher, religiöser oder politischer Hinsicht
eine grobe und unerträgliche Geschmacksverletzung
enthalten.
Als Verstoß gegen die guten Sitten wurde angesehen:
„Massaker“75: Das angemeldete Wort könne als Aufforderung zu einem grausamen, menschenverachtenden
Verhalten verstanden werden und sei daher nach § 8
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG nicht eintragungsfähig. Eine Verwendung des Begriffs in literarischen oder filmischen
Zusammenhängen führe nicht zu einem weniger anstößigen Empfinden. Besonders in Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus Sport
und Kultur sollten Minderjährige nicht zu gewaltgeprägtem Verhalten animiert werden.
: Die Kinderzeichnung stelle
laut Wortunterschrift die Heilige
Hildegard von Bingen in einer
angedeuteten Ordenstracht mit
Strahlenkranz, „stummelartig
angedeuteten Händen und Füßen“ und einem lachenden Smiley als Gesicht dar. Diese respektlose, karikaturartige Darstellung
verletze Gläubige in ihrem religiösen Empfinden (§ 8
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG), die die Heilige wegen ihres Lebens und ihrer Lehren – auch zur gesundheitsfördernden Wirkung von Nahrungsmitteln – verehrten.77
76
Für schutzfähig befunden wurde:
: Wie in der BGH-Entscheidung
„Neuschwanstein“79 festgestellt,
bestehe zwar ein enger beschreibender Bezug von Getränken oder Lebensmitteln zu
Bauwerken, die eine touristische Sehenswürdigkeit
darstellten, da diese Waren etwa als Souvenirartikel
oder zur Deckung eines Bedarfs von Touristen an Speisen, Getränken o. ä. angeboten würden. Die schlagwortartige Bezeichnung „KOUTOUBIA“ für eine Moschee in Marrakesch werde aber überwiegend für
einen Fantasiebegriff gehalten. Die Monopolisierung
der Bezeichnung eines sakralen Bauwerks verletze zudem nicht das religiöse Empfinden der Muslime in
Deutschland als relevanten Teil des Publikums i. S. d. § 8
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG, wenn es sich um eine bereits intensiv vermarktete Sehenswürdigkeit, z.B. einen „Namensgeber“ für Hotels bzw. Restaurants, handele.
78
11. Verbot des Missbrauchs öffentlicher
Hoheitszeichen für kommerzielle Zwecke
(§ 8 Abs. 2 Nr. 6 und 8 MarkenG)
Verboten sind nicht nur Zeichen, die ausschließlich aus
Hoheitszeichen bestehen oder ein Hoheitszeichen enthalten, sondern auch die Nachahmung im heraldischen
Sinne sowie eine Verwendung von Teilen oder in stilisierter Darstellung. Die Verwendung oder Nachahmung
von Hoheitszeichen internationaler Organisationen ist
aber nur dann unzulässig, wenn die Marke geeignet ist,
den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung zu ihnen hervorzurufen (§ 8 Abs. 4 Satz 4 MarkenG).
75 B
PatG, Beschl. v. 31.7.2012 – 27 W (pat) 511/12, für Waren der Kl. 25 und 28 sowie Dienstleistungen der Kl. 41. Die Rechtsbeschwerde
wurde zugelassen zu der Frage, ob und inwieweit bei der Beurteilung der Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG für die Frage eines Verstoßes gegen die guten Sitten ein strenger oder großzügiger Maßstab anzulegen sei.
Sie wurde nicht eingelegt.
76 BPatG, Beschl. v. 28.3.2012 – 28 W (pat) 81/11, löschungsreif für Waren der Kl. 29, 30, 32, 33, vorwiegend Lebensmittel und Getränke.
77 Eine Güterabwägung im Hinblick auf die Meinungsäußerungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG und die Kunstfreiheit nach Art.
5 Abs. 3 GG fand nicht statt (vgl. BVerfG, GRUR 2001, 170 – Benetton-Werbung I; WRP 2003, 633 – Benetton-Werbung II; BGH, GRUR
1995, 592 – Busengrapscher/Schlüpferstürmer; GRUR 2005, 583 – Lila-Postkarte).
78 BPatG, Beschl. v. 6.3.2012 – 25 W (pat) 562/11, für Waren der Kl. 29, 30 und 31.
79 BGH MarkenR 2012, 380
64
Als schutzfähig wurde beurteilt:
Schutzfähig
80
:
Das angemeldete Zeichen enthalte mangels Wiedergabe charakteristischer heraldischer Merkmale keine
Nachahmung des Schweizer Bundeswappens bzw. der
Schweizer Bundesflagge i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4
MarkenG, da die Farbgestaltung deutlich abweiche
und der linsenartige Umriss eher mit einem Auge,
nicht aber mit einem Wappen assoziiert werde.
12. Schutzfähigkeit aufgrund marken
mäßiger Verwendungsmöglichkeiten
Nach wie vor fanden die Entscheidungen des BGH
zu „Marlene-Dietrich-Bildnis II“ (GRUR 2010, 825) und
„TOOOR!“ (GRUR 2010, 1100) bei den Senaten Berücksichtigung, wonach praktisch bedeutsame und
naheliegende Anbringungs- und Verwendungsmöglichkeiten einer Marke für ihre Schutzfähigkeit von
Bedeutung seien. Der EuGH verlangt in seiner Entscheidung „Darstellung eines mit gestrichelten Linien
umsäumten roten Winkels“ (C-307/11, MarkenR 2012,
488), dass die konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft nur auf diejenige Verwendungsmöglichkeit zu
erstrecken sei, die die prüfende Instanz mit Hilfe ihrer
Sachkunde auf dem jeweils betroffenen Waren- und/
oder Dienstleistungsgebiet als die wahrscheinlichste
erkenne. Das Verhältnis zwischen beiden Rechtsprechungslinien muss in der Entscheidungspraxis des
BPatG noch abschließend geklärt werden. Einzelne Senate haben dazu bereits Stellung genommen.
Aufgrund der Anbringung des
Zeichens – wie bei Dienstleistungen üblich – etwa am oberen,
am unteren Rand oder auf der
Rückseite von Geschäftspapieren, Rechnungen,
Werbedrucksachen etc. sehe das Publikum darin keinen geografischen, sondern einen betrieblichen
Herkunftshinweis (BGH GRUR 2010, 825 – MarleneDietrich-Bildnis II), zumal die Dienstleistungen Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Erziehung und Ausbildung unabhängig vom
Ort ihrer Entwicklung oder Erbringung seien und die
geografische Herkunft deshalb auch nicht werbeüblich herausgestellt werde.82
81
: Die Bildmarke, die das früher in
der DDR gebräuchliche sog. (gehende)
Fußgänger-Ampelmännchen
wiedergebe, sei nicht nach § 8 Abs. 2
Nr. 6 oder 7 MarkenG zu löschen,
weil Verkehrszeichen weder Hoheits- noch Prüfzeichen seien. Für
Druckereierzeugnisse, Unterrichtsmaterialien und
Photographien komme das Zeichen nicht als Inhaltsangabe in Frage, weil es bei den wahrscheinlichsten
Verwendungsformen84 ausschließlich als Hinweis auf
ein bestimmtes Verlagsunternehmen verstanden werde. Es gebe zahlreiche Verlage, die mit stilisierten Figuren im Markt aufträten.85 Da das Ampelmännchen
nicht mit Unrechtshandlungen der DDR in einer konkreten Beziehung stehe, liege auch kein Verstoß gegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG vor.86
83
80 B
PatG, Beschl. v. 25.4.2012 – 25 W (pat) 64/11, schutzfähig für „Schutzhelme für den Sport“, nicht schutzfähig für „Optische Geräte
und Gegenstände, nämlich Brillen …“.
82 Vgl. hierzu auch die Parallelentscheidung bezüglich der Wort-Bild-Marke „Sachsen!“ 29 W (pat) 76/11 vom gleichen Tag für identische
Waren/Dienstleistungen.
83 B
PatG, Beschl. v. 27.9.2012 – 27 W (pat) 31/11, u. a. für „Druckereierzeugnisse ...; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)“.
84 So auch BPatG, Beschl. v. 13.12.2012 – 27 W (pat) 561/12 – Ruhr Universität Bochum, Beschl. v. 18.12.2012 – 27 W (pat) 51/12 – Fotografie
Jennerwein, jeweils unter Bezugnahme auf BGH, GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR! sowie
EuGH, MarkenR 2012, 488 ff., wonach ein mit gestrichelten Linien umsäumter Winkel in seiner wahrscheinlichsten Verwendungsform als aufgenähte Applikation auf einem Schuh ausschließlich als einfache Verzierung oder Verstärkung aufgefasst werde.
85 „Kopf mit Helm“ des C. F. Müller Verlages; „Ritter mit Ross“ des Ritterbach Verlags; „sitzender Greif mit B“ des C. H. Beck Verlags;
„schreitender Pegasus“ des Klett Cotta Verlags, „Eule“ des Ullstein Verlags, „drei übereinander angeordnete Fische“ des S. Fischer
Verlags oder die „Fliege“ des Eichborn Verlags.
86 Demgegenüber wurde Sittenwidrigkeit angenommen in BPatG, GRUR 2009, 68, 70 f. – (Ehemaliges) DDR-Symbol der Sicherheitskräfte.
65
Nicht schutzfähig
: Dem Wort „flair“, das einen besonderen Stil oder eine angenehme Atmosphäre nur unpräzise
bezeichne, fehle die Unterscheidungskraft.88 Die grammatikalisch korrekte Voranstellung des Artikels „le“ ändere nichts an dem beschreibenden Sinngehalt des
nachgestellten Substantivs, das branchenübergreifend darauf hinweise, dass etwas besonders stilvoll sei.
Da es sich um eine Dienstleistungsmarke handele, beschränke sich die wahrscheinliche und naheliegende
Benutzung89 auf Verwendungsformen wie Werbemaßnahmen, Aufdruck auf Geschäftspapieren, Prospekten, Schildern oder an Geschäftsgebäuden. Diese
Verwendung werde das Publikum wegen der unauffälligen grafischen Gestaltung nicht als Herkunftshinweis verstehen.
87
In der Entscheidung „Wildeshauser Schützengilde“90
sah der Senat die Verwendung des Zeichens für Juwelier- und Schmuckwaren, Abziehbilder und Abzeichen,
Anstecker, Aufkleber und Sticker nach den üblichen
Verkehrs- und Anbringungsgewohnheiten (BGH GRUR
2010, 825 – Marlene Dietrich Bildnis II) als Mitgliedshinweis in einem Verein als die wahrscheinlichste
Verwendungsform im Sinne der Rechtsprechung des
EuGH an (C-307/11, MarkenR 2012, 488 ff. – Darstellung eines mit gestrichelten Linien umsäumten roten
Winkels). Es sei üblich, derartige Gegenstände in Form
von Orden, Ehrenzeichen und Schmucknadeln als Mitgliedszeichen und Ehrungen an die Mitglieder von Traditionsvereinen zu verteilen, um die Zugehörigkeit zu
einem Verein oder die Teilnahme an einer Vereinsveranstaltung zum Ausdruck zu bringen.
13. Verkehrsdurchsetzung
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Art. 3 Abs. 3 Markenrichtlinie ist Voraussetzung
für eine Verkehrsdurchsetzung, d. h. für eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die
Marke mit einem konkreten Marktteilnehmer und mit
keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt
(C-299/99, GRUR 2002, 804, 808, Rdnr. 65 – Philips).
Die Prüfung, ob das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch konkrete und verlässliche Informationen
belegt ist, obliegt dem nationalen Gericht, wobei eine
Gesamtschau sämtlicher relevanter Gesichtspunkte
geboten ist (C-108/97, C-109/97, GRUR 1999, 723, 727,
Rdnr. 49, 54 – Chiemsee). In die Prüfung einzubeziehen
sind u.a. der von der Marke gehaltene Marktanteil, die
Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer
der Markenbenutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie der Teil der beteiligten
Verkehrskreise, der die Waren und Dienstleistungen
auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH, a. a. O., Rdnr. 51
87 B
PatG, Beschl. v. 16.10.2012 – 33 W (pat) 559/11, für Dienstleistungen der Kl. 35 bis 37, 41 bis 45. Eine Schutzfähigkeit wurde nur hinsichtlich „zivile Schutzdienste“ bejaht.
88 Vgl. im Gegensatz hierzu die BGH-Entscheidung „Bürogebäude“ (GRUR 2005, 257), wonach das Hervorrufen positiver Assoziationen
einer Schutzfähigkeit grundsätzlich nicht entgegen stehe.
89 Hier führt der 33. Senat offenbar die in „FLATRATE“ (33 W (pat) 141/08) noch als gegensätzlich erachtete BGH- und EuGH-Rechtsprechung zu markenmäßigen Verwendungsmöglichkeiten zusammen, indem er wahrscheinliche und naheliegende Benutzung
verbindet.
90 B
PatG, Beschl. v. 18.7.2012 – 29 W (pat) 538/11, nicht schutzfähig u. a. für „aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte und
damit plattierte Waren“, „Abziehbilder, Aufkleber“, „Abzeichen, nicht aus Edelmetall“, schutzfähig für weitere Waren der Kl. 14, 16, 24,
26, 29, 30, 32 bis 34.
91 B
PatG, Beschl. v. 27.6.2012 – 29 W (pat) 22/11, für „Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen; Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen; Information über Rechts- und Steuerfragen“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der höchstrichterlich noch nicht geklärten
Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auf besonders nahe bzw. in engem
tatsächlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Waren oder Dienstleistungen ausstrahlen und deren Verkehrsdurchsetzung deshalb vermutet werden könne, wie es bei der Kennzeichnungskraft in gewissen engen Grenzen anerkannt sei (BGH GRUR
2012, 930, 936 Rdnr. 71 – Bogner B/Barbie B), wurde eingelegt: I ZB 65/11.
66
– Chiemsee; Rdnr. 60 – Philips). Dabei kommt es nicht
allein auf generelle und abstrakte Angaben, z.B. bestimmte Prozentsätze, an (EuGH, a. a. O., Rdnr. 62 – Philips), wenngleich in schwierig zu beurteilenden Fällen
auch Verbraucherbefragungen nach Maßgabe des
nationalen Rechts zusätzlich Berücksichtigung finden
können (EuGH, a a. O., Rdnr. 53 – Chiemsee).
Als verkehrsdurchgesetzt wurden anerkannt:
: Durch Vorlage von Titelblättern,
Heften und Sonderpublikationen sei
belegt, dass die angegriffene Marke
seit mehr als vier Jahrzehnten als Titel eines monatlich
erscheinenden Verbrauchermagazins sowie für Sonderveröffentlichungen der Stiftung Warentest im gesamten Bundesgebiet benutzt werde. Auflagenzahlen,
Werbeaufwand sowie Markt- und Werbeträgeranalyse
belegten eine gerichtsbekannte, seit 1968 unangefochtene Marktführerschaft im Bereich der Verbraucherzeitschriften. Aufgrund ihrer Neutralität besitze
die Markeninhaberin, eine vom Bund 1964 gegründete,
mit Steuermitteln geförderte und unter Aufsicht des
Verbraucherschutzministeriums handelnde Stiftung
bürgerlichen Rechts, eine einzigartige Sonderstellung.
Ihre Bewertungen begegneten hoher Wertschätzung
in der Bevölkerung, weshalb sie oft einen prominenten
Platz in der Produktwerbung einnähmen. Die ohne
Verkehrsbefragung angenommene Verkehrsdurchsetzung für die Waren „Testmagazine und Verbraucherin91
formationen“ strahle aus auf die damit in engem tatsächlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen.92
Eine Verkehrsdurchsetzung wurde abgelehnt bei:
„S-Bahn“93: Unter der Kurzbezeichnung für „Schnellbahn, Stadtbahn“ werde seit gut 35 Jahren94 eine
„Bahn für den Personenverkehr in Großstädten und
Stadtregionen“ verstanden. Da das Kennzeichen für
Dienstleistungen des Personennahverkehrs glatt beschreibend sei, sei eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erforderlich, die nicht erreicht werde.
Papier und Pappe, Globen und Wandtafelzeichengeräte sowie Tennisschläger, Roll- und Schlittschuhe würden demgegenüber weder mit einer S-Bahn assoziiert,
noch als Merchandisingartikel eingesetzt, weshalb insoweit die Löschungsanordnung aufzuheben sei.
III. Löschungsverfahren
1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
Bösgläubigkeit liegt vor, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts seine formale Rechtsstellung ohne
Benutzungswillen mit der rechtsmissbräuchlichen
Absicht einsetzt, Dritte im Wettbewerb zu behindern. Dies kann geschehen durch die Anmeldung sog.
Sperrmarken, um Dritte von der Nutzung auszuschlie-
92 Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 27.6.2012 – 29 W (pat) 23/11 zur identischen Wort-/Bildmarke: Löschung aufgehoben für „Beratung bei
Geldanlagen, Beratung bei der rationalen Einkommensverwendung; Rechts- und Steuerberatung“; löschungsreif u. a. für „Veranstaltung, Auswertung und Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen; ... Verbraucherberatung bei der
Auswahl von Waren und Dienstleistungen ...“. Testzeitschriften und Verbraucherinformationen, für die eine Verkehrsdurchsetzung in
Frage kommen könnte, seien nicht Gegenstand des vorliegenden Dienstleistungsverzeichnisses. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der höchstrichterlich nicht geklärten Frage, ob sich die nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens für bestimmte
Waren auch auf Dienstleistungen erstrecken könne, die in einem engen tatsächlichen Bezug zu den verkehrsdurchgesetzten Waren
stünden, wurde nicht eingelegt.
93 B
PatG, Beschl. v. 14.3.2012 – 26 W (pat) 21/11, löschungsreif u. a. für „Transportwesen; Beförderung von Personen und Gütern mit
Schienenbahnen, ...; Beförderung von Personen mit Schienenbahnen im Stadtschnellbahnzug-System; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Schienenfahrzeugsystems, nämlich Gepäckträgerdienste, Gepäckaufbewahrung, ... Betreiben einer
Schienenbahninfrastruktur, ...“.
94 Dies ergebe sich auch aus § 61 Abs. 1 Nr. 3 des Schwerbehindertengesetzes.
67
ßen, durch die Anmeldung sog. Hinterhalts- und Spekulationsmarken, um Dritte mit Geldforderungen zu
überziehen, durch ungerechtfertigten Eingriff in einen
bekannten schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers im Inland oder durch Markenerschleichung.
Bösgläubigkeit wurde bejaht:
Nach Ansicht des 26. Senats handelte die Inhaberin
der für „Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten“ registrierten Wortmarke „Hop
on Hop off“95 bösgläubig, weil sie bereits vor der Anmeldung von der Bezirksregierung Köln darüber in
Kenntnis gesetzt worden sei, dass dem Antragsteller,
ihrem Konkurrenten, die Genehmigung zur Durchführung von Stadtrundfahrten in Köln im „Hop on Hop
off“ - System erteilt worden sei. Sie habe erkennen
können und müssen, dass diese national und international übliche Bezeichnung für Stadtrundfahrten,
bei denen die Fahrt an bestimmten Haltepunkten unterbrochen und später fortgesetzt werden könne, von
Mitbewerbern zur Beschreibung dieses Rundfahrtangebots benötigt werde. Dennoch habe sie knapp zwei
Monate nach der Erteilung der Rundfahrtgenehmigung an den Antragsteller die Marke angemeldet
und kurze Zeit nach der Eintragung eine einstweilige
Verfügung gegen ihn erwirkt. Darin offenbare sich
die wettbewerblich verwerfliche Absicht, den Antragsteller an der Benutzung dieser Bezeichnung für sein
Rundfahrtangebot zu hindern.
Bösgläubigkeit wurde verneint:
Im Verfahren gegen die u.a. für „Tonträger und/oder
Bildträger aller Art“ eingetragene Wortmarke Sa Trincha96 bestätigte der 30. Senat die Zurückweisung des
Löschungsantrages durch das DPMA. Der Markeninhaber habe zum Zeitpunkt der Anmeldung zwar gewusst,
dass der Antragsteller diese Kennzeichnung für seine
Strandbar auf Ibiza nutze. Aber zu diesem Zeitpunkt
habe kein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers bestanden. Denn das Kennzeichen sei damals
nur in der spanischen Gastronomie benutzt worden.
Im Anmeldezeitpunkt sei es nicht üblich gewesen,
dass ibizanische Strandbars die in ihren Räumlichkeiten gespielte Musik international auf Tonträgern
vermarkteten. Angesichts der Vielzahl von Strandbars,
Diskotheken und Clubs auf Ibiza reiche die unbelegte
namentliche Benennung von nur drei Betrieben ohne
spezifizierten zeitlichen Bezug nicht aus. Gegen eine
Missbrauchsabsicht spreche auch, dass der Markeninhaber seinen ernsthaften Benutzungswillen durch die
Produktion und den Vertrieb von vier CDs unter dem
Titel „Sa Trincha“ dokumentiert habe.
2. Wegen absoluter Schutzhindernisse
nach § 50 Abs. 1. 2 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr.1-9,
§ 54 MarkenG
Gelöscht wurden:
„HALL OF FAME“97: Zum einen stelle die Kennzeichnung in anpreisender Weise heraus, dass entweder
die beanspruchten Waren aufgrund ihrer besonderen
95 B
PatG, Beschl. v. 14.11.2012 - 26 W (pat) 64/08.
96 B
PatG, Beschl. v. 27.9.2012 – 30 W (pat) 46/11.
97 B
PatG, Beschl. v. 22.11.2012 – 25 W (pat) 11/12, löschungsreif für „Farben, Lacke, insbesondere in Sprühdosen und Schreib- und Zeichengeräten; Verdünnungsmittel für Anstrichfarben und Lacke; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel ...“.
98 B
PatG, Beschl. v. 9.10.2012 – 27 W (pat) 49/11, Schutz entzogen für Waren der Kl. 3, 5, 16 u. 25. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen
wegen Abweichung vom Urteil des OLG Köln – 6 U 27/10 –, in der dem Wort „HOT“ für Parfüm keine ausschließlich beschreibende
Wirkung zuerkannt wurde. Sie wurde nicht eingelegt.
99 B
PatG, Beschl. v. 16.2.2012 – 30 W (pat) 32/11, eingetragen u. a. für „Computer; Datenverarbeitungsgeräte; ... Notebooks (Computer);
Laptops (Computer); ... Computerperipheriegeräte; ... Computerprogramme ...“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der grundsätzlichen Frage, welche Anforderungen im Löschungsverfahren an die nachträgliche Prognose für die Feststellung der Unterscheidungskraft für einen länger zurückliegenden Zeitpunkt gelten, wurde eingelegt: I ZB 57/12.
100 B
PatG, Beschl. v. 16.2.2012 – 30 W (pat) 33/11, eingetragen für „Laptops (Computer); Mäuse (Datenverarbeitung)“. Die zugelassene
Rechtsbeschwerde zur gleichen vorgenannten Frage wurde eingelegt: I ZB 58/12.
101 B
PatG, Beschl. v. 16.2.2012 – 30 W (pat) 34/11, eingetragen für die gleichen Waren wie in 30 W (pat) 32/11. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zur gleichen vorgenannten Frage wurde eingelegt: I ZB 59/12.
68
Qualität bzw. ihrer herausragenden Eigenschaften
oder ihre Benutzer über einen derart hervorragenden
Ruf verfügten, dass sie in eine Ruhmeshalle gehörten.
Zum anderen umschreibe „Hall of Fame“ in der Graffiti-Szene auch „legal bemalbare Wände“. Daher bringe
die Marke bei Sprühfarben und Lacken zum Ausdruck,
dass sie für Graffiti auf einer solchen Wand besonders
geeignet seien.
98
: Im übertragenen Sinne von
„sexy, scharf, angesagt, großartig“ werde das Wort „hot“ auch
als Eigenschaftsangabe für
erotisch wirkende und/oder mit Pheromonen (Sexuallockstoffen) angereicherte Düfte verwendet. Der Grafik fehlten charakteristische Merkmale.
Nicht gelöscht wurden:
„smartbook“99, „smartbook“100 und „smartbook for
smart people“101: Hier traf der 30. Senat eine grundlegende Entscheidung zu Fragen der Löschung. Werde
ein Markenwort erst mehrere Jahre nach der Eintragung beschreibend verwendet, seien an die Feststellung der fehlenden Unterscheidungskraft zum Eintragungszeitpunkt strenge Anforderungen zu stellen. Bei
einer Marke, die über einen längeren Zeitraum unangefochten benutzt wurde, sei das Mitbewerberinteresse an der freien Verwendbarkeit des Zeichens weniger
ausgeprägt. Um ein künftiges Freihaltebedürfnis im
Eintragungszeitpunkt annehmen zu können, hätte die
Entwicklung zu einem beschreibenden Begriff bereits
zu diesem Zeitpunkt absehbar sein müssen. Mangels
eindeutiger Nachweise könne nicht mit hinreichen-
der Sicherheit festgestellt werden, dass sich zu den
Eintragungszeitpunkten 2005, 2006 und 2007 „book“
schon als Synonym für „kleiner, tragbarer Computer“
etabliert habe oder eine solche Entwicklung für die Zukunft damals schon vorhersehbar gewesen sei. Gerade
in Grenz- oder Zweifelsfällen müsse die Eintragung daher bestehen bleiben.102
103
: Das Markenwort
werde als die englischsprachige Bezeichnung
der bekannten norditalienischen Stadt Venedig ausgesprochen, die als geografische Angabe für sämtliche
Waren und Dienstleistungen freihaltebedürftig und
nicht unterscheidungskräftig sei. Jedoch bewirke das
hier gewählte spezielle Schriftbild die Schutzfähigkeit.
IV. Widerspruchsverfahren
1. Rechtserhaltende Benutzung
wurde bejaht:
„DESPERADO“ ./. „ DESPERADOS“: 104 Trotz gewisser
Zweifel an der Sorgfalt der eidesstattlichen Erklärungen sei die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Bier“ in nennenswertem Umfang
aufgrund von Rechnungskopien sowie einer aktuellen
Studie über die Listung der Widerspruchsmarke im
Einzelhandel bestätigt worden. „Bier“ sei mit den von
der angegriffenen Marke beanspruchten Snackartikeln zumindest entfernt ähnlich, da beide häufig zusammen konsumiert würden und somit sog. Komplementärartikel darstellten, die unter der Kontrolle eines
102 Eine andere Auffassung vertrat der 25. Senat in seinem Beschluss vom 16.2.2012 – 25 W (pat) 45/11: Bereits zum Eintragungszeitpunkt im Jahre 2004 sei unter einem „Smartbook“ ein „intelligenter (kleiner) Computer“ verstanden worden. Schon Ende
der 1980er Jahre seien von der Fa. Toshiba und 1991 von der Fa. Apple tragbare „Notebooks“ in den Computermarkt eingeführt
worden, weshalb die Löschung für „Computer, Computerperipheriegeräte, ... Datenverarbeitungsgeräte ... Laptops (Computer),
... Notebooks (Computer), tragbare Stereogeräte“ zu Recht erfolgt sei. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, welche
rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Verkehrsauffassung in Bezug auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Zeitpunkt
– hier fast acht Jahre – zu stellen sind, die vom 25. und 30. Senat bei teilweise fast identischen Marken und in Teilen übereinstimmenden Warenverzeichnissen unterschiedlich beurteilt worden ist, wurde eingelegt: I ZB 38/11, aber später zurückgenommen.
103 BPatG, Beschl. v. 5.3.2012 – 27 W (pat) 128/10, für Waren der Kl. 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27 und Dienstleistungen der Kl. 35, 39 u. 42.
104 B
PatG, Beschl. v. 20.6.2012 – 28 W (pat) 580/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 29, 30 und 31, die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 32. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu der Frage, welche rechtlichen Anforderungen an
die Ähnlichkeit von Waren zu stellen seien, bei denen die Ähnlichkeit im Wesentlichen aus dem gelegentlich oder regelmäßig
erfolgenden gemeinsamen Konsum abgeleitet werde. Es existierten widersprechende Entscheidungen, wonach der gelegentliche gemeinsame Konsum – allerdings von Getränken – ähnlichkeitsbegründend sei, andererseits aber bei Waren, die zum einen
dem Essen, zum anderen dem Trinken zufielen, eine Ähnlichkeit abgelehnt werde. Sie wurde eingelegt: I ZB 63/12.
69
Unternehmens hergestellt, importiert oder vertrieben
werden könnten. Bei erhöhter Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke aufgrund eines Marktanteils
von 18,6 % sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund
klanglicher, schriftbildlicher und begrifflich hochgradiger Ähnlichkeit anzunehmen.
wurde verneint:
./. „Ergo Work“105: Eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke sei zu verneinen, da aus den vorgelegten Rechnungskopien, Katalogen und Fotos von
Bürostühlen weder deren Aufbringen auf die von ihr
vertriebenen Stühle noch auf die Verpackungen erkennbar sei.
2. Warenähnlichkeit
„carrera-toys“ ./. „CARRERA“106: Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen „Unterhaltung; kulturelle
Aktivitäten; Durchführung von Wettbewerbsveranstaltungen mit Spielen und Spielzeug ohne physische Anstrengung“ und „Dienstleistungen eines Ingenieurbüros; Erstellung technischer Gutachten“ seien einander
unähnlich. Die an der Dienstleistung der Unterhaltung
oder an kulturellen Veranstaltungen interessierten
Verbraucher nähmen in demselben Zusammenhang
nicht auch Dienstleistungen eines Ingenieurbüros und
technische Gutachten in Anspruch.
3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr
Bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr hält der
Verbraucher die eine Marke irrtümlich für die andere,
d. h. er verwechselt die beiden Marken, weil sie ähnlich
oder identisch sind oder nur so geringe Unterschiede
aufweisen, dass sie nicht bemerkt werden (BGH GRUR
2008, 485 – Metrobus).
Bejahung von Verwechslungsgefahr
./. „ROCHER“107: Die erhöhte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Pralinen“ könne nur auf eng
verwandte Waren ausstrahlen, wozu Honig, Zucker,
Brot und Gewürze nicht gehörten. Die angegriffene
Marke werde naheliegend mit „Ro-schehn“ oder „Roschenn“ ausgesprochen, bei der Widerspruchsmarke
sei von der Aussprache „Ro-schee“ auszugehen. Dadurch entstünden Übereinstimmungen in Silbenzahl,
Vokalfolge und Sprechrhythmus. Der Endkonsonant
„n“ am Ende von „Roshen“ könne zudem leicht überhört werden. Eine begriffliche Unterscheidung der
Marken sei nicht möglich, da die deutsche Bedeutung
„Fels“ des französischen Wortes „Rocher“ dem Publikum nicht bekannt sei.
Choco Lofties“ ./. „CHOCO-SOFTIES“, „Choco Softies“108: Nicht zuletzt aufgrund des trotz seines
beschreibenden Aussagegehalts dennoch zu berücksichtigenden Zeichenteils „CHOCO“ seien die
Vergleichsmarken als hochgradig ähnlich zu erachten. Die sich unterscheidenden Buchstaben „S“ in der
Widerspruchsmarke „CHOCO-SOFTIES“ und „L“ in der
angegriffenen Marke fielen gegenüber den Übereinstimmungen kaum auf, zumal der Sinngehalt von
„soft“ (= weich) im ebenfalls kennzeichnungsschwachen Zeichenelement „SOFTIES“ nicht ohne weiteres
spontan erkannt werde.
105 BPatG, Beschl. v. 3.12.2012 – 26 W (pat) 35/11. Die Vergleichsmarken sind u. a. eingetragen für „Möbel“.
106 B
PatG, Beschl. v. 13.11.2012 – 33 W (pat) 32/11. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 41, die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 42.
107 B
PatG, Beschl. v. 24.10.2012 – 25 W (pat) 532/11. Die angegriffene IR-Marke genießt Schutz in Deutschland u. a. für „candies, chocolate“, die Widerspruchsmarke ist für „Schokoladewaren, nämlich Pralinen“ eingetragen. Bezüglich der Waren „honey, sugar,
spicery“ sei eine Verwechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit zu Schokoladewaren ausgeschlossen.
108 BPatG, Beschl. v. 20.9.2012 – 25 W (pat) 511/11. Die Vergleichsmarken sind u. a. eingetragen für Schokolade und Schokoladewaren.
109 B
PatG, Beschl. v. 19.1.2012 – 29 W (pat) 7/10. Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarken sind u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 35 und 39. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, da der Senat zu der Frage der Feststellung der Verwechslungsgefahr im Wege tatsächlicher Erhebungen, beispielsweise durch Umfragen, jedenfalls im Hinblick auf die tatsächlich lang
benutzte Widerspruchsmarke eine vertiefte obergerichtliche Entscheidung für erforderlich halte. Sie wurde nicht eingelegt.
70
Verneinung von Verwechslungsgefahr
./.
und
„Deutsche Post“ : Das Zeichen „POST“ sei eine glatt
beschreibende Angabe, die weder durch ihre Verkehrsdurchsetzung, noch zu einem späteren Zeitpunkt eine
erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt habe. In ihrer Gesamtheit seien die Vergleichszeichen schon wegen der
sofort ins Auge fallenden Bildelemente und farblichen
Ausgestaltung ohne weiteres zu unterscheiden. Der
Bestandteil „Post“ weise zudem in der angegriffenen
Marke aufgrund des nicht zu vernachlässigenden Bestandteils „regio“ keine prägende Funktion auf; er wirke
in den zusammengesetzten Zeichen beschreibend und
werde daher nicht aus dem Gesamtbegriff herausgelöst, weshalb auch eine Verwechslungsgefahr unter
dem Aspekt des Serienzeichens ausscheide.
109
110
./.
:
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit
der Bedeutung „zu(m) unterhalten“ unter Beifügung
eines nur einfachen grafischen Elements sei deutlich
geschwächt. In visueller Hinsicht unterschieden sich
die Vergleichsmarken durch die abweichenden Bildbestandteile. Der Stern im angegriffenen Zeichen nehme
aufgrund seiner Größe und Platzierung eine zentrale
Stellung ein; der senkrechte Strich in der Widerspruchsmarke falle durch sein Überstehen nach oben
und unten auf. Soweit klanglich und begrifflich Identität vorliege, sei aufgrund der übereinstimmenden
kennzeichnungsschwachen Wort- und Zahlenbestandteile eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen ausgeschlossen.111
4. Verwechslungsgefahr aufgrund
gedanklichen Inverbindungbringens
Bei der sog. assoziativen Verwechslungsgefahr nimmt
der Verbraucher die Unterschiede der beiden Marken
zwar wahr, bringt sie aber aufgrund gemeinsamer
Elemente miteinander in Verbindung oder schließt
aufgrund anderer Umstände auf wirtschaftliche, geschäftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern.
In den nachfolgenden Fällen wurde eine mittelbare
Verwechslungsgefahr bejaht:
./. „The Olympics“112: Aufgrund der überragenden
Bekanntheit der Olympischen Spiele bringe das Publikum die angegriffene Marke mit dem berühmten
sportlichen Ereignis gedanklich in Verbindung und
gehe jedenfalls von einer wirtschaftlichen Beziehung
zwischen den Ausrichtern der jeweiligen Veranstaltung aus. Der weitere Zeichenteil „Hip Hop“ habe eine
lediglich beschreibende Bedeutung.
„Vionade“ ./. „VION“113: Eine gedankliche Verbindung
sei anzunehmen, da die Widersprechende das mit
der Widerspruchsmarke identische Wort „VION“ auch
als Firmenkennzeichnung innerhalb der Bezeichnung
„VION GROUP“ verwende. Zudem handele es sich bei
„-ade“ um eine typische Wortendung.
Alle vorgenannten Entscheidungen können auf der
Homepage des Bundespatentgerichts unter www.
bundespatentgericht.de abgerufen werden. Wegen
weiterer Beispiele aus der Rechtsprechung des BPatG
im Jahre 2012 wird auf die Veröffentlichung im Aprilheft der GRUR 2013 verwiesen.
Ingrid Kopacek*, Regina Kortge**
110 B
PatG, Beschl. v. 12.6.2012 – 27 W(pat) 23/11. Die Vergleichsmarken sind jeweils eingetragen für Waren der Kl. 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Kl. 41. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, welchen Schutzumfang Wort-/Bildmarken hätten, deren Kennzeichnungskraft als gering einzustufen sei und die nur über einen unbedeutenden grafischen Zusatz verfügten, wurde nicht eingelegt.
111 Vgl. hierzu auch BGH, GRUR 2012, 1040 – pjur/pure.
112 B
PatG, Beschl. v. 17.1.2012 – 27 W (pat) 21/11. Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke sind eingetragen für Waren
der Kl. 16 und 25 sowie Dienstleistungen der Kl. 41.
113 BPatG, Beschl. v.6.6.2012 – 26 W (pat) 24/11. Die Vergleichszeichen sind u. a. jeweils eingetragen für Waren der Kl. 29, 30 und 31.
*, ** Richterinnen am Bundespatentgericht, München
71
Geschäftsbericht 2012
72
Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2012
Geschäftsentwicklung
I. Übersicht
Beim Bundespatentgericht sind im Jahr 2012 insgesamt 2.643 Verfahren neu eingegangen; im Jahr 2011
lag die Zahl der Neueingänge bei 2.464. Die Eingänge
verteilen sich auf 2.208 Hauptverfahren (2011: 1.937)
und 435 Nebenverfahren, z. B. Akteneinsichtsgesuche und Erinnerungen gegen Kostenentscheidungen
(2011: 527). Im Berichtsjahr wurden 2.888 Verfahren erledigt (2011: 2.858).
Die Zahl der Eingänge bei den 13 Technischen Beschwerdesenaten (6.–9., 11., 12., 14., 15., 17., 19.–21. und 23. Senat)
belief sich auf 538 Hauptverfahren (2011: 287). Am Jahresende 2012 waren noch 1.977 Verfahren anhängig
(2011: 2.181). Die Zahl der noch anhängigen Einspruchsverfahren bei den Technischen Beschwerdesenaten
konnte stark reduziert werden (Ende 2010: 486; Ende
2011: 233; Ende 2012: 81).
Die Dauer der Hauptverfahren ist, auch bedingt durch
die hohe Zahl der offenen Stellen im Rahmen eines Besetzungsverfahrens, im Bereich der Markensenate auf
rund 16 Monate (Vorjahr 14 Monate) gestiegen. Im Bereich der Technischen Beschwerdesenate ist ebenfalls
eine Verlängerung der Bearbeitungszeit von 54 auf
55,5 Monate zu verzeichnen, da die technischen Richter vermehrt in Nichtigkeitsverfahren tätig wurden,
um hier trotz hoher Eingänge einen stärkeren Anstieg
der Verfahrenszeiten zu vermeiden (von 24,2 Monaten
2011 auf 24,6 Monate 2012).
Bei den acht Marken-Beschwerdesenaten (24.–30. und
33. Senat) gingen im Berichtsjahr 1.307 Beschwerden
ein (2011: 1.303). Nachdem 1.334 Beschwerdeverfahren abschließend erledigt werden konnten, waren
zum Jahresende 2012 noch 1.564 Verfahren anhängig
(2011: 1.591).
Bei dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) belief sich die Zahl der Neueingänge im Berichtsjahr auf 57 Hauptverfahren (2011: 31), anhängig waren
zum Jahresende 107 Verfahren.
Bei den sechs Nichtigkeitssenaten (1.–5. und 10. Senat)
sind die Eingangszahlen 2012 auf 261 Hauptverfahren
leicht gesunken (2011: 297). Erledigt wurden 258 Verfahren (2011: 276); zum Ende des Berichtsjahrs waren
noch 426 Verfahren (2011: 423) anhängig. Im Juristischen Beschwerdesenat (10. Senat) wurden bei 45 eingegangenen Beschwerden (2011: 19) 54 Verfahren erledigt (2011: 40), so dass Ende 2012 noch 82 Verfahren
anhängig waren (2011: 91).
73
BPatG Jahresbericht 2012 Geschäftsbericht
II. Statistiken
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2008 – 2012
Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren – Hauptverfahren
Nichtigkeits- Juristischer Technische
senate
Beschwerde- Beschwerdesenate
senat
MarkenGebrauchs- Beschwerde
Beschwerde- mustersenat für
senate
Beschwerde- Sortenschutz
senat
Beschwerde Einspruchsverfahren
verfahren
1
2
Verfahren
insgesamt
(Spalten
1-7)
3
4
5
6
7
8
2008
eingegangen
erledigt
noch anhängig
275
237
388
47
44
80
750
610
2.118
1
452
1.289
961
1.471
1.274
113
85
127
-
2.147
2.899
5.276
228
227
389
61
57
84
683
549
2.252
9
464
834
1.068
1.190
1.152
141
83
185
-
2.190
2.570
4.896
255
242
402
58
30
112
598
652
2.198
8
356
486
1.465
1.196
1.421
55
121
119
1
0
1
2.440
2.597
4.739
297
276
423
19
40
91
287
537
1.948
0
253
233
1.303
1.133
1.591
31
58
92
0
0
1
1.937
2.297
4.379
261
258
426
45
54
82
536
588
1.896
2
154
81
1.307
1.334
1.564
57
42
107
0
1
0
2.208
2.431
4.156
2009
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2010
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2011
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2012
eingegangen
erledigt
noch anhängig
74
Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren – Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens
(ZA (pat) Verfahren)
Nichtigkeits- Juristischer Technische
senate
Beschwerde- Beschwerdesenate
senat
MarkenGebrauchs- Beschwerde Verfahren
Beschwerde- mustersenat für
insgesamt
senate
Beschwerde- Sortenschutz
senat
Beschwerde Einspruchsverfahren
verfahren
1
2
3
4
(Spalten
1-7)
5
6
7
8
2008
eingegangen
erledigt
noch anhängig
354
344
54
9
7
2
140
136
10
135
135
2
36
36
2
44
45
2
-
718
703
72
412
362
104
1
3
0
175
182
3
109
110
1
30
30
2
40
40
2
-
767
727
112
290
309
85
8
4
4
160
162
1
49
50
0
34
35
1
38
33
7
-
579
593
98
311
347
49
0
4
0
127
122
6
41
41
0
25
22
4
23
25
5
-
527
561
64
239
255
33
6
6
0
119
123
2
15
15
0
26
28
2
30
31
4
-
435
458
41
2009
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2010
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2011
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2012
eingegangen
erledigt
noch anhängig
75
Geschäftsentwicklung im Jahr 2012 im Bereich der Hauptverfahren
Bestand:
1. 1. 2012
Neueingänge
Erledigungen
Bestand:
31.12. 2012
Nichtigkeitssenate
423
261
258
426
Juristischer Beschwerdesenat
91
45
54
82
Technische Beschwerdesenate insg.
2.181
538
742
1.977
davon
Beschwerdeverfahren
1.948
536
588
1.896
Einspruchsverfahren
233
2
154
81
1.591
1.307
1.334
1.564
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat
92
57
42
107
Beschwerdesenat für Sortenschutz
1
0
1
0
4.379
2.208
2.431
4.156
Marken-Beschwerdesenate
(einschl. Beschwerdeverfahren
gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG)
gesamt
76
10
13,75
16,09
24,67
24,6
33,88
38,50
24,23
24,19
21,91
14,08
17,86
21,77
25,61
19,01
16,65
21,26
22,91
21,35
12,81
20
21,51
40
30
49,65
46,09
40,4
50
54,42
60
55,51
Verfahrensdauer bei den Senaten 2008 bis 2012 in Monaten
0
2008
2009
2010
2011
2012
Nichtigkeitssenate
Technische Beschwerdesenate
2008
2009
2010
2011
2012
Nichtigkeitssenate
21,51
21,26
21,77
24,19
24,60
Technische Beschwerdesenate
40,40
46,09
49,65
54,42
55,51
12,81
16,65
17,86
24,23
24,67
21,53
19,01
14,08
13,75
16,09
22,91
25,61
21,91
38,50
33,88
77
III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts
Patentnichtigkeitsverfahren
Im Jahr 2012 wurde gegen 64 der 117 Urteile des
Bundespatentgerichts, also 55 %, Berufung eingelegt
(2011: 78 von 115 Fällen). Beim BGH wurden 40 Berufungsverfahren durch Urteil abgeschlossen, in 25 Fällen wurden die erstinstanzlichen Entscheidungen des
Bundespatentgerichts bestätigt. In 15 Fällen kam es zu
einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, oft auf Grund neuer Hilfsanträge.
Die übrigen 24 Verfahren erledigten sich auf sonstige
Weise (beispielsweise durch Vergleich oder Rücknahme der Berufung). Bezogen auf die Gesamtzahl aller
Erledigungsarten kam es damit 2012 in 23 % der Berufungen zu einer Abänderung bzw. Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils des Bundespatentgerichts durch
den Bundesgerichtshof (2011: 17 %).
Rechtsbeschwerdeverfahren zum Bundesgerichtshof im Jahr 2012
Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2012 in 40 Fällen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
zugelassen, die sich wie folgt verteilen: 5 Nebenverfahren aus den Nichtigkeitssenaten, 6 Verfahren in
den Technischen Beschwerdesenaten, 24 Verfahren in
den Marken-Beschwerdesenaten, 1 Gebrauchsmus-
ter-Beschwerdeverfahren, 3 Verfahren im Juristischen
Beschwerdesenat sowie 1 Verfahren im Sortenschutzsenat.
In 15 Verfahren (davon in 3 Verfahren in den Nichtigkeits
senaten, 1 Verfahren in einem Technischen Beschwer
desenat, 8 Verfahren in Marken-Beschwerdesenaten,
1 Verfahren im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat,
1 Verfahren im Sortenschutzsenat und 1 Verfahren im
Juristischen Beschwerdesenat) haben die Verfahrensbeteiligten die Rechtsbeschwerde auch eingelegt; in
25 Verfahren wurde sie vor Entscheidung durch den
BGH zurückgenommen.
Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde in
7 Fällen (2 Verfahren in einem Technischen Beschwerdesenat und 5 Verfahren in den Marken-Beschwerdesenaten) erhoben.
Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs über zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerden im Jahr 2012
Im Berichtsjahr entschied der Bundesgerichtshof über
insgesamt 9 zugelassene Rechtsbeschwerden des
Bundespatentgerichts, denen in 3 Fällen stattgegeben
wurde, während in 6 Verfahren eine Zurückweisung
erfolgte. In weiteren 4 Verfahren hat die Rechtsbeschwerde aus anderen Gründen ihre Erledigung gefunden.
Der Bundesgerichtshof erledigte 13 zulassungsfreie
Rechtsbeschwerden, die in 10 Verfahren zurückgewiesen wurden. Die übrigen 3 Verfahren erledigten sich
auf sonstige Weise.
78
Personal
Zum 31. Dezember 2012 umfasste die Richterschaft
des Bundespatentgerichts insgesamt 108 Mitglieder
i. S. v. § 65 Abs. 2 PatG (2011: 112). Diese Gruppe setzte
sich zusammen aus 30 Richterinnen und 78 Richtern
(2011: 30 Richterinnen und 82 Richter), wovon 61 eine
technische und 47 eine juristische Ausbildung haben
(2011: 65 technische und 47 juristische Mitglieder).
Zum Stichtag waren 9 Stellen wegen laufender Besetzungsverfahren unbesetzt.
Im Berichtsjahr konnten am Bundespatentgericht
6 Vorsitzende – im 4., 9., 11., 14., 17. und 21. Senat – neu
besetzt werden. Zudem wurde der bisherige Vorsitzende des 11. Senats vom Vorsitz in diesem Senat entbunden und ihm der Vorsitz im 19. Senat übertragen.
Von den 108 Richterinnen und Richtern des Gerichts
waren im Berichtszeitraum ein Jurist an das Bundesministerium der Justiz und eine technische Richterin
an das Deutsche Patent- und Markenamt abgeordnet. Eine weitere Richterin ist beurlaubt, um Aufgaben beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
wahrzunehmen, vier weitere juristische Mitglieder
– darunter der vormalige Präsident des Bundespatentgerichts – sind beurlaubt, um Aufgaben beim Europä
ischen Patentamt wahrzunehmen.
Zusätzlich waren je ein Richter vom Landgericht Magdeburg und von den Amtsgerichten Sömmerda, Rosenheim und Bergen mit dem Ziel der Versetzung sowie ein Richter vom Oberlandesgericht Zweibrücken
zu 20 % an das Bundespatentgericht abgeordnet.
Zum 31. Dezember 2012 gehörten dem Bundespatentgericht 116 nichtrichterliche Bedienstete an (2011: 126),
drei davon waren längere Zeit beurlaubt. Im Bereich
der nichtrichterlichen Bediensteten sind 82 Frauen
und 34 Männer beschäftigt.
Auch im Jahr 2012 bildete das Bundespatentgericht
wieder junge Menschen aus, drei zu Kauffrauen für
Bürokommunikation und zwei zu Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste. Mit dieser Ausbildungsleistung erfüllt das Bundespatentgericht die
von der Bundesregierung in ihrer Ausbildungsoffensive vorgesehene Ausbildungsquote von 7 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.
79
Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen
und -bewerber
Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber werden
während ihrer Ausbildung jeweils für sechs Monate
dem Bundespatentgericht zugewiesen. Federführend
für diese Ausbildung ist das Deutsche Patent- und
Markenamt. In den Jahren bis 2001 hatte sich die Zahl
der Patentanwaltsbewerber, die jährlich ihre Ausbildung beim Bundespatentgericht durchlaufen, zwischen 90 und 110 bewegt, von 2003 bis 2009 waren es
durchschnittlich knapp 150 Kandidaten pro Jahr gewesen. Nach einem abrupten Anstieg an zugewiesenen
Bewerbern im Jahr 2010 (238) ging diese Zahl im Jahr
2011 bereits auf 181 zurück. Im Berichtsjahr verringerte
sich die Zahl der Patentanwaltsbewerber auf 169.
ten zur Ausbildung zugewiesen werden. Gleichzeitig
unterrichten Richterinnen und Richter beim Bundespatentgericht jede Bewerbergruppe in einer Vielzahl
von Arbeitsgemeinschaften.
Von den 186 Prüfungsteilnehmern (2011: 196) haben
im Berichtsjahr 180 Bewerberinnen und Bewerber,
also 96,8 %, die Patentanwaltsprüfung bestanden
(2011: 189 = 96,4 %).
Bei der derzeitigen Bewerberzahl wird dem Bundespatentgericht alle 4 Monate jeweils eine neue Gruppe
von ca. 50 bis 60 Bewerberinnen und Bewerbern zugeteilt, die in kleinen Gruppen den verschiedenen Sena-
Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen
und -bewerber 2002 bis 2012
238
240
220
200
186
181
180
158
160
141
140
120
100
80
169
153
147
155
140
138
110
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dokumentation und Bibliothek
I. Dokumentationsstelle
Alle verfahrensabschließenden Entscheidungen des
Bundespatentgerichts stehen auf der Webseite des
Gerichts (www.bundespatentgericht.de) unter dem
Menüpunkt „Entscheidungen“ – ab dem Entscheidungsjahr 2000 – frei zugänglich im Internet zur Verfügung. Dieser Dienst kann für alle nicht kommerziellen Zwecke kostenfrei in Anspruch genommen werden.
Im abgelaufenen Jahr wurden ferner 34 Eilunterrichtungen über wichtige Entscheidungen des Bundespatentgerichts über die Homepage des Gerichts im Internet veröffentlicht.
Der Verein der Richter am Bundespatentgericht gibt
die Sammlung „Entscheidungen des Bundespatentgerichts“ (BPatGE) heraus und hat in dieser Sammlung
im Berichtsjahr 13 Entscheidungen veröffentlicht. Ferner wurden im Berichtszeitraum 53 von den Senaten
ausgewählte Entscheidungen der Fachpresse zur Veröffentlichung zugeleitet.
Die hausinternen Dokumentationsdatenbanken bieten den Gerichtsangehörigen Zugriff auf die Entscheidungen des Juristischen Beschwerdesenats ab dem
Jahr 1995 und auf die Entscheidungen der Markenbeschwerdesenate seit 1961. Im Berichtsjahr wurden
1.473 aus dem Deutschen Patent- und Markenamt neu
zugegangene Akten und 890 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate für die hauseigene Markendokumentation ausgewertet. Ergänzend fielen 697 sonstige Erledigungen (Rücknahmen, Formalbeschlüsse
etc.) an, die in den Datenbanken der Markenentscheidungen entsprechend nachgeführt wurden.
„hausinterne“ Rechtsprechungsdokumentation im Berichtsjahr 31 von den Senaten ausgewählte Entscheidungen mit zusätzlichen dokumentarischen Informationsdaten versehen und bereitgestellt.
Die Dokumentationsstelle hat im Laufe des Jahres 894
Entscheidungen der Senate dokumentarisch umfassend bearbeitet an die juris-Datenbank abgegeben,
was einen Anteil von ca. 34 % aller Entscheidungen
ausmacht. Daneben sind 427 Fundstellen von Entscheidungen des Gerichts in den einschlägigen Publikationsorganen und 35 Langtexte von bereits in der
Datenbank enthaltenen Entscheidungen des Gerichts
in der Datenbank ergänzt worden.
Die Datenbank juris bietet Zugriff auf alle von den
Senaten dazu bestimmten Entscheidungen, auf alle
Entscheidungen, gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen oder eingelegt ist, auf Entscheidungen, die in
den Jahresberichten seit 1995 zitiert sind, und auf alle
Entscheidungen des Bundespatentgerichts, die in den
mehr als 600 von juris ausgewerteten Printmedien
publiziert wurden. Um einen vollständigen Nachweis
der Entscheidungen des Bundespatentgerichts in der
juris-Datenbank bieten zu können, werden, so auch
im Berichtsjahr, alle Entscheidungen, soweit sie in der
Entscheidungssammlung des Gerichts auf der Homepage veröffentlicht und nicht schon anderweitig für
die juris-Datenbank dokumentiert wurden, im Volltext
an die Datenbank abgegeben. Diese Entscheidungen
sind dokumentarisch nur einfach erschlossen, aber per
Volltextsuche suchfähig.
Die Warenähnlichkeits-Datenbank umfasste zum
Ende des Jahres 2012 mehr als 2.493 Sacheinträge,
die Detailinformationen zu Fragen der Ähnlichkeit
von Waren- bzw. Dienstleistungen in dokumentarisch
aufbereiteter Form liefern. Gleichzeitig wurden für die
81
II. Bibliothek
Der Buchbestand der Bibliothek, die ausschließlich
für die bibliothekarische Informationsversorgung der
Gerichtsangehörigen und der Mitarbeiter der im gleichen Gebäude untergebrachten Hauptabteilung 3 des
Deutschen Patent- und Markenamts zuständig ist,
wuchs im vergangenen Jahr auf ca. 20.200 Titel. Dazu
werden, teilweise in Mehrfachbezug, 104 fortlaufende
Sammelwerke (Loseblattwerke, Jahrbücher etc.) und
190 Zeitschriften geführt. Zusätzlich werden von der
Bibliothek neben zahlreichen elektronischen Einzeldokumenten mehrere Informationsdatenbanken auch
über das Hausnetz zur direkten Nutzung am Arbeitsplatz angeboten. Die seit einigen Jahren aufgebaute
Sondersammlung „Produktkataloge“ umfasst derzeit
ca. 5.500 Kataloge und Produktverzeichnisse aller Art.
Seit dem Jahr 2000 bietet die Bibliothek zur Unterstützung der Tätigkeit der Markensenate ein elektronisches Wörterbuch für die Bereiche Werbesprache/
Werbeslogans bzw. Neologismen/Trendwörter an. Die
Datenbank enthält derzeit knapp 40.000 einschlägige Begriffe, die mit Angaben zu Vorkommen und
Sprachgebrauch, sowie Quellennachweisen erschlossen sind. Zur aktuellen Information erstellt die Bibliothek einen Pressespiegel, der im wöchentlichen Turnus
in Tageszeitungen und Onlinediensten veröffentlichte Nachrichten aus den Bereichen des gewerblichen
82
Rechtsschutzes, des Patent- und Markenwesens, des
Marketing und der Werbung anzeigt. Über alle Neuzugänge im Bibliotheksbestand – Monographien vollständig und Zeitschriften in Auswahl – wird monatlich
per Übersichtsliste online im Hausnetz berichtet.
Alle in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts eingehenden Zeitschriftenhefte werden
ferner kurzzeitig in der Bibliothek des Bundespatentgerichts ausgelegt. Dies ermöglicht allen Gerichtsangehörigen und den Mitarbeitern der Hauptabteilung 3
des Deutschen Patent- und Markenamts, sich über den
jeweils aktuellen Inhalt von ca. 1.000 Zeitschriftentiteln zu informieren. Über den Austausch mit dem
Deutschen Patent- und Markenamt gelangen zusätzlich ca. 320 Zeitschriften in den gerichtsinternen Umlauf.
Elektronischer Rechtsverkehr
Elektronischer Rechtsverkehr/
eJustice
Der elektronische Rechtsverkehr (oft auch mit dem
Schlagwort „eJustice“ bezeichnet) betrifft einerseits
die sichere, rechtsverbindliche, bidirektionale elektronische Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten und Gerichten und umfasst andererseits die
elektronische Aktenführung, die gerichtsinterne elektronische Sachbehandlung (Vorgangsbearbeitung)
sowie die elektronische Archivierung. Anforderungen
des elektronischen Rechtsverkehrs sind nicht nur die
Möglichkeit eines rechtssicheren Austauschs von Dokumenten (z. B. Anträge, Klageschriften, gerichtliche
Entscheidungen), sondern auch die Aktenverständlichkeit, Aktenwahrheit, Aktenvollständigkeit und Aktenbeständigkeit bei der elektronischen Aktenführung.
Ziel ist es, künftig nicht nur den Schriftverkehr erheblich zu beschleunigen, sondern eine medienbruchfreie
Bearbeitung auch innerhalb des Bundespatentgerichts zu ermöglichen. Die aufwändige Erstellung von
Papierunterlagen, der Versand, die Posteingangsbearbeitung und die Postverteilung werden durch einen
unmittelbaren Dokumentenaustausch zwischen den
IT-Systemen der Beteiligten stark vereinfacht.
Informationstechnik
Als Vorstufe zur Einführung elektronischer Gerichtsakten hat das Bundespatentgericht bereits im Jahr 2009
mit Hilfe des Vorgangsbearbeitungssystems VISkompakt seine Verwaltung auf eine elektronische Aktenführung umgestellt, wodurch eine medienbruchfreie,
referatsübergreifende Abwicklung von Verwaltungsvorgängen ermöglicht wurde, welche ständig weiterentwickelt wird und sich in der Praxis bewährt hat.
Parallel hat das Bundespatentgericht zur Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs unter Einbeziehung
elektronischer Gerichtsakten seine Informationstechnik entsprechend weiterentwickelt. Im Rechtsprechungsbereich steht als Basis das Justizfachsystem
GO§A (mit den wesentlichen Funktionalitäten Datenerfassung, Schreibauftragstechnik, Kalender und Statistik) zur Verfügung, mit dem der Verfahrensablauf
von der Aktenanlage durch die Zentrale Eingangsstelle
bis zur Schlussbehandlung durch die Geschäftsstelle
elektronisch unterstützt wird. Über dieses Fachsystem,
das fortlaufend modernisiert und an die Notwendigkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen der elektronischen Aktenführung angepasst wird, ist auch der
Zugriff auf die seit September 2012 dem BPatG ausschließlich in elektronischer Form vorgelegten Vorinstanzakten des Deutschen Patent- und Markenamts in
Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten möglich. Hiermit wurde ein erster Teil des elektronischen
Datenaustauschs im Instanzenzug (DPMA – BPatG –
BGH) realisiert.
83
Elektronischer Gerichtssaal
Das Justizfachsystem Go§a ist darüber hinaus mit
dem Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt gekoppelt. Elektronisch eingehende Schriftsätze können
ohne Medienbruch weiterverarbeitet werden. Über
die elektronische Poststelle können Eingänge mittels
Upload-Verfahren praktisch ohne Größenbegrenzung
eingereicht werden. Im Jahr 2012 war ein spürbarer
Anstieg der elektronischen Eingänge zu verzeichnen. Insbesondere wurden vermehrt umfangreiche
Nichtigkeitsklagen nebst Anlagen elektronisch eingereicht, offensichtlich weil hier auch für die Patentund Rechtsanwaltschaft erhebliche Synergieeffekte
bestehen. Auch die elektronische Poststelle ist mit
VISkompakt verbunden, so dass Eingänge unmittelbar
dem entsprechenden Verfahren zugeordnet werden
können. Weiterhin in Papier eingehende Dokumente
können mit Hilfe verschiedener Scan-Verfahren in die
elektronische Akte übernommen werden.
Die elektronische Gerichtsakte wird derzeit in verschiedenen (Technischen) Beschwerdesenaten in der Praxis
(auch im Rahmen von mündlichen Verhandlungen) erprobt. Sie wird ergänzt durch eine sog. PDF-Zweitakte,
die von den Richtern für die inhaltliche Fallbearbeitung verwendet wird.
Die mündliche Verhandlung bildet den zentralen Bestandteil eines jeden gerichtlichen Verfahrens. Als direkte Konsequenz der Einführung des Elektronischen
Rechtsverkehrs muss deshalb der gesamte elektronische Akteninhalt, wie auch der der Vorinstanzakten,
in der Verhandlung adäquat verfügbar sein. Die Verfügbarkeit der elektronischen Akte bzw. das Suchen
und Rezipieren von Akteninhalten am Bildschirm darf
jedoch die mündliche Verhandlung nicht beeinträchtigen. Die Erfahrung zeigt hier, dass es nicht ausreicht,
lediglich Notebooks oder Bildschirme im Gerichtssaal
aufzustellen.
Mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung hat das Bundespatentgericht im Rahmen
des Projekts „Elektronischer Gerichtssaal“ bereits im
Jahr 2011 zwei Gerichtssäle nebst Beratungszimmern
umgebaut, neu möbliert und mit der notwendigen
IT-Infrastruktur ausgestattet. Ende des Jahres 2012
wurde nun auch der „Große Sitzungssaal“ (Kapellensaal) des BPatG in einen „elektronischen“ Gerichtssaal
umgewandelt. Eine Besonderheit ist hierbei die duale
Nutzbarkeit als Gerichtssaal einerseits und (in der sitzungsfreien Zeit) als multimedial ausgestatteter Konferenzbereich.
Das Projekt „Elektronischer Gerichtssaal“ hat als Pilotprojekt in der deutschen Gerichtslandschaft bereits
viel Beachtung gefunden. Zur besseren Verständlichkeit bzw. Bedienbarkeit der eingesetzten Technik durch
die Verfahrensbeteiligten sind auf der Internetseite
des Bundespatentgerichts (www.bundespatentgericht.
de) Informationsfilme abrufbar.
84
Öffentlichkeitsarbeit und Internationale Angelegenheiten
Termine:
17. Januar 2012
Bereits zum 20. Mal, jedoch erstmals auf Einladung
von Frau Präsidentin Schmidt, fand der traditionelle
Neujahrsempfang mit rund 180 geladenen Gästen im
Bundespatentgericht statt.
26. bis 27. Januar 2012
Anlässlich des 20. Gründungstages des Obersten Russischen Wirtschaftsgerichts waren namhafte Vertreter
aus Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft zu einem
internationalen Symposium und anschließendem
Festakt nach Moskau eingeladen. Seitens des Bundespatentgerichts nahmen Frau Präsidentin Schmidt und
Frau Richterin am BPatG Dr. Mittenberger-Huber an
den interessanten Veranstaltungen teil.
26. April 2012
Der „Welttag des geistigen Eigentums“, der rund um
den Globus durch verschiedene Aktivitäten begleitet wurde, stand im Berichtsjahr unter dem Motto
„Visionäre Erfinder“. Was lag da näher, als diesen Tag
auch mit dem ebenfalls am 26. April 2012 zum 6. Mal
stattfindenden bundesweiten Aktionstag „Girls‘ Day“
zu verbinden! Im Vordergrund des Programms im
Bundespatentgericht stand 2012 – wie schon in den
Vorjahren – der Beruf der technischen Richterin. Zehn
Gymnasiastinnen im Alter von 14 bzw. 15 Jahren nutzten die Gelegenheit und informierten sich einen Tag
lang über die Aufgaben des Bundespatentgerichts.
Die Schülerinnen nahmen als Besucherinnen an einer
mündlichen Verhandlung teil und konnten aus „erster
Hand“ von technischen Richterinnen des Hauses viel
Wissenswertes über diesen abwechslungsreichen Beruf erfahren.
2. bis 6. Juni 2012
Gemeinsam mit dem Europäischen Patentamt organisierte das Bundespatentgericht in München zum wiederholten Mal ein Seminar für Richterinnen und Richter aus dem europäischen Ausland, diesmal aus Polen.
20. Juni 2012
Zusammen mit Mitgliedern der Deutschen Stiftung
für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V.
(IRZ) informierte sich eine Delegation des jordanischen
Justizministeriums und der jordanischen Rechtsanwaltskammer beim Bundespatentgericht zum Thema
„Geistiges Eigentum in Deutschland“.
85
2. Juli 2012
Anlässlich ihres Besuchs beim Bundespatentgericht,
trugen Prof. Dr. Bornkamm, Vorsitzender Richter des
I. Zivilsenats am Bundesgerichtshof, und Prof. Dr.
Büscher, Richter im I. Zivilsenat am BGH, zur aktuellen
Rechtsprechung des I. Zivilsenats im Markenrecht vor.
Die Veranstaltung fand großes Interesse bei den Kolleginnen und Kollegen aus den Markensenaten.
Inländische Besuchergruppen
Welch großes Interesse die elektronischen Gerichtssäle wecken, zeigen die Besuche zahlreicher inländischer
Besuchergruppen. So informierten sich – um nur einige
zu nennen – Mitglieder des Europäischen Patentamts,
eine Delegation des Sächsischen Justizministeriums
und der Sächsischen Staatskanzlei, Richter des Finanzgerichts Baden-Württemberg sowie das Präsidium des
Deutschen Richterbundes (DRB) über die Entstehung
und Funktionalität der neuen Gerichtssäle.
86
Besuche aus dem Ausland
Auch im Jahr 2012 empfing das Bundespatentgericht
zahlreiche Delegationen aus dem Ausland. So informierten sich im Berichtsjahr Besuchergruppen aus
Australien, Aserbaidschan, Jordanien, Polen, Südkorea,
Japan, China, Großbritannien, Finnland, Litauen, Belgien, Portugal, Spanien und Russland über die Aufgaben
und Stellung des Bundespatentgerichts. Die regionalen Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Einrichtungen des gewerblichen Rechtsschutzes im Ausland
liegen dabei weiterhin im asiatischen Raum.
Das Bundespatentgericht arbeitet bei der Organisation von Fachseminaren für ausländische Delegationen
eng mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem
Europäischen Patentamt aber auch mit der Deutschen
Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung) oder der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zusammen.
Ausblick
Das Bundespatentgericht wird – seiner Tradition folgend – im „Sophiensaal“ in München nunmehr bereits
zum vierten Mal ein internationales Symposium zum
Thema „Marke im Spannungsverhältnis zwischen Marketing und Rechtsbestand – tatsächliche und rechtliche Rahmenbedingungen des Markenverständnisses“
veranstalten. Es werden rund 250 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus ganz Europa, die als Richter, Anwälte, Vertreter der Wirtschaft und der Wissenschaft,
aber auch in den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten
und in der EU-Kommission mit diesem Thema befasst
sind, erwartet.
Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung werden rechtzeitig auf der Homepage des Gerichts (www.
bundespatentgericht.de) bekannt gegeben.
Pressearbeit
Die von der Pressestelle des Bundespatentgerichts veröffentlichten Pressemitteilungen sind auf der Homepage des Gerichts (www.bundespatentgericht.de) einsehbar.
Besonderes Medieninteresse fand im Berichtsjahr die
Entscheidung des 27. Marken-Beschwerdesenats zur
Eintragung des Namens „Robert Enke“ als Wortmarke
(Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom
25. April 2012):
Die Witwe des verstorbenen Fußballspielers hatte den
Namen ihres Mannes als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Dort wurde die
Anmeldung der Wortmarke „Robert Enke“ jedoch als
nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen, da sich
alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen thematisch mit dem am 10.11.2009 verstorbenen Fußballtorwart befassen könnten. Da dieser als Person der
Zeitgeschichte einem breiten – auch nicht fußballinteressierten – Publikum bekannt sei, fehle es für die
Eintragung als Marke am Hinweis auf die Herkunft der
Waren bzw. Dienstleistungen.
Die von Frau Enke eingelegte Beschwerde hatte Erfolg.
Nach dem Markengesetz ist die Eintragung von Personennamen – auch die berühmter und bekannter Personen – zulässig. Der 27. Senat des Bundespatentgerichts hat entschieden, dass die Namen von Menschen
bereits von ihrer Zweckbestimmung her unterscheidungskräftig seien. Beschreibend könne „Robert Enke“
allenfalls als Inhaltsangabe von Büchern und anderen
Mediendienstleistungen sein. Markenschutz müsse
jedoch auch für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen gewährt werden. Für die Eintragung als
Marke sei es ferner unerheblich, ob beim Verbraucher
der Eindruck entstehen könne, dass der Namensträger
bzw. sein Rechtsnachfolger mit dem Anbieter oder den
Waren und Dienstleistungen in Beziehung stehe. Ob
dies tatsächlich der Fall ist und ob die Benutzung der
Marke am Markt erlaubt ist, sei im Löschungsverfahren und nach dem Wettbewerbsrecht, nicht jedoch im
Eintragungsverfahren zu prüfen.
Ebenfalls von Interesse war die Entscheidung des
28. Marken-Beschwerdesenats. Dieser hat am 14. November 2012 (Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom selben Tag) entschieden, dass das von einem
großen deutschen Automobilhersteller für „Sportwagen“ angemeldete Wortzeichen „M“ als Marke schutzfähig ist.
Das Zeichen „M“ ist zum einen unterscheidungskräftig, da der angesprochene Durchschnittsverbraucher
dem Buchstaben „M“ keine beschreibende Bedeutung
für „Sportwagen“ (Klasse 12) beimisst. Zum anderen
ist „M“ auch nicht für die Konkurrenten der Anmelderin freihaltebedürftig. Zwar enthält die EG-Richtlinie
2007/46/EG vom 5. September 2007 eine Klassifizierung für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit
mindestens vier Rädern. Diese Klassifizierung wird
mit „Klasse M“ bezeichnet. In Alleinstellung wird der
Buchstabe „M“ jedoch vom Fachverkehr nicht zur Beschreibung von Personenkraftwagen, zu denen auch
„Sportwagen“ gehören, verwendet und benötigt, sondern nur in der Wortkombination „Klasse M“.
87
From the Case Law of the
Federal Patent Court in 2012
English Summary
88
88
Foreword BPatG Annual Report 2012
Foreword
Dear Reader,
As in previous years, this annual report will inform you
of the work of the Federal Patent Court. In addition to
the business report, which gives you an overview of
the development of the court’s business in 2012, this
annual report contains summaries of a selection of
important rulings of the 29 boards of the Federal Patent Court on patent, utility model, design and trade
mark law.
We are looking back at an eventful year, in which business developed positively. In total, the Federal Patent
Court received 700 new sets of proceedings more than
in the previous year and at the same time the number
of adjudicated cases increased to a similar extent.
The number of nullity proceedings is still high and the
5th Board was affected in particular as it presides, inter
alia, over telecommunication technology cases. Many
new sets of proceedings with a focus on telecommunications were received, some of which may be adjudicated if the major telecommunications companies
manage to settle their disputes amicably – as recently
and repeatedly announced in the press.
The number of patent appeals increased considerably
in total over the course of the year. However – if we
base our analysis on an era “before the introduction
of the electronic case file (EISA)” at the German Patent and Trade Mark Office and an era “after EISA” – the
“pre-EISA” figures have not yet been achieved again.
We are hopeful that the difficulties which we have
faced – in particular due to media discontinuity – will
be resolved during 2013 and that we can again expect
a continuous inflow of new business.
Internationally, as the year that preceded it, 2012, was
characterised by discussions on the protection of industrial property rights in Europe and the European
patent, which is to have uniform effect. This “neverending” story of the European patent, which has been
going on for more than 40 years, is to be concluded
with the Regulations (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and the European Council respectively
the Regulation (EU) No. 1260/2012 of the European
Council each dated 17 December 2012. The Agreement
on the European Patent Court was signed in Brussels
on 19 February 2013, also by the Federal Republic of
Germany. We will have to wait and see whether this is
the happy ending we have all been waiting for. The ratification documents for the treaty on the court and the
required amendment of the Brussels-I-Regulation (EU)
1215/2012 dated 12 December 2012 have not yet been
issued. Despite all the anticipation and acclaim for the
court, our colleagues at the Federal Patent Court are
somewhat anxious. When it comes to the validity of
patents, two thirds of the cases with which the nullity boards of the Federal Patent Court are faced relate
to the validity of European patents, whereas only one
third is concerned with the validity of German patents.
However, there is no need to look to the immediate future fearfully. We strongly believe that the technically
and legally qualified judges of the Federal Patent Court
are optimally positioned – thanks to their expertise
and experience – to hold their ground in competition
with a European patent court.
In the meantime, we take courage from the words of
Abraham Lincoln who said that the best thing about
future is that it is always served one day after another.
Or, as in our annual reports, one year after another.
We would like to seize this opportunity to thank all
the staff members of the court and the stakeholders
involved for their support over the past year and hope
that they will continue to be favourably disposed towards us in 2013, for which we have made many plans.
We will, for example, host a symposium on trade mark
law entitled “Between Marketing and the Law: Trade
Marks and Brand Identity in Real and Legal Terms”,
which will address legal and factual issues in connection with trade mark protection and the effect of trade
marks on consumers.
We wish you an enjoyable read.
Beate Schmidt
President Dr. Klaus Strößner
Vicepresident
89
BPatG Annual Report 2012 Contents
Table of Contents
Foreword
89
patent law
92
I. Patentability
92
1. Technical teaching on procedure
and definition of invention
- Programs for data processing systems
- Mathematical methods
- Technical contribution to inventive step
92
92
93
93
2. Exclusion of patentability of medical
processes
94
3. Prior art and public availability
95
4. Novelty and inventive step
- Novelty, disclosure
- Inventive step
- Average person skilled in the art
95
95
96
98
II. Supplementary Protection Certificates
99
III. Proceedings before the German
Patent and Trade Mark Office
100
1. Application date
100
2. Priority
101
3. Restitutio in integrum
102
4. Procedural errors
103
IV.Opposition Proceedings
104
1. Insolvency
104
2. Admissibility of the opposition
105
3. Interpretation
106
4. Examination of grounds for revocation
107
- Enablement, complete and clear teaching 107
- Inadmissible extension of the subject
matter of the application, aliud
108
- Inadmissible extension of the scope
of protection
V. Appeal Proceedings
110
110
3. Cost-related issues
- Distribution of costs
- Cost of double representation - Amount in dispute/filing fee
113
113
113
114
4. Miscellaneous
- Motion for the admission of evidence,
obligation to examine the facts ex officio
- Lateness, adjournment
- Expert opinion
- Translation
115
115
115
117
118
utility model law
118
I. Eligibility for protection
118
II. Cost-related issues
118
III.Miscellaneous
119
design law
119
plant varities protection law
120
trade mark law
121
I. Unconventional Trade Mark Forms
121
1. Abstract colour trade marks
121
2. Three-dimensional trade marks
122
II. Word Marks, Word/Figurative Marks
and Figurative Marks 123
1. Terms in foreign languages
123
2. Letters and sequences of letters
123
3. Word combinations
124
4. Slogans
125
5. Word sequences with geographic
indication of origin
126
1. Admissibility of the appeal
110
2. Domestic representative
110
6. Designations of establishments 127
7. Names of individuals
128
111
8. Word marks/figurative marks
129
1. Admissibility of the action
111
9. Figurative marks
130
2. Binding effect of the requests
112
VI.Nullity Proceedings
90
10. Violation of public policy or accepted
principles of morality (Sec. 8, Para. 2, No. 5
of the German Trade Mark Act)
131
Contents BPatG Annual Report 2012
11. Ban on the abuse of public national emblems
for commercial purposes (Sec. 8, Para. 2,
Nos. 6 and 8 of the German Trade Mark Act) 132
12. Eligibility for protection based on possible
options for use as a trade mark
132
13.Acquired distinctivness
134
III.Cancellation Proceedings
135
1. Due to bad faith pursuant to Sec. 50, Para. 1
in conjunction with Sec. 8, Para. 2, No. 10
of the German Trade Mark Act
135
2. Due to absolute obstacles to protection
pursuant to Sec. 50, Para. 1, No. 2 in conjunction
with Sec. 8, Para. 2, Nos. 1–9 and Sec. 54
of the German Trade Mark Act
136
IV.Opposition Proceedings
137
1. Genuine use
137
2. Similarity of goods
137
3. Direct likelihood of confusion
137
4. Likelihood of confusion by association 138
business report 2011
140
business development
I. Overview
141
141
II.Statistics
142
III.Appeals against Rulings
of the Federal Patent Court
146
staffing
147
training of candidate
patent attorneys
148
documentation and the library
149
I. Documentation
149
II. The Library
149
electronic legal transactions
150
public relations work and
international affairs
152
BPatG Annual Report 2012 Patent Law
Patent Law, Utility Model Law,
Design Law and Plant
Varieties Protection Law
Patent Law
I. Patentability
1. Technical teaching on procedure and
definition of invention
Programs for data processing systems
For inventions relating to electronic data processing
devices and methods (programs) it has to be determined first of all whether or not at least a partial aspect of the subject matter of the invention belongs to
the field of technology (Sec. 1 Para. 1).1 Then, it has to
be reviewed whether or not this subject matter is only
a program for data processing equipment per se and
is thus excluded from patent protection.2 Patentability
is not excluded if a further examination results in the
teaching containing instructions that serve to solve
the specific technical problem with technical means.3
The 17th Board4 dealt with a system and a method
which administrated a plurality of “virtual machines”
(VM) on a large central computing facility, wherein
the drive image of a VM is stored as two portions: in a
read-only application image that is shared by several
VMs and a separate second portion that is specific to
the individual VMs that are merged upon starting of
the VMs. The method provides an instruction for technical action (Sec. 1, Para. 1) as it teaches the use of the
components of data processing equipment5, but is not
patentable as a program for data processing equip-
ment per se. The objective problem is to structure the
storing of a plurality of VMs in a data centre in such a
way as to minimize the storage space needed and to
allow for updates of the programs stored on the VM to
be made as quickly as possible and with minimum effort. This problem is solved thanks to a suitable structuring of the data to be stored. The objective problem
thus identified does not require any technical considerations; the realization that there is data common to
all VMs suffices. Therefore, the solution to store the
data common to all VMs only once is not dependent in
any way on technical expertise or findings. The Board
therefore ruled that the claimed teaching did not go
beyond the field of data processing per se.6
This also applies to a method for finding patent documents in a database, in which patent documents are
searched for in an existing data pool based on certain
search criteria, each document is allocated to at least
one family and a representative document is selected
from these families and output automatically in accordance with a selected order of preference. Since
this method merely relates to a way of managing and
sorting sets of data, does not necessitate any technical
considerations and no technical devices or processes
are controlled, this method is regarded as a technical
instruction. However, with regard to the use of the
components of a data processing device it is not eligible for patent protection as a “program per se” within
the meaning of Sec. 1, Para. 3, No. 3 according to the
17th Board.7
A method, the objective problem of which is to organize stored data to provide information for booking a
holiday in such a way as to allow for an automated
selection of an offer in line with the selection criteria
and presentation of related tourist information in ad-
1 Secs. with no mention of a particular act refer to the German Patent Act.
2 Established case law, cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011,125 – Wiedergabe
topografischer Informationen.
3 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 610 – Webseitenanzeige;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.
4 Federal Patent Court, ruling dated 15 November 2011 – 17 W (pat) 1/08.
5 Cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 613 No. [20] – Dynamische Dokumentengenerierung.
6 Cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 610 No. [28] – Webseitenanzeige.
7 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2012 – 17 W (pat) 72/08.
92
Patent Law BPatG Annual Report 2012
dition to the travel information, is merely based on a
data processing problem. Even solving the problem
by storing the information in two databases, in order
to allow for an automated selection of a suitable offer in connection with the presentation of additional
information when entering selection criteria, does not
necessitate any technical considerations and is to be
regarded as a mere data organization measure. The
17th Board8 stated that the proposal to distribute sets of
data to two databases in such a way that the dynamic
data are stored in a first database and the static data in
a second database does not relate to the basic operability of a data processing device in technical terms and
that such device operates solely in line with its purpose.
Mathematical methods
“Mathematical methods per se” (Sec. 1, Para. 3, No. 1 in
conjunction with No. 4 of the German Patent Act) are
also excluded from patentability if the claimed technical teaching does not solve a technical problem with
technical means.
A method for matching the position of 3D data sets in
a distributed CAD/CAM system, in which the objective
problem consists of determining the relation in terms
of position for two 3D models and their sets of data,
which represent different jaw images, calculating a
mathematical transformation, which maps one model
to the other, wherein the method makes use of an allocation method from analytical geometry, is not eligible
for patent protection as a “mathematical method per
se”, as ruled by the 17th Board.9
Technical contribution to inventive step
Even if the precondition of technicality is met, if at least
a partial aspect of the claimed teaching overcomes a
technical problem10, it has to be taken into account
that “only those instructions have to be considered
which determine or at least influence the solution to
a technical problem by technical means when examining the invention for inventive step”.11 In principle,
any instructions that are not technical do not suffice
in this context; these are only relevant to the extent
to which they influence the solution to a technical
problem by technical means.12 Therefore, individual
features of a patent claim have to be assessed during
the examination for inventive step with regard to their
“technical contribution”, as can be learned from the
following rulings:
In a method for 3D image reconstruction of a computer tomography scanner, which makes use of a mathematical operation by means of filtered rear projection,
the selection of the filter is not an instruction that
serves to solve a specific technical problem by technical means. The 17th Board13 states that the technical
problem underlying the method relates to the highlighting of fine structures in the reconstructed image
data in a 3D image reconstruction method. Rear projection also has to be regarded as a technical solution,
as it is adapted to the special circumstances of data
capture in CT images. The filtering, however, is not a
technical solution, as it does not take the technical circumstances of the data capture or specific characteristics of the data to be processed into account beyond
the mere mathematical considerations.
The 17th Board14 also dealt with a method for computer assisted placing of orders for goods with a retailer
from a client’s computer via the Internet through a
central server. The objective task to make data transmission more secure in connection with the placing of
orders, wherein an offline database exists on a client’s
computer in a computer assisted ordering system, also
8 Federal Patent Court, ruling dated 23 February 2012 – 17 W (pat) 11/08.
9 Federal Patent Court, ruling dated 19 January 2012 – 17 W (pat) 97/06.
10 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 125, LS a – Wiedergabe topografischer
Informationen.
11 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 125, LS b – Wiedergabe topografischer
Informationen.
12 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungs
modalitäten].
13 Federal Patent Court, ruling dated 1 March 2012 – 17 W (pat) 4/08.
93
2. Exclusion from patentability of medical
processes
relates to the solution of a technical problem by technical means with regard to some partial aspects of the
protected teaching, and is thus excluded from patentability pursuant to Sec. 1, Para. 3, Sentence 3 in conjunction with Para. 4. The features based on the business
idea to provide data on products and prices in an offline database are not to be taken into account when
examining the inventive step.15
Any instructions of a game idea that are not technical are also not relevant. If a method for operating a
coin-operated entertainment device aims at granting
the player additional options to influence the course
of the game without increasing the stake and thus at
increasing the entertainment value, the corresponding features are also not technical and therefore irrelevant. Therefore, the 19th Board16 did not take into
acount the characterizing feature that the relation of
the hit ratio to be achieved and/or the amount to be
won depends on the course of the activated payline
(29, 30, 31) during the examination for inventive step.
Pursuant to Sec. 2a, Para. 1, No. 2, methods for surgical or therapeutic treatment and diagnostic methods
are excluded from patentability. The 4th Board17 had to
rule on whether a “method to manufacture a dental
implant abutment to receive the dental prosthesis” as
a method for surgical treatment of the human body,
attacked with a nullity suit for lack of patentability, is
subject to exclusion from patentability pursuant to
Art. 53 (c) of the EPC. In this case, the invention was not
subject to exclusion, in particular, the fitting of the implant was not claimed as a method step. The surgical
procedure required beforehand, on which the plaintiff
relied, was regarded by the Board merely as a procedure that happens outside the method in suit and is
not necessarily connected therewith, that is not part
of a uniform procedure and that does not need to be
performed by one and the same dentist. Furthermore,
the Board pointed out that, in addition, according to
the established case law of the Federal Court of Justice18, just as according to the established case law of
the Enlarged Board of Appeal of the European Patent
Office19, a method is only subject to exclusion from
patentability as a surgical method if a method step of
this kind is part of the claimed teaching.
The 3rd Board20 had to rule on a patent claim aiming
at the use of essential fatty acids to manufacture a
drug, containing a mixture of eicosapentaenoic acid
ethyl ester (EPA) and docosahexaenoic acid ethyl ester
(DHA). The drug was to be used to prevent mortality
in a patient having suffered a myocardial infarction.
Furthermore, it was claimed that the drug was for
oral administration at a dosage of 0.7 to 1.5 g per day.
A claim of this kind is admissible, since the specification of the dosage is not subject to the exclusion from
15 Cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen .
17 Federal Patent Court, ruling dated 25 September 2012 – 4 Ni 34/10 (EP).
18 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 1081, Margin No. 15 et seq. – Bildunterstützung bei
Katheternavigation , on Sec. 2a, Para. 1, No. 2 PatG [German Patent Act].
19 EPO, Official Gazette 2011, 134.
20 F ederal Patent Court, ruling dated 22 November 2011 – 3 Ni 28/10, making reference to Federal Court of Justice, GRUR 2007, 404, 409
No. 51 – Carvedilol II.
94
patentability as a method for therapeutic treatment of
the human body pursuant to Art. 53 Para. 1 (c) EPC. This
feature does not relate to a therapy regimen aiming
at telling the physician which dosage of essential fatty
acids to administer to the patient at a specific point in
time. What is rather claimed is the use of essential fatty acids that are provided for the treatment of patients
in suitable packaging sizes and using said formulation
for treating patients. In line with established case law,
such use of active ingredients is excluded from patentability, as ruled by the 3rd Board.
3. Prior art and public availability
The 19th Board21 had to concern itself with the issue of
novelty-destroying prior use and public availability of
prior art. The respective requirements are only met if
the information that conveys prior use is publicly available in the same manner as information from public
documents. This is the case if the respective subject
matter is made public, for example through unconditional selling to third parties. It is not the case, however, if it is provided merely within the framework of
a sample delivery in connection with a joint development.
An alleged obvious prior use is not taken into account
when assessing patentability in opposition proceedings if the opponent withdraws the opposition and if
the documents submitted to prove any obvious prior
use contain gaps or ambiguities that hinder the taking
of evidence and cannot be clarified without the cooperation of the opponent, as held by the 12th Board.23
4. Novelty and inventive step
Novelty, disclosure
It was disputed in nullity proceedings before the
4th Board24 whether the novelty of the teaching of the
subject matter of the patent was destroyed. Said subject matter related to the configuration of media supply lines and connection lines on rolling frames, their
ends (E1; E2) each being connectable via coupling devices to media connections of the stands of the rolling
frames (EST1; EST2) or to an intermediate bridge (ZB)
and remaining configured in a self-supporting con-
It was disputed in opposition proceedings before
the 8th Board22 whether the technical design of the
claimed machine (a hay-making machine) was subject
to prior use and therefore part of the prior art. The opponent claimed and provided evidence that the machine had been modified by the named witness and
used by another witness in his agricultural business
and on neighbouring fields. The Board found for the
opponent after hearing the evidence and concluded
that the machine had been publicly available as said
machine was not only theoretically available to an unlimited number of individuals.
21 Federal Patent Court, ruling dated 9.11.2011 – 19 W (pat) 20/09.
22 Federal Patent Court, ruling dated 3.9.2012 – 8 W (pat) 56/08.
23 Federal Patent Court, ruling dated 11 October 2012 – 12 W (pat) 302/12.
24 Federal Patent Court, ruling dated 10 January 2012 – 4 Ni 6/11 (EP); cf. Federal Patent Court, ruling dated 21 August 2012 – 4 Ni 24/09.
95
veyor chain (TLK), in one of several options. The parties argued in particular about what is disclosed to
the skilled person in the illustration of a rolling mill
according to Figure 6 of an earlier patent. Said figure
shows a rolling mill consisting of three rolling frames,
each featuring individual stands (2a, 3a, 4a, 2b, 3b, 4b).
The individual stands (2a, 3a, 4a) at the drive end are
– at least when changing the rolls – arranged in a fixed
position. The roll stands (2b, 3b, 4b) of the three rolling
frames (2, 3, 4) on the operating end can be moved out
of the rolling line separably and jointly as one unit. The
plaintiff held the view that the two slightly curved dotted double lines in Figure 6 represent connection lines
that can be connected to the media connections and
are secured by a conveyor chain between the moveable stand of the rolling frame and a post. The Board
did not share this view and stated that a double line
can have any meaning whatsoever. Therefore, the illustration was not suitable to disclose to the skilled person a connection line without supplementing technical knowledge or without knowledge of the invention
in a clear and unambiguous manner. This was found
to be especially true as the remaining documents (description and claims) did not make any statements
regarding the meaning of the curved double lines.
The fact that lines of this kind are standard on rolling
frames and are therefore located in said position and
that this is known to the skilled person does not suffice. Taking evident facts into account does not allow
for a disclosure to be supplemented with the technical knowledge of the skilled person. In particular, the
figure does not show that the lines can be connected
to media connections via coupling devices and are arranged in the conveyor chain, as required by the patent claim. Therefore considerations have to be made
based on technical knowledge and the claimed design
of the rolling frame therefore can be neither evident
nor „implied“.25
A ruling of the 9th Board26 also related to “implied
facts”. It was disputed with regard to a car door with
a unit support and stiffening elements for lateral protection purposes whether the arrangement of a stiffening element between “the window regulator and
the outer wall” as claimed in a specification document
can be “implied”. The Board ruled against such view.
Since there is no instruction with regard to a specific
arrangement of the stiffening element in the description or the figures, the skilled person has to reflect on
the problem and will only then arrive at a technically
sensible solution based on his technical knowledge.
This does not constitute an immediate and unambiguous disclosure of the feature in the specification
document.
Inventive step
In practice, inventive step is the most important and
most widely discussed prerequisite for patentability.
Since inventive step always relates to individual cases
in the respective field of technology of the invention,
25 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 999, No. 33 – Memantin.
27 F ederal Patent Court, ruling dated 22 November 2011 – 3 Ni 28/10; cf. Federal Patent Court, ruling dated 11 October 2011 – 1 Ni 4/10;
Federal Patent Court, ruling dated 7 February 2012 – 4 Ni 68/09.
28 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 382 – Olanzapin;
Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 1039 – Fischbissanzeiger;
Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2003, 693 – Hochdruckreiniger;
Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 607, No. 18 – Fettsäurezusammenhang.
29 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2007, 1055, No. 28 – Papiermaschinengewebe.
96
only a few examples of typical issues are discussed.
The 3rd Board27 summarized that the actual benefit28
of the entirety of features in their technical context29
compared to the state of the art and whether or not
the skilled person had reason to modify said state of
the art are the decisive factors for the first step of the
assessment of inventive. When choosing the starting
point there is no precedence of a “closest prior art”.30 It
is rather the justification, which is normally based on
the effort of the skilled person to find a solution for a
certain problem that is better than the solution provided by the prior art, which is required when choosing
the starting point.
The 1st Board31 had to rule on the patentability of a
ring binder mechanism as used in document binders: The lever formed from a pressed sheet metal part
is shown in Fig. 2 and 3 and features among others,
a transverse flank (36) which is essentially vertically
bevelled at the upper edge of the side flank (32) facing away from the base plate (10) (M 8.1) and merges
into a handle (34) (M 8.2). The Board considered this
subject matter to be new and not obvious based on
the prior art introduced into the proceedings. A ring
binder mechanism according to prior art, as shown,
does not include the features (M 8.1 and 8.2) and
does not provide any hint or reason to form the lever
with a transverse flank on the upper side in the longitudinal direction; even if the skilled person always
strives to find a better – or merely different – solution to a certain problem than the solution provided
in the prior art.32 It has to be taken into account in
this respect, based on experience that the technical development does not necessarily happen along
those lines that might seem plausible or more or less
inevitable when analysing the point of departure in
retrospect. In order to regard a solution – in this case,
the described forming of the lever according to the
group of features 8 – that deviates from solutions up
to that point in time not only as being possible, but
also as being obvious for the skilled person, normally
additional incentives, hints, ideas or other reasons going beyond the recognisability of the technical problem are required – apart from this case, in which it
was obvious to the skilled person what needed to be
done33 – to look for the solution to the technical problem as it was done in case of the invention.34 The fact
that there are no obstacles to arriving at the subject
matter of said teaching starting from what is known
in the considered prior art alone without incentive or
reason does not constitute obviousness.35
Deeply rooted technical misconceptions, the overcoming of which can be assessed to be a clear sign of inventive step, only exist if experts in the field regarded
the claimed teaching at the time of application as not
technically feasible, or if the technical benefit achieved
by it was regarded as not attainable and such error
was disproved by the invention.36 In a case before the
30 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 382, 387, No. 51 – Olanzapin;
Federal Patent Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004, 317 – Programmartmitteilung.
31 Federal Patent Court, ruling dated 11 October 2011 – 1 Ni 4/10.
32 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, No. 20 – Fischbissanzeiger.
33 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 936 No. 21 – Heizer;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 814, No. 26 – Fugenglätter.
34 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 746, No. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.
35 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 407, No. 17 – einteilige Öse.
36 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1996, 857, III. 2 c, Paragraph 1 – Rauchgasklappe
97
17th Board37 a method for communication between a
management information system (MIS) and an executing system was claimed, in particular a printing
press in the printing industry. In order to avoid system
interruptions between the MIS and various printing
presses, in connection with printing jobs, a uniform
data format (job definition format) is used across the
entire system in the prior art. The patent claimed an
adaptation of the JDF format to individual printing systems by creating printing system-specific JDF dialects.
The patentee argued that the skilled person was influenced by the dominant preconception that JDF had to
be used as the uniform data format and that different
JDF dialects were contrary to this goal. The Board did
not regard this as a technical preconception because
different JDF dialects had already been known. Whether or not the keeping with the standard on one page or
a continued use of the capabilities of different printing
presses on the other page has a higher priority, is an issue of weighing up of advantages and disadvantages.
Such a weighing up of advantages and disadvantages
is typical of the work done by a skilled person and does
not constitute an inventive step.
The 6th Board38 was concerned with a method for repairing agglutinated friction linings made of industrial ceramics in drive and conveyor systems, in which,
among other things, the process steps of heating up
the friction lining before removal and sandblasting
the drive and conveyor system prior to coating them
with the new friction lining is claimed. Such a method
is based on an inventive step even if said process steps
are generally known, simple technical measures, as
they teach, in their combination with one another, a
method that allows for repair with simple means, re-
pair on site and gentle removal of the lining from the
surface of the rolls while reducing tool wear, which is
not obvious to the skilled person based on the identified prior art or his technical knowledge.
Average person skilled in the art
The relevant skilled person is to be determined objectively according to the problem to be solved by means
of the invention and is the person who is normally
charged with solving the problem. The technical task,
which is to be determined objectively, depends on the
benefit of the claimed teaching compared with the
state of the art, i.e. on the objective technical solution
to the problem.39 Therefore, the appropriate skilled
person is often determined in accordance with the
field of technology or application highlighted in the
patent in suit or the persons addressed therein as well
as the subjectively worded task. However, such statements in the patent in suit are not authoritative, according to the 4th Board40.
If the task of the claimed teaching is to provide a
system for fixating bones that ensures a stable connection between the bone plate and the bone screw
with a variably selectable angle, there is a focus on the
improvement of the mechanical fixation of the bone
plate by means of a bone screw. According to the view
of the 4th Board41, an experienced graduate in engineering who works in the field of development and
manufacture of screws, a “screw expert”, is called for.
In addition, he has acquired basic medical skills and is
in close contact with a surgeon or orthopaedist with
regard to these specific problems of medical application or works with them in a team42 or consults them
with regard to clinical-medical issues.43 By contrast, it
37 Federal Patent Court, ruling dated 3 July 2012 – 17 W (pat) 39/10.
39 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 602, No. 27 – Gelenkanordnung;
Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 607, No. 18 – Fettsäurezusammensetzung;
Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2003, 693 – Hochdruckreiniger.
40 Federal Patent Court, ruling dated 7 February 2012 – 4 Ni 68/09.
41 Federal Patent Court, ruling dated 24 July 2012 – 4 Ni 21/10 in conjunction with 4 Ni 9/11 – Fixationssystem.
42 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 803, No. 34 – Calcipotriol-Monohydrat;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal], 2012, 482, No. 18 – Pfeffersäckchen.
43 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 475, No. 22 – Elektronenstrahltherapiesystem.
44 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 1039, No. 18 – Fischbissanzeiger.
98
is not relevant by whom and why the fixation system
consisting of the bone plate and the bone screw is implanted. In this case, therefore, neither a surgeon nor
a biomechanic is considered as skilled person, as they
merely determine the requirements and insert the
fixation system.44
Based on the meaning of indications of purpose in a
method claim – in this case a “method for manufacturing a traction sheave for interaction with an elevator rope element” which relates to the manufactured
object or the interaction with further elevator components – the 1st Board45 concludes that the skilled person
to be determined objectively is not limited to the area
of elevator construction, but that the patentee must
accept the understanding and expertise of experts
from other technical fields which are covered by the
subject matter of the patent in suit.
II. Supplementary Protection
Certificates
The 15th Board46 found in one case that the success of
an appeal is dependent on the interpretation of Art. 3,
Para. 1 of Regulation No. 1610/96 and possibly Art. 7 of
Regulation No. 1610/96. The application for the grant
of a supplementary protection certificate for pesticides for the product “Poncho Pro”, containing the active ingredient lothiandin, was rejected. The certificate
could not be granted as the period of validity of the
phytopathological approval had already expired at the
date of application and was therefore no longer “valid”
within the meaning of Art. 3, Para. 1 b of Regulation No.
1610/96. The case related to an (emergency) approval
granted by the Federal Office of Consumer Protection
and Food Safety in Braunschweig pursuant to Sec. 11,
Para. 2, Sentence 1, No. 2 of the German Law on the Protection of Cultivated Plants (“Plant Protection Act”)47.
Pursuant to this provision, implementing Art. 8, Para. 4
of Directive 91/414, the marketing or import of an unapproved pesticide may be approved for a maximum
of 120 days in case of imminent danger for the purpose of fighting certain harmful organisms. The Board
therefore stayed the proceedings pursuant to Art. 267,
Para. 1 b, and Para. 2 of the Treaty on the Functioning
of the European Union to obtain a preliminary ruling
of the European Court of Justice on the following issues: Is Art. 3, Para. 1 b of Regulation (EC) No. 1610/96
to be interpreted to the effect that a valid approval
granted pursuant to Art. 8, Para. 4 of Directive 91/414/
EEC does not oppose the grant of a supplementary
protection certificate – and if so – is it necessary pursuant to Art. 3, Para. 1 b of Regulation (EC) No. 1610/96
that the approval is still effective at the time of application for the certificate – and if the first question
is answered negatively – is Art. 7, Para. 1 of Regulation
(EC) No. 1610/96 to be interpreted to the effect that an
application can be filed even before the beginning of
the time period mentioned therein?
In another case – relating to the product Sitagliptin –
the 15th Board had already submitted to the European
Court of Justice in proceedings for a preliminary ruling48 pursuant to Art. 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union a question regarding
the interpretation of Art. 13, Para. 1 of Regulation (EC)
469/2009 as to whether a supplementary protection certificate for drugs may be granted in case of a
negative term, in this case three months and 14 days.
45 Federal Patent Court, ruling dated 6 December 2011 – 1 Ni 9/10 (EP).
46 F ederal Patent Court, ruling dated 12 December 2011 – 15 W (pat) 24/06 – Clothianidin;
also Federal Patent Court, ruling dated 18 September 2012 – 3 Ni 60/06 – Clothianidin II = GRUR Int. [Intellectual Property and
Copyright Journal–International Section] 2013, 35.
47 For preliminary approval pursuant to Art. 8, Para. 1 of Directive 91/414, Sec. 15c PflSchG [German Plant Protection Act] and on the
order for reference of the Federal Patent Court dated 29 April 2009, BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the
Federal Patent Court] 51, 238 = GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 132 – Iodosulfuron, with notes from Renesse,
Schwenk; ECJ, ruling dated 11 November 2010 – C-229/09; Engels/Morawek, from the established case law of Federal Patent Court in
2009, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 465, 470.
48 F ederal Patent Court, BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2010, 166 LS = Communication 2010, 195 LS – Sitagliptin;
cf. Engels/Morawek, from the established case law of Federal Patent Court in 2010, Part II, GRUR [Intellectual Property and Copyright
Journal] 2011, 561, 569.
99
Underlying this measure was the question whether
the time period provided in Art. 36 of Regulation (EC)
No. 1901/2006 (paediatric drug regulation) for a sixmonth extension for paediatric purposes is only applicable to drugs that are protected by a supplementary protection certificate pursuant to Regulation (EC)
No. 469/2009. After the European Court of Justice49
had answered this question to the effect that a certificate is to be granted even in case of a negative term,
the 15th Board50 was now able to decide the case and
granted the certificate and at the same time determined the beginning of the time period for the term
of the six-month extension for paediatric purposes
pursuant to Regulation No. 1901/2009.
In another case the 15th Board51 also obtained a preliminary ruling from the European Court of Justice
pursuant to Art. 267 of the Treaty on the Functioning
of the European Union and submitted the questions
whether a “safener” is covered by the terms “product”
in Art. 3, Para. 1; Art. 1, No. 8 and “active substance” in
Art. 1, No. 3 of Regulation (EC) No. 1610/96. The appellant desired the grant of a supplementary protection
certificate for pesticides for the product “Isoxadifen
and salts and esters thereof”. The German Patent and
Trade Mark Office had rejected the application for the
certificate inter alia with the reasoning that the application was only directed to an active substance, but
that a combination of active substances – in this case
the compounds Foramsulfuron, Isoxadifen (“safener”)
and Iodosulfuron – was approved. The Board regarded
the question of whether a certificate may be granted
at all for a “safener” as not having been clarified, as
the “safener” might not be a product or an active substance within the meaning of Regulation No. 1610/96.
A “safener” is a substance that is added to a pesticide
in order to reduce or suppress its phototoxic effect
on certain plants. It is also referred to as an antidote
(antitoxin) and allows the user to induce its biochemical selectivity artificially. In many cases, it is only the
combination with a “safener” that allows for a promising application of herbicide. The Board therefore concerned itself with the question of whether or not this
rather indirect effect within the framework of fighting
undesired plants or pests suffices to confirm that the
“safener” has the properties of active ingredients within the meaning of Regulation No. 1610/96. The Board
tended towards rejecting the application, but believed
that there was a danger of a dissenting decision within the European Union and that it was necessary to
obtain a preliminary ruling, in particular in view of the
different granting practices in other member states of
the EU or the EEC.
III. Proceedings before the German
Patent and Trade Mark Office
1. Application date
Pursuant to Sec. 35, Para. 2, Sentence 1, No. 1 of the German Patent Act, the decisive point in time is the date
on which the application documents are received by
the German Patent and Trade Mark Office and not the
date on which they were sent by the applicant. In a
case over which the 9th Board52 presided, the German
Patent and Trade Mark Office’s fax machine showed a
time of receipt after midnight, whereas the applicant
stated that it had received a message from the German Patent and Trade Mark Office’s fax machine indicating the “OK” status confirming the complete transmission of the pages sent before midnight. The Board
states by reference to the established case law of the
10th Board53 that the applicant bears the burden of
49 ECJ, GRUR Int [Intellectual Property and Copyright Journal–International Section] 2012, 146.
51 Federal Patent Court, ruling dated 6 December 2012 – 15 W (pat) 14/07 – Safener Isoxadifen.
52 Federal Patent Court, ruling dated 23 May 2012 – 9 W (pat) 39/10.
53 Federal Patent Court, ruling dated 14 April 2009 – 10 W (pat) 36/08.
100
proof regarding the receipt of the documents in time
and that the presentation of the sender’s log does not
suffice as proof.54 Pursuant to Sec. 416 of the German
Code of Civil Procedure, this does not provide proof of
the facts contained therein – unlike public documents
pursuant to Sec. 418 of the German Code of Civil Procedure. However, counter-evidence may be submitted,
whereas the court can make a contribution to the clarification of the case.55
The 10th Board56 had to concern itself in an appeal with
the legal effectiveness of the application date. The Examining Board of the German Patent and Trade Mark
Office believed that the prerequisites were not met
and decided that no documents were attached to the
application, which could be regarded as a description.
The 10th Board overruled the attacked decision and
stated that a formal description in the form provided
for in Sec. 31, Para. 6 in conjunction with Sec. 10 of the
German Patent Regulation was not required for the
recognition of the application date. Within the meaning of Sec. 35, Para. 2, Sentence 1, a very short illustration also suffices. In the case in point, this consisted
of extremely short statements, parts of which were
not legible at all or hardly legible, on a supplementary
sheet that contained abbreviations which were not
explained. The wording of the law «semblance of a description» makes a different view impossible, according to the 10th Board.57
2. Priority
Priority may only be claimed for a patent claim – in
this case in a European patent application pursuant
to Art. 88 of the EPC – if the skilled person can rely on
his general expertise to clearly and unambiguously derive the subject matter of the claim from the earlier
application as a whole; it has to relate to one and the
same invention. The principles of the examination for
novelty58 apply to the assessment of an identical disclosure. In accordance therewith, further knowledge
in the document, at which the skilled person may only
arrive based on his technical knowledge or by modifying the disclosed teaching, is to be deemed not disclosed.59 This also applies to a generalization, for example if, with regard to the design of a communication
channel, the granted patent claim generally claims a
communication channel without limitation to a frequency division duplex method and control information is generally transmitted via the control channels,
whereas the priority document discloses a frequency
division duplex communication channel and control
channels for performance control and bit rate information, according to the 5th Board.60
In another case tried by the 5th Board61, the issue of the
required identity of the applicant for a legally effective
claim of priority was disputed. The plaintiff asserted
that the applicant of the patent in suit was not the ap-
54 Zöller/Stöber/Greger, German Code of Civil Procedure, 29th edition (2012), before Sec. 230, Margin No. 2 with further quotes.
55 F ederal Court of Justice, NJW [New Judicial Weekly] 2007, 3069;
cf. Zöller/Stöber/Greger, ZPO [Code of Civil Procedure], 29th edition (2012), before Sec. 230, No. 2 with further quotes.
57 Reference to Federal Patent Court, ruling dated 15 November 2007 – 10 W (pat) 19/07.
58 Federal Court of Justice,GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004,133 – Elektronische Funktionseinheit
59 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument.
60 Federal Patent Court, ruling dated 23 May 2012 – 5 Ni 22/10; see also ruling dated 24 January 2012 – 3 Ni 5/10.
61 Federal Patent Court, ruling dated 15 February 2012 – 5 Ni 59/10 (EP).
101
plicant that filed the priority application. The defendant, who was the parent company and proprietor of
the patent in suit, declared that the German original
application had been filed by its German subsidiary
and that the parent company was entitled to all the
intellectual property rights of the affiliated companies
as a matter of principle. But since it was impossible for
the defendant under French law to file an original application in Germany, the priority application was filed
by the German subsidiary. The transfer of the priority
right had taken place – as is proven in the submitted
written documents – prior to the date of the priority
declaration and therefore in due time. With regard to
the requirements of Art. 87, Para. 1 of the EPC to be
examined, the Board found that it was not proven
that the defendant had become the proprietor of the
German application, from which the patent in suit
claimed priority, and that the priority right had been
transferred to the defendant and pointed out that an
examination has to take place, without prejudice to
the merely formal examination upon receipt pursuant
to Art. 90, Para. 3 of the EPC, as to whether or not the
material requirements for a priority claim at the decisive point in time are met and whether the claimed
priority was actually due to the application prior to the
application date.62
The 4th Board63 also had to clarify with respect to
the issue of the authoritative prior art of an EP patent attacked in a nullity suit for lack of patentability
whether a legally effective priority pursuant to Art. 87,
Para. 1 of the EPC was claimed in the patent in suit or
whether the priority document belonged to the prior
art. The Board stated that the identity is not negated
with each apparent inconsistency of text or drawings,
in particular if these are merely linguistic or drawing
imperfections.64 In keeping with the principles of the
examination for novelty, what is taken for granted and
is implied and therefore does not need to be disclosed
from the point of view of the skilled person with regard to the application of the protected teaching is
also to be regarded as disclosed beyond what is explicitly described. Nevertheless, the Board found that
there was no identity as the inclusion of obvious facts
does not allow for the disclosure to be supplemented
with expert knowledge and in any case fails to disclose
in the priority application where exactly the axis of rotation for the oscillating rotational movement of the
spiral eccentric is located. Therefore the skilled person
cannot learn from said priority application that the active surface in cross-section shows a paraxial area and
an abaxial area – as in the claimed massage device.
3. Restitutio in integrum
Pursuant to Sec. 123, Para. 2, Sentence 1, the restitutio
in integrum request has to be filed in writing within
two months from the cessation of the existence of the
obstacle. The 17th Board65 had to decide which point in
time is to be regarded as relevant for an applicant represented by a domestic representative in case of cessation of the existence of the obstacle upon rejection
of the application. The applicant’s attention was only
drawn to this issue when it tried to pay the annual
fees and then filed a request for restitutio in integrum
within two months. It was set forth in the reasoning
that the appointed domestic representative, having
erroneously believed to have been instructed to that
effect, had not informed the American applicant and
its American representative about the rejection of the
applicant served upon him. The Board dismissed the
appeal. The Board held that a rejection affected the
legal position of an applicant to such an extent that
the applicant has to be informed – even in case of any
instructions to the contrary. Therefore, the cessation
of the existence of the obstacle and the beginning of
62 See also grant procedure Federal Patent Court, ruling dated 28 October 2010 – 11 W (pat) 14/09, BPatGE [Collection of Rulings Handed
Down by the Federal Patent Court] 52, 207, 212 et seq. – Unterbekleidungsteil.
63 Federal Patent Court, ruling dated 22 May 2012 – 4 Ni 69/09 (EU).
64 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2008, 597, Margin No. 17 – Betonstraßenfertiger.
65 Federal Patent Court, ruling dated 6 September 2012 – 17 W (pat) 26/11, see also ruling dated 11 July 2012 20 W (pat) 29/11.
67 Federal Court of Justice, VersR [Insurance Law] 1991, 1309.
68 Federal Patent Court, ruling dated 17 September 2012 – 10 W (pat) 22/09 – Bergbaumaschine.
102
the time period to file the request had to be the point
in time when the domestic representative gained
knowledge of the fact and not the point in time six
months later when the applicant was informed. The
filed request for restitutio in integrum had therefore
not been filed in time following the cessation of the
existence of the obstacle and was inadmissible.
The foreign legal representative’s failure to forward
the fee communication of the German Patent and
Trade Mark Office is also a violation of the duty of care,
which the party filing the request has to accept pursuant to Sec. 85, Para. 2 of the German Code of Civil
Procedure, according to the 10th Board.66 It may be the
case that professional, qualified domestic representatives in the United Kingdom are not legally obligated
to forward any information regarding the payment of
annual fees to a patent proprietor or its representative
if the monitoring and payment of these fees was excluded from the retainer. However, this does not correspond to the legal situation under German law, which
has to be taken into account in accordance with the
pertinent rule on applicable law of “lex fori”.
In principle, once periods for taking legal recourse are
entered, they may not be deleted before the matter is
settled. Therefore the lawyer has to take organizational measures to prevent any unauthorized subsequent
changes of such entries by office personnel67, otherwise he is responsible for the organisational error. This
applies accordingly if the time limit set by the patent
office for filing a translation or paying a fee to validate
a European patent is deleted by office personnel, according to the 10th Board.68 It is part of the duty of care
of a lawyer to organise work processes in a way that
normally prevents the non-observance of time limits
from occurring if the work processes are adhered to.69
Special precautionary measures are called for in connection with a process in which mistakes are likely to
be made or mistakes have severe consequences. Unlike cases of a limited obligation to review70, these are
cases in which there are special grounds for a review
which are not an unreasonable burden for the lawyer
as these are exceptional cases.
The filing of a request for restitutio in integrum – in
this case for the payment of the application fee – is
not prohibited due to the lapse of the one-year period
set forth in Sec. 123, Para. 2, Sentence 4 if the transgression of the time limit is above all due to circumstances
within the sphere of the patent office. On the one
hand, the Examining Board failed to inform the applicant that the original application date had not been
recognised. On the other hand, the applicant was only
informed twenty months after the expiry of the time
limit for the payment of the application fee of the
non-observance of the time limit and its legal consequences, according to the 10th Board.71
4. Procedural errors
The principle of legally due process pursuant to
Art. 103, Para. 1 of the German Constitution, reflected in
Sec. 48, Para. 2 in conjunction with Sec. 42, Para. 3, Sentence 2 with regard to the patent grant procedure, also
encompasses the prohibition of surprise decisions.
For example, if a court or an administrative authority
takes a decision that deviates from what the parties
involved could have expected when making a reasonable assessment of the proceedings up until then.72
This principle is violated if a patent division remains
silent in a hearing in response to the express question
of the representative of the patentee whether he may
submit auxiliary requests and revokes the patent after closing the hearing. By remaining silent, the patent
division makes it unmistakably clear that such auxiliary requests are not needed for a limited defence of
the attacked patent and that the patent in suit will be
69 Schulte, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 123, Margin No. 100.
70 Federal Patent Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 93 – Dreidimensionale Daten.
71 F ederal Patent Court, ruling dated 10 February 2012 – 10 W (pat) 38/08; also Federal Patent Court, ruling dated 8 November 2012
– 10 W (pat) 32/10.
72 Cf. BVerfGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Constitutional Court] 84, 188, 190; 86, 133, 144 et seq.; 96, 189, 204;
108, 341 et seq.
103
maintained according to the filed request, according
to the 7th Board.73
The 19th Board74 points out that a single hearing in the
examination procedure is to be regarded as expedient
and may only be refused in exceptional cases, such as
in simpler hopeless – cases, or in cases in which the
applicant does not seem to be willing to make modifications to the claims that are deemed necessary. Such
an exceptional case is not at hand after only one official communication from the Examining Board and
a reply thereto by the applicant together with a filing
of modified claims. For a hearing to be pertinent, it is
not necessary for the applicant to make substantiated
points which are to be discussed in a hearing as there
is no obligation to present reasons for requesting a
hearing.
The 8th Board75 voiced concerns with regard to this
opinion.76 This view questioned the ratio of rule and
exception following from the principle of the written
nature of the patent grant procedure.77 This issue was
not relevant in this case, however, as statements had
already been made in two official communications
from the Examining Board and the claims remained
unchanged in this case, in which the technical facts
were easily understandable.
The 17th Board78 explains that the rejection of the main
request without a simultaneous decision on an auxiliary request is an inappropriate action that violates the
principle of procedural economy. Such action may only
be deemed admissible in special exceptional cases.79
The mere fact that procedural law provides for this
possibility as such is an option that may not be made
use of without good cause to flood the applicant with a
multitude of partial decisions on a main request and (if
applicable several) auxiliary requests and to force the
applicant into a multitude of appeals. In the present
case, a decision on the auxiliary request following an
assessment of novelty and inventive step would have
been warranted. The appeal fee was refunded.
IV. Opposition Proceedings
1. Insolvency
Pursuant to Sec. 99, Para. 1 and Sec. 240 of the German
Code of Civil Procedure80, opposition proceedings are
interrupted by the opening of insolvency proceedings
relating to the assets of the patentee. Once insolvency proceedings against the patentee are opened, the
patentee’s position as party is transferred to the insolvency administrator.81 The 23rd Board82 explained that,
according to Sec. 99, Para. 1; Sec. 240 and Sec. 250 of the
German Code of Civil Procedure and Sec. 86, Para. 1 of
the German Insolvency Act, an interruption of the opposition proceedings ends once the opponent declares
that he is ready to resume the proceedings. Pursuant
to Sec. 86, Para. 1 of the German Insolvency Act, the opponent is entitled to do so since the opposition proceedings are directed against the estate and there is
much to suggest that the opponent be given the same
standing as someone who has a right to separate their
property from the insolvent’s estate. In the view of the
23rd Board83, the situation is entirely different if the opponent becomes insolvent. Such an insolvency would
not lead to an interruption of the opposition proceedings, as a clarification of the validity inter omnes of the
grant of the patent is in the public’s interest. It must
73 F ederal Patent Court, ruling dated 3 February 2012 – 7 W (pat) 66/09 = GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 101
– Führen eines Leiterpfades für eine Schiebetür.
74 F ederal Patent Court, ruling dated 13 June 2012 – 19 W (pat) 145/09;
see also Federal Patent Court, ruling dated 9 January 2012 – 19 W (pat) 65/09.
76 Cf. BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 15, 149; 18, 30; 49, 112 = Comm. 2005, 554.
77 See the principle of the written nature of the patent grant procedure: BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the
Federal Patent Court] 20, 144; Federal Patent Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1983, 505, 506 – fernmündliche
Beschreibungsänderung; Federal Patent Court, ruling dated 17 March 2004 – 10 W (pat) 46/02;
Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), before Sec. 34, Margin No. 59; Benkard/Schäfers, PatG [German Patent
Act], 10th edition (2006), before Sec. 34, Margin No. 20; Mes, PatG [German Patent Act], 3rd edition (2011), introduction before Sec. 34 PatG
[German Patent Act], Margin No. 13 et seq.; Schulte, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Introduction, Margin No. 248.
104
not be assumed on principle that the assertion of the
revocability of the patent in suit connected with the
filing of an opposition is an asset which as such would
be part of the insolvent’s estate. This situation may be
evaluated differently if the opponent has an interest
that warrants special protection, as the opponent has
for example already been sued out of the patent in
suit. In such a case, it would have to be assumed that
the economic interests of the opponent are not only
indirectly affected, but that the opponent’s assets, and
in turn, the insolvent’s estate are directly affected. This
did not appear to be the case.
2. Admissibility of the opposition
Sec. 59, Para. 1, Sentences 3 and 4 provide that the reason for revocation within the meaning of Sec. 21 and
the facts justifying the opposition have to be listed individually. According to the established case law of the
Federal Court of Justice84, the grounds for opposition
only meet the statutory requirement if the decisive
circumstances are illustrated “in detail” in such a manner that final conclusions can be drawn with regard to
the existence or non-existence of grounds for revocation. The extent of the substantiation requirements
has so far been assessed differently by the Divisions
of the Federal Patent Court and, among other aspects,
made dependent on the extent and the complexity of
the features of the subject matter of the patent and
the prior publications. The 7th Board85 is now deviating
from these rulings and finds that, pursuant to Sec. 59,
Para. 1, Sentence 4, the only requirement for justifying
an opposition is the statement of facts, without there
being a need to make statements relating to the legal
conclusions from these facts. An in-depth examina-
tion of the state of the art, the determination of what
results from the features of a claim from the point of
view of the skilled person, and the interpretation of
the cited state of the art no longer affects the facts
required for the admissibility of the opposition. The
requirement to illustrate the facts “in detail” therefore
depended on the circumstances of the individual case.
For example, when pleading lack of novelty, it may suffice to present or refer to prior art documents. In certain cases, however, it may also be necessary to quote
specific passages if the feature in question is not already evident to the skilled person after merely reading the cited documents.
In contrast thereto, the 19th Board86 is of the opinion
that the requirements that must be satisfied in order to substantiate an opposition are strict. The issue
warrants a thorough discussion, assessment and in-
78 F ederal Patent Court, ruling dated 10 November 2011 – 17 W (pat) 43/08, see also ruling dated 6 December 11 – 17 W (pat) 33/08 and
ruling dated 8 December 2011 – 17 W 26/06.
79 Cf. Benkard/Schäfers, PatG [German Patent Act], 10th edition (2006), Sec. 48, Margin No. 5;
Busse/Schwendy, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 48, Margin Nos. 19, 21;
Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 48, Margin No. 12, with further quotes for each.
80 Cf. Schulte, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Introduction, Margin No. 179.
81 Cf. Thomas/Putzo, ZPO [Code of Civil Procedure], 32nd edition (2011), before Sec. 50, Margin No. 16.
84 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1993, 651 – Tetraploide Kamille.
85 Federal Patent Court, ruling dated 15 June 2012 – 7 W (pat) 17/11 – Authentifizierungssystem.
86 Federal Patent Court, ruling dated 19 December 2011 – 19 W (pat) 390/05.
105
terpretation of the material features of the patent in
suit and not only the “core of the patented invention”.
A substantiation of an opposition that only addresses
a partial aspect of the protected invention is formally
incomplete and the opposition is not admissible.87
3. Interpretation
The claims are authoritative for determining the subject matter of the patent in suit and the teaching contained therein. An interpretation of their technical instead of their linguistic meaning is to be relied upon
in order to determine how the claims would be understood by the skilled person. In this respect, the overall context88 must be used as a basis for determining
what the technical teaching of the claim is and what
the technical meaning of the features of the claims
is – taken both individually and in their entirety.89 On
this basis, with regard to a claim 1 that was under
attack inter alia for lack of reduction to practice, the
4th Board90 ruled in a nullity proceedings that the skilled
person would not understand the claimed teaching of
the invention to have limitations, in particular because
the claimed invention can only partially be reduced to
practice. The claim must therefore not be deemed to
have a different meaning because patentability could
be affirmed in that manner.91
According to the 9th Board, the expression “elastic adjustment element” relating to a car seat is to be interpreted in consideration of the information in the description, which specifies that the elastic adjustment
element is a handle, the curvature of which is essentially deformable, as not referring to any material with
its own degree of elasticity, such as a massive articulated lever made of steel.92
The 1st Board93 had to rule on the patentability of a
“method for manufacturing a traction sheave for interaction with an elevator rope element” wherein the
“traction sheave” comprised “a traction surface for interaction with the elevator rope element and for driving the elevator” and “the traction sheave was formed
by shot blasting or sand blasting”. The Board states
that indications of purpose in an object or method
claim do not limit the subject matter of the patent per
se, but cover any object designed or manufactured in
accordance with the teaching of the patent irrespective of the purpose for which it is used or manufactured94, if it meets the requirements of suitability in
the claim. It is only to this extent that the statement
of purpose provides delimitation from the state of the
art. In no way does this limit the subject matter to
methods for the surface treatment of traction sheaves
in an elevator system.
According to the 4th Board95, the designation “machine
à cafe” including the statement of purpose “à cafe” is
not a limitation of the subject matter of the product
claim to the indicated use in terms of content. Its only
task is to define the spatial and physical design of the
subject matter of the patent to the effect that it can
be used for the stated purpose.96
87 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1988, 364 – Epoxidation.
88 Established case law, cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 129 – Fentanyl-TTS;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004, 845 – Drehzahlermittlung, with further quotes.
89 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2002, 515, – Schneidmesser I with further quotes.
90 F ederal Patent Court, ruling dated 24 July 2012 – 4 Ni 21/10 in conjunction with 4 Ni 9/11 – Fixationssystem.
91 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004, 47, No. 39 – blasenfreie Gummibahn I;
Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 1124 – Polymerschaum
93 Federal Patent Court, ruling dated 6 December 2011 – 1 Ni 9/10 (EP).
94 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 837, No. 15 Bauschalungsstütze; GRUR [Intellectual
Property and Copyright Journal] 2006, 923 No. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; BGHZ [Collection of Rulings Handed
Down by the Federal Court of Justice in Civil Suits] 112, 140, 155 et seq. Befestigungsvorrichtung II; GRUR [Intellectual Property and
Copyright Journal] 1981, 259, 260 – Heuwerbungsmaschine II; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1979, 149, 151
– Schießbolzen; Schulte/Moufang, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 1, Margin No. 221.
95 F ederal Patent Court, ruling dated 27 March 2012 – 4 Ni 24/10 = GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 53
– Kaffeemaschine.
106
4. Examination of grounds for revocation
Enablement, complete and clear teaching
An invention is disclosed in an enabling manner pursuant to Sec. 34, Para. 4 if the information contained in
the patent application gives the skilled person as much
technical information as he needs to be able to reduce
the teaching of the patent in suit to practice based
on his or her expert knowledge and abilities in a way
that the desired goal is achieved.97 This is not true for a
claim directed to the use of inhibitors that are merely
characterized by means of their reaction with dipeptidyl peptidase (DP IV) to reduce blood sugar levels, i.e. by
means of functional features (in this case inhibitors),
but not by means of chemical or physical parameters
or a method for their manufacture. In this manner, an
illimitable number of compounds with identical functionalities is claimed, which the skilled person can only
find by trial and error, as the patent specification lacks
a precise indication of what is claimed – in this case inhibitors for the claimed use.98 The 14th Board99 granted
leave to appeal with regard to the question whether a
claim cannot be reduced to practice as it covers both
substances of prior art and future substances due to
the functional characterization of the substances used
in accordance with the claim.
The 20th Board100 shares this view in a case in which
a digital receiver for optimizing the reception mobile
radio signals is claimed, which comprises a memory element coupled to an equalizer, which stores a received
data signal “in sections”. According to the 20th Board,
the teaching is not disclosed in an enabling manner,
as the skilled person cannot reduce to practice what
kinds of measures are specifically covered by the term
“in sections” in relation to the data signal.
The 3rd Board101 had to rule on the attacked enablement of a claimed method in which a target epitope
or antigen-specific binding molecule is to be isolated
as easily and quickly as possible from a very large
number of specific binding molecules. According to
the Board, although the patent in suit did not contain
an embodiment that described the implementation of
such a method directly, the information disclosed was
sufficient for the skilled person to reduce the claimed
method to practice without an unreasonable effort.102
A claim covering both suitable and unsuitable variants
does not rule out a clear and complete disclosure.103 In
this context, the plaintiffs quoted the Federal Court of
Justice’s ruling on the “Thermoplastische Zusammensetzung” [Thermoplastic Composition] case104, according to which a patent’s teaching cannot be reduced to
practice if the protected subject matter is generalized
in the claim by means of open ranges for physical properties to such a degree that the protection conferred
by the patent extends beyond the contribution of the
invention to the prior art. This ruling is not applicable
to the present case as it relates to the enabling disclosure of an invention directed to a substance, whereas
the claimed teaching relates to an enabled manufacturing method. This also applies to the concerns that
the claim is what is known as a reach-through claim.
Reach-through claims are normally not admissible as
96BGHZ [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Court of Justice in Civil Suits] 112, 140, 155 et seq. – Befestigungsvorrichtung II;
it is a criterion for suitability (see also Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 837, No. 15
– Bauschalungsstütze; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2006, 923 No. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1981, 259, 260 – Heuwerbungsmaschine II; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1979, 149, 151 – Schießbolzen; Schulte/Moufang, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 1, Margin No. 221.
97 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 916 – Klammernahtgerät.
98 Cf. Federal Patent Court, Comm. 20011, 237 – Buprenorphinpflaster.
100 Federal Patent Court, ruling dated 6 August 2012 – 20 W (pat) 17/08.
101 Federal Patent Court, ruling dated 24 January 2012 – 3 Ni 5/10.
102 S chulte/Moufang, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 34, Margin No. 370 and Federal Court of Justice,
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 916 to 918, LS – Klammernahtgerät.
103 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1991, 518 to 521, 1st LS – Polyesterfäden;
see also Federal Patent Court, ruling dated 29 November 2011 – 4 Ni 44/08.
104 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 414 et seq.
107
they serve to reserve an unexplored area of research
for the applicant.105 Since the method claimed by the
patent can be reduced to practice for the above reasons, this case does not involve an unexplored area of
research.
devices, the teaching cannot be reduced to practice
within the meaning of Sec. 34, Para. 4.
It is also possible that an invention cannot be reduced
to practice if the solution to a problem may only be
reduced to practice partially by the skilled person, as
the 4th Board106 ruled in a case that related to a fixation
system consisting of a bone plate and a bone screw.
In this case, a variable-angle thread connection of the
bearing surfaces of the bone plate and the bone screw
is claimed, which inter alia can be formed without material deformation, without disclosing in the patent
in suit how this is to be achieved. The skilled person
would have to carry out extensive tests and arrive at
the teaching all by himself – maybe even in an inventive manner. The fact that the infringing embodiment
in suit possibly makes use of such a solution which
does not involve a deformation does not rule put a lack
of enablement, either.
Inadmissible extension of the subject matter of the
application, aliud
A claim may not be directed at a subject matter that
was not originally contained in the application documents for the invention. Whether that is the case, is to
be determined by comparing the claimed subject matter with the disclosure of the original documents as a
whole.108 In an opposition case before the 9th Board109,
a car door was claimed, in which a window regulator
mechanism is mounted on a support plate and “supported by the support plate”. As it can only be gleaned
from the original documents that the support plate
is designed for water protection and that the subject
matter of the granted patent as set forth in the feature
“protected by the support plate” covers other possible
designs, such as water-proof, gas-proof or mechanical
protection, the subject matter of the patent is inadmissibly broadened compared with the original disclosure within the meaning of Sec. 21, Para. 1, No. 4.
The 20th Board107 ruled on a case involving a system for
inputting and outputting acoustic information, e.g. for
spoken announcements on trains, which consists of an
input device, an output device and two separators that
can be arranged in any position of a loop-shaped transmission line. For purely physical reasons, depending on
the arrangement of the four components on the loop,
there is only a 50 per cent probability of implementing
the solution to the problem, namely to make announcements possible even in the event of a short circuit in the
transmission line or in the connected devices. Since the
skilled person expects a probability of preferably 100
per cent and it must be possible to reduce the teaching
to practice with any possible arrangement of the four
The same applies if an impact protection for a car is
claimed, which consists, among other components,
of a support formed from shaped sheet metal, but
the original application documents only disclose a
support that is not limited to certain parts of the car
body and if the material from which it is made is not
specified.110 As a wide range of materials is available to
the skilled person to design the support, it cannot be
derived clearly and unambiguously from the original
application documents that the shaping of the support from formed sheet metal is part of the invention.
In this context, the skilled person has to supplement
the original content of the original documents in their
entirety with an additional finding at which he or she
105 EPO, GRUR Int. [Intellectual Property and Copyright Journal – International Section] 2010, 158 – Durchgriffsanspruch/BAYER Schering Pharma AG; Mes, PatG/GebrMG [German Patent Act/Utility Model Act], 3rd edition (2011), Sec. 1, Margin No. 78, 79.
106 F ederal Patent Court, ruling dated 24 July 2012 – 4 Ni 21/10 in conjunction with 4 Ni 9/11 – Fixationssystem;
continuation of Federal Patent Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 905, No. 72 – Buprenorphinpflaster,
making reference to Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 901, Margin No. 36
– Polymerisierbare Zementmischung.
108 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2005, 1023 – Einkaufswagen II.
109 F ederal Patent Court, ruling dated 30 July 2012 – 9 W (pat) 350/06;
see also Federal Patent Court, ruling dated 27 September 2012 – 6 W (pat) 305/08.
108
might arrive by drawing on his or her general expert
knowledge. However, this constitutes an inadmissible
extension.111
Pursuant to Art. 138, Para. 1 c of the EPC, a European patent based on a divisional application may be declared
null and void if the subject matter extends beyond the
content of the earlier application and the underlying
parent application. The 4th Board112 clearly stated that
an inadmissible extension therefore results not only
in the loss of the application date of the parent application claimed by the divisional application – which
equates to a loss of priority – but also in the nullity of
the patent in suit based on the divisional application.
In a device to exert negative pressure on a superficial
wound, which consists, among other things, of a disklike cup acting as a connector to connect a cushion
and a suction tube, in which the lower face of the cup
is in contact with the porous cushion, the parent application did not contain the term “lower face” and
Figures 6A to 6D did not indicate the existence of such
a face. Fig. 6B, which is the only figure to show such a
disk-like cup, which indicates a “lower face” by means
of the hatched lower side, also leads away from such
interpretation. A corresponding surface contact of the
lower side of the cup with the cushion was not obvious or implied due to the curved shape of the lower
surface of the cup of the illustrated embodiment. This
was not even the case if the cup shown in Fig. 6B was
pressed onto the cushion. In conclusion, the 4th Board
found that the skilled person could not learn the corresponding teaching from the disclosure of the parent
application as a whole, that such teaching was not
even implied, and that further, independent thought
processes and a refinement of the learned technical
information were required. These are not part of the
disclosure – a fact that also holds true for any conclusions the skilled person may draw based on his or her
expert knowledge.113
If an inadmissible extension results not just from the
insertion of a limiting feature that was not disclosed in
the original documents of the parent application, but
from this leading to a different teaching – including
an aliud – this inevitably leads to a nullification. The
4th Board114 therefore did not have to rule on whether it
had to act in line with the established case law of the
Federal Court of Justice on national patents, according
to which an inadmissibly broadened feature may remain in a claim in case of a limiting extension115, and
the inadmissible extension which does not need to
be removed does therefore not inevitably lead to the
revocation or nullification of the attacked patent. Irrespective of this legal issue, on which the Federal Court
of Justice has not ruled so far with regard to European
patents116, there is unanimous agreement that the inadmissible extension of the application through the
110 Federal Patent Court, ruling dated 14 December 2011 – 7 W (pat) 306/09.
111 Cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 509 – Hubgliedertor I and GRUR [Intellectual
Property and Copyright Journal] 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument.
112 Federal Patent Court, ruling dated 3 July 2012 – 4 Ni 15/10 – Unterdruckwundverband.
113 Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 382, 384, Margin No. 26 – Olanzapin.
114 Federal Patent Court, ruling dated 3 July 2012 – 4 Ni 15/10 – Unterdruckwundverband.
115 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 40, No. 18 – Winkelmesseinrichtung,
also on divisional applications; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2001, 140, No. 40 – Zeittelegramm.
116 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 40, No. 19 – Winkelmesseinrichtung.
109
addition of a different technical teaching – i.e. an aliud
– inevitably results in nullification. The Board pointed
out that a European patent, which is derived from a
European divisional application, may only be defended admissibly with new claims if the prerequisites of
Art. 76 Para. 1 EPC are met.
It also constitutes an aliud if for a connection cable
made of copper and steel wires for a sensor117 the
manufacture of the steel wires by means of heat treatment in a vacuum at a pressure of 10-3 Torr is claimed,
whereas the heat treatment in a vacuum mentioned
in the original description only serves to illustrate a
possible manufacturing method for the skilled person to arrive at a stainless steel wire with the required
temper. But the skilled person does not learn from
the original description that the steel wire necessarily
needs to be treated at a certain pressure.
Inadmissible extension of the scope of protection
Pursuant to Sec. 22, Para. 1, the scope of protection is
inadmissibly broadened if amended claims extend
the granted scope of protection or replace the granted invention with another one.118 A case before the
20th Board119 related to a method for running a wireless tag (RFID tag) with a memory, in which the claims
amended in the appeal proceedings provided for a
clear chronological order of method steps, which related to the writing and reading of data within a single
process. According to the 20th Board, this constituted
an inadmissible extension of the scope of protection
as the claims as granted merely claimed one process
in which the data was only read or written in two different steps.120
V. Appeal Proceedings
1. Admissibility of the appeal
According to the 12th Board, the filing of an appeal is
not subject to any conditions121 as it has to be clear in
the interest of legal security whether or not the declaration has effect.122
2. Domestic representative
The 21st Board123 pointed out that an appeal filed by
an applicant, who does not have a principal place of
business or branch office in Germany, is inadmissible
if the applicant fails to present a power of attorney as
proof of the appointment of a domestic representative pursuant to Sec. 25, Para. 1 by the end of the oral
hearing. This cannot be disregarded as, pursuant to
Sec. 97, Para. 6, Sentence 2, a lack of a power of attorney should not be taken into account ex officio if
patent attorneys act as authorized representatives.124
Sec. 25 takes precedence as “lex specialis” over the
general provisions of Sec. 97, Para. 6, Sentence 2. This
also applies to suits brought before the German Patent and Trade Mark Office. The fact that the power of
attorney was already missing in the action before the
German Patent and Trade Mark Office and had not
been taken into account does not result in the appeal being admissible in order to meet the legitimate
expectations of further parties. Failure to appoint a
domestic representative thus leads to the dismissal
of the appeal on grounds for inadmissibility pursuant
to Sec. 79, Para. 2, Sentence 1.125
117 Federal Patent Court, ruling dated 30 April 2012 – 21 W (pat) 43/08.
118 Cf. Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 196.
120 F ederal Patent Court, ruling dated 11 June 2012 – 20 W (pat) 30/10;
see also Federal Patent Court, ruling dated 16 November 2011 – 7 W (pat) 301/09.
121 Cf. Schulte, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Introduction.,Margin No. 53.
122 Federal Patent Court, ruling dated 29 May 2012 – 12 W (pat) 14/12.
124 Cf. Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 21 W (pat) 1/07 and ruling dated 16 November 2010 – 21 W (pat) 10/08;
dissenting opinion: Federal Patent Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1979, 699.
125 Cf. Federal Patent Court, ruling dated 4 June 2012 – 10 W (pat) 28/09.
110
VI. Nullity Proceedings
1. Admissibility of the action
As it is in the public’s interest to remedy the unlawful
grant of an unpatentable patent, in principle, there is
no need for a special legitimate interest in taking legal
action for a nullity action to be admissible, as long as
the patent is still in force and valid. This ceases to be
the case if the patent has expired due to the lapse of
its term (Sec. 16) or for other reasons (see Sec. 20). It is
normally sufficient for the plaintiff to prove that the
outcome of the nullity proceedings has an effect on its
rights and the nullity suit serves to protect its rights.126
In a case before the 2nd Board127 the plaintiff asserted
that, as the former employer of the defendant it had
to fear an unjustified debt claim pursuant to Sec. 16,
Paras. 1 and 3 of the German Law on Employees› Inventions for the appropriate remuneration owed for the
use of the employee›s invention. The nullity suit was
therefore necessary to defend against such alleged
claims, as in case of a nullification of the patent in suit,
which had expired in the meantime, any claims for remuneration asserted by the defendant are excluded in
principle. The 2nd Board denied any legitimate interest
in taking legal action in this context since the claim
of the employee-inventor, the substance of which is
basically identical to that of a non-exclusive license as
defined by Sec. 16, Paras. 1 and 3 of the German Law
on Employees’ Inventions, arises without the employer
being able to successfully rely on a lack of patentability
of the invention.128A revocation or nullification of the
patent merely causes the claim for remuneration to
lapse only prospectively.129 Therefore, whether and the
extent to which claims for remuneration in favour of
the defendant arise from a potential use of the patent
in suit did not depend on the patent being patentable,
but merely on the extent of the actual use.
The admissibility of a nullity action was countered
with the subjective res judicata effect pursuant to
Sec. 325 of the German Code of Civil Procedure, as a cooperation partner of the present plaintiff was alleged
to have acted as a straw man in parallel proceedings.
The 4th Board130 stated that the principles established
for the plea of a non-challenge clause in good faith
are not equal to the plea of res judicata and that a res
judicata effect (scope of res judicata effect) beyond
Sec. 325 of the German Code of Civil Procedure is only
taken into account based on statutory regulations or
the provisions of substantive law. These requirements
are far from being at issue if the defendant relies on
a “cooperation partnership” with the plaintiff. The admissibility of the new action is not ruled out by the
fact that a nullity suit of the present plaintiff between
the same parties and relating to the same patent in
suit was dismissed if the action was dismissed as inadmissible on grounds of a violation of the then existing
non-challenge clause between the parties. A procedural ruling is only effective with regard to the procedural
question of substantive legal effect within the meaning of Sec. 99 Para. 1 in conjunction with Sec. 322, Para. 1
of the German Code of Civil Procedure131 and a further
suit is admissible if the procedural circumstances – the
lapse of the contractual non-challenge clause in this
case – on the basis of which the suit, was deemed inadmissible changed with regard to the aspect at issue
compared to the earlier suit.132
126 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr.
127 Federal Patent Court, ruling dated 31 May 2012 – 2 Ni 1/11.
128 For limited claim see Sec. 10 Para. 2 Employees‘ Invention Act; for unlimited claims Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual
Property and Copyright Journal] 1963, 135 – Cromegal; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal], 1971, 475 – Gleichrichter;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1988, 123, 124 – Vinylpolymerisate with further quotes.
129 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1987, 900, 902 – Entwässerungsanlage; for (non-exclusive) licenses see Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1983, 237 – Brückenlegepanzer.
130 F ederal Patent Court, ruling dated 7 February 2012 – 4 Ni 68/09, making reference to Federal Court of Justice,
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 485 – Rohrreinigungsdüse.
131 Thomas/Putzo, ZPO [Code of Civil Procedure], 32nd edition (2011), Sec. 322, Margin No. 3.
132 Zöller/Vollkommer, ZPO [Code of Civil Procedure], 29th edition (2012), Sec. 322, Margin No. 1a.
111
meaning of Sec. 242 of the German Civil Code must be
recognizable134, according to the 1st Board.135
2. Binding effect of the requests
The unilateral waiver of assertion of claims for infringement of the patent in suit declared by the defendant
in the nullity suit prior to the filing of the claim is not
suitable to make the nullity suit – a popular action –
inadmissible based on a special fiduciary relationship
according to the principle of good faith (Sec. 242 of the
German Civil Code). Since the formal nullification of
a patent which is not patentable is also in the public
is interest, the scope of applicability of a preclusion of
legal action, which is regarded as an exception, is very
narrow.133 Mutual obligations which make the filing of
a nullity suit seem contrary to good faith within the
The 4th Board136 considers the granted patent in suit
to be admissibly amended in the nullity proceedings
if the patentee divides the general teaching of the
attacked claim 1 of the patent as granted into two independent claims and limits these to the effect that
the two claims relate to different embodiments that
are also covered by claim 1. As in this case, the defence
served to eliminate an asserted reason for nullity
– namely the lack of (partial) enablement of claim 1
– the amendment was “caused” or rather based on a
sufficient legitimate interest to take legal action.137
The Board did not have to rule on the issue of the
minimum requirements for the admissibility of such
amendments discussed138 in established case law139
– in particular of the Boards of Appeal of the EPO140
with regard to rule 80 of the Implementing Regulations of the EPC – and in literature.141
The 4th Board142 does not regard an extended examination beyond the grounds for nullity, which are the
subject matter in suit, of the facts in relation to of the
admissibility of an amendment of the claims143 as jus-
133 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1990, 667 – Einbettungsmasse;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1963, 253 – Bürovorsteher.
134 Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 81, Margin No. 75 et seq.
135 Federal Patent Court, Judgment dated 8 May 2012 – 1 Ni 1/11.
136 F ederal Patent Court, Judgment dated 24 July 2012 – 4 Ni 21/10 in conjunction with 4 Ni 9/11 – Fixationssystem; see also Federal
Patent Court, ruling dated 28 July 2008 – 9 W (pat) 405/05, juris Das Rechtsportal [juris The Law Portal], Margin Nos. 174 et seq.
137 On the issue of sufficient interest to take legal action Keukenschrijver, Patent Nullity Procedure, 4th edition (2011), Margin No. 253
making reference to Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2006, 923 – Luftabscheider für
Milchsammelanlage; regarding further improved possibilities for enforcement of the patent sufficient: Engel, GRUR [Intellectual
Property and Copyright Journal] 2009, 248.
138 Denying the necessity of cause BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 44, 240 = GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2002, 327, 330 – Erstes Impulssignal.
139 On the corresponding discussion in the opposition procedure upon drawing up of new dependent claims and limited defence of
the main request: BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 43, 230 = BlPMZ [Patent, Trade Mark and
Sign Journal] 2001, 223 – Spülgut; BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 44, 240 = GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2002, 327, 330 – Erstes Impulssignal.
140 S inger/Stauder, EPC, 5th edition, Sec. 101, Margin No. 106;
Established case law of the Boards of Appeal of the EPO, 6th edition (2010) p. 914-915.
141 Affirming Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 84, Margin No. 9; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren [Patent Nullity Procedure], 4th edition (2011), Margin No. 253; Engel, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009,
248, 251; rejecting and relying of lack of cause Benkard, PatG [German Patent Act], 10th edition (2006), Sec. 59, Margin No. 46d.
142 Federal Patent Court, ruling dated 27 March 2012 – 4 Ni 24/10 = Comm. 2012, 354 – Kaffeemaschine.
112
tified if this is not connected with a change in content
and if individual claims are merely merged.
According to the 3rd Board, claims with which a patent
in suit is defended in a nullity suit to a limited extent
have to meet the requirement of clear wording.144 The
requirement of clarity of Art. 84 of the EPC is thus also
to be taken into account when wording new claims in
nullity proceedings.
3. Cost-related issues
Distribution of costs
The unsuccessful party in nullity proceedings bears
the entire cost of litigation pursuant to Sec. 91, Para. 1
of the German Code of Civil Procedure (see Sec. 82,
Para. 2, which refers to the German Code of Civil Procedure). In deviation therefrom, the costs have to be
borne by the plaintiff pursuant to Sec. 93 of the German Code of Civil Procedure, if the defendant did not
give rise to the filing of the action due to its conduct
and it acknowledges the claim straight away. The action is occasioned if the defendant acts in such a way
that the plaintiff has to assume that it will not gain
redress without filing a legal action.145 In patent nullity
suits this is generally only the case if the plaintiff unsuccessfully asked the defendant to waive the patent,
by indicating the grounds for nullity in a substantiated
manner and by setting an appropriate time limit.146
Such a prior waiver request is only dispensable if this
kind of warning seems hopeless or unreasonable due
to the conduct of the patentee or other special circumstances.147 A request to show authorization filed
by the plaintiff does not suffice in this context if, as
generally agreed, a warning by the patentee does not
give rise to the filing of the action within the meaning of Sec. 93 of the German Code of Civil Procedure148,
according to the 2nd Board.149 A claim for declaratory
ruling in Italy – which is comparable to the German
nullity suit – for nullification of the Italian part of the
patent in suit, is no such cause for action.
Cost of double representation
The question of refundability of the cost of lawyers
participating in nullity proceedings, known as the
cost of double representation, has long been disputed among the divisions of the Federal Patent Court.150
While the 3rd Board151 and the 10th Board152 confirmed
their view that the cost of double representation,
based on typing considerations, is refundable as
expedient and necessary cost pursuant to Sec. 91,
Para. 1, Sentence 1 German Code of Civil Procedure
in conjunction with Sec. 84, Para. 2, Sentence 2, if an
143 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren [Patent Nullity Procedure], 4th edition (2011), p. 144, Margin No. 228.
144 F ederal Patent Court, ruling dated 22 November 2011 – 3 Ni 28/10, making reference to Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual
Property and Copyright Journal] 2010, 709 LS, 712 No. [53] to [55] – Proxyserversystem;
see also Federal Patent Court, ruling dated 27 March 2012 – 4 Ni 24/10 = Comm. 2012, 354 – Kaffeemaschine.
145 Thomas/Putzo, ZPO [Code of Civil Procedure], 32nd edition, Sec. 93, Margin No. 4.
146 F ederal Patent Court, GRUR-RR [Intellectual Property and Copyright Journal – Case Law Report] 2009, 325, 326;
Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 84, Margin Nos. 18 and 24;
Benkard/Rogge, PatG [German Patent Act], 10th edition (2006), Sec. 81, Margin No. 38.
147 B
enkard/Rogge, PatG [German Patent Act], 10th edition (2006), Margin No. 38;
Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 82, Margin No. 18.
148 Schulte/Kühnen, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 84, Margin No. 30.
149 Federal Patent Court, ruling dated 18 June 2012 – 2 Ni 47/11 (EP); see also Federal Patent Court, ruling dated 18 July 2012 – 4 Ni 3/12 (EP).
150 E ngels/Morawek, From the Case Law of the Federal Patent Court in 2010, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011,
561, 585 et seq.; Mes, PatG [German Patent Act]., 3rd edition, Sec. 84, Margin No. 46 et seq.; Schickedanz, Comm. 2012, 60;
Heselberger, jurisPR-WettbW 2/2011, Note. 4.
151 F ederal Patent Court, ruling dated 7 May 2012 – 3 ZA (pat) 6/12 on 3 Ni 2/09 = BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2012,
359 = GRUR-RR [Intellectual Property and Copyright Journal – Case Law Report] 2013, 87 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII.
152 F ederal Patent Court, ruling dated 22 September 2011 – 10 ZA (pat) 8/11 on 10 Ni 6/09 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII; Federal Patent Court, ruling dated 12 July 2012 – 10 ZA (pat) 3/11 on 10 Ni 4/10 (EU), appeal on points of law allowed and
ruled upon; Federal Court of Justice, ruling dated 18 December 2012 – X ZB 11/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.
113
infringement suit against the patent in suit is pending at the same time, the 4th Board153 found that a
double representation is not necessary and the cost
is non-refundable if, despite the parallel infringement proceedings, no special reasons for necessity
are proven. A recent ruling by the Federal Court of
Justice clarified this issue, according to which the
cost of double representation in a simultaneous parallel infringement suit, to which the respective party
or a third party with commercial ties to such party
is party, is refundable as a necessary cost within the
meaning of Sec. 91, Para. 1 of the German Code of Civil
Procedure.154 It has not yet been decided in principle whether the parallel “infringement proceedings”
have to be proceedings for a cease-and-desist order
or proceedings in the main action. The 3rd Board155 did
not have to rule on this issue as in any case there is
no special need for coordination for instance with regard to the effects of a limited defence of the patent
in the infringement proceedings, which might justify
the necessary double representation in the nullity
proceedings, if the action for a cease-and-desist order
and the nullity proceedings merely overlap for a short
period of time.
Amount in dispute/filing fee
The amount in dispute in nullity proceedings is to
be determined as appears just, (see 51, Para. 1 of the
German Court Fees Law). The fair value of the patent
at the time of filing of the action plus the amount
of damages claimed until then is decisive, whereas
the amount in dispute in infringement proceedings
against the patent in suit may be used as a basis as
such. This normally reflects the interest of the plaintiff in the nullity suit in the nullification of the patent.
The fact that the fair market value of the patent is
normally higher than such individual interest of this
kind has to be taken into account when determining
the value by adding 1/4 due to a lack of other indications.156 According to the 4th Board the ruling has to
be different157 if the validity of the patent is not decisive for the ruling in the infringement proceedings,
in particular if the embodiment used by the plaintiff
does not interfere with the scope of protection of the
patent in suit. In such a case, the attacked embodiment does not affect the patent in suit; i.e. the value
of the patent cannot be determined by the use of an
object which is not within the scope of protection of
the patent.
According to a ruling of the 3rd Board158 the legal consequence of Sec. 144 intended by law is to be accepted in connection with a reduction of the amount in
dispute: if a ratio of the costs has to be determined,
the compensation of the costs has to be in favour of
the party benefiting from Sec. 144 according to the
reduced amount in dispute, whereas this does not
apply to the other party.159 It is not possible for both
parties to benefit from a reduced amount in dispute
as this would not be reconcilable with the purpose of
Sec. 144.160
An addition of the respective filing costs in the amount
of 4–5 times the rate (Sec. 3, Para. 1 No. 4 of the Ger-
153 F ederal Patent Court, ruling dated 16 April 2012 – 4 ZA (pat) 35/11 on 4 Ni 82/08 (EU) = BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal]
2012, 316 – appeal on points of law allowed and ruled upon Federal Court of Justice, ruling dated 18 December 2012 – X ZB 6/12; Federal Patent Court, ruling dated 7 May 2012 – 4 ZA (pat) 13/12 on 4 Ni 38/09 = GRUR-RR [Intellectual Property and Copyright Journal
– Case Law Report] 2013, 83, appeal allowed; Federal Patent Court, ruling dated 16 May 2012 – 4 ZA (pat) 52/10 on 4 Ni 10/05 (EU) =
BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2012, 389 – Mitwirkender Vertreter.
154 Federal Court of Justice, ruling dated 18 December 2012 – X ZB 11/12 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.
155 F ederal Patent Court, ruling dated 7 May 2012 – 3 ZA (pat) 6/12 on 3 Ni 2/09 = BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2012,
359 = GRUR-RR [Intellectual Property and Copyright Journal – Case Law Report] 2013, 87 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII.
156 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert.
157 Federal Patent Court, ruling dated 25 October 2011 – 4 Ni 45/09 (EU) – Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren.
158 Federal Patent Court, ruling dated 24 October 2011 – 3 ZA (pat) 54/10 on 3 Ni 11/01 (EU).
114
man Patent Costs Law) is also applicable in case of a
later joining of three pending nullity actions before
the Federal Patent Court and a binding nullification
of the patent in suit, according to the view of the
3rd Board.161 A subsequent joining of two or more actions in one hearing and one ruling (Sec. 147 of the
German Code of Civil Procedure) does not retroactively
result in court fees paid for each action not being payable or being reduced. The Patent Cost Law and the
Court Fee Law do not provide for this162. A joining of
actions – which results from the wording of Sec. 147 of
the German Code of Civil Procedure – merely results in
these actions being tried and ruled upon jointly.
4. Miscellaneous
Motion for the admission of evidence, obligation to
examine the facts ex officio
Specific information as to what was done when, how
and by whom as well as evidence of the public accessibility of the subject matter of the application
offering others, in particular experts, the possibility
to reduce such to practice is required to illustrate an
obvious prior use.163 If the plaintiff has not substantiated its statements, with regard to the time and place
of the alleged talks and the content and subject matter of the documents in question and the technical
design of a device, despite having been invited by the
Board to do so, this cannot be made up for by of taking evidence by hearing a named witness. This would
constitute an inadmissible motion for the admission
of evidence (evidence by means of “discovery”) that
aims at searching for necessary facts that are not yet
known in order to substantiate a prior use by hearing
a witness. Therefore, no further examination ex officio
by the Board is warranted. It would be contrary to the
purpose of the principle of examination to supplement or complete any insufficient statement of facts
with an examination ex officio. The obligation to examine the facts ex officio ends where the party bearing the burden of proof does not meet its obligation
to cooperate by not presenting the facts of the case in
detail. Accordingly the established case law denies an
obligation to further examine the facts ex officio as
far as the specific circumstances of an obvious prior
use are concerned.164
Lateness, adjournment
The amendment of Sec. 83 following the entry into
force of the German Law for Streamlining and Modernizing Patent Law in 2009 and the preclusion rules
it introduced into the nullity procedure provide for the
possibility to reject late statements. However, it is always required that these statements raise factual or
legal issues which may not or may only be clarified
to a reasonable extent during an oral hearing165 and
that an adjournment is thus necessary. If, however, the
late statements can be considered in the oral hearing
without further ado and without delaying the entire
process, the prerequisites for a rejection pursuant to
Sec. 83, Para. 4166 are not met. This happened in a case
before the 3rd Board167, as it was possible to take the
auxiliary requests discussed by the parties into account without further ado.
159 B
enkard/Rogge/Grabinski, PatG [German Patent Act], 10th edition (2006), Sec. 144, Margin No. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 144, Margin No. 29; Kraßer, Patentrecht [Patent Law], 6th edition (2009), Sec. 36 V, p. 888 et seq.; Mes, PatG/GebrMG [German Patent Act/Utility Model Act], 3rd edition (2011), Sec. 144, Margin No. 13; Schulte/Kühnen, PatG
[German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 144, Margin No. 26; Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht [Industrial Property and Competition Law] (2011), Sec. 6, Margin No. 238.
160 Düsseldorf Higher Regional Court, Comm 1985, 213, 214.
161 Federal Patent Court, 3 ZA (pat) 54/11 on 3 Ni 37/08 (EU) = Comm. 2012, 140 = BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2012, 289.
162 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren [Patent Nullity Procedure], 3rd edition, p. 89, Margin No. 146 with reference to
Hövelmann, Comm. 2004, 59, 61; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz [Patent Act], 6th edition (2003), Sec. 81, Margin No. 18.
163 Benkard, PatG [German Patent Act], 10th edition (2006), Sec. 3, Margin No. 70.
164 S chulte/Moufang, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 59 Margin Nos. 218, 219, 129; Introduction Margin Nos. 33, 34.
165 Reasons on the draft of the Law on the Streamlining and Modernisation of Patent Law, BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign
Journal] 2009, 307, 315.
166 Schülke, in 50 Jahre Bundespatentgericht, pages 435, 445.
167 F ederal Patent Court, ruling dated 15 November 2011 – 3 Ni 27/10; also Federal Patent Court, ruling dated 28 February 2012 – 3 Ni 16/10.
115
The 3rd Board168 believes that the provision of Sec. 283 of
the German Code of Civil Procedure is applicable in principle169 pursuant to Sec. 99, Para. 1 and thus reconcilable
with the purpose of amendment in Sec. 83 to shift the
focus of the procedure to the Federal Patent Court with
regard to the determination of facts in order to lighten
the burden on the Federal Court of Justice.170 On the one
hand, this means that the Federal Patent Court has to
strive to clarify each case as comprehensively as possible and therefore make little use of the possibilities of
preclusion. On the other hand, the amendment of the
law is to lead to a streamlining and acceleration of the
nullity procedure. A late submission of a legal brief is
supposed to avoid an otherwise necessary adjournment
and interferes with the principle of oral presentation in
this respect in the interest of procedural economy by
streamlining the procedure.171 Therefore, the reasons in
favour of applying Sec. 283 of the German Code of Civil
Procedure outweigh the reasons against it.
If the patentee had no reason, based on a qualified interim report pursuant to Sec. 83, Para. 1, to defend the
patent in suit by means of amended patent claims
and if the necessity to do so only arises during the oral
hearing due to a change in the interpretation of the
Board, the patentee did not violate its duty of care pursuant to Sec. 83, Para. 4, No. 2 and was not responsible
for not observing the time limit, according to the 1st
Board.172
The plaintiff in a nullity suit before the 4th Board173 submitted an allegedly novelty-destroying prior art document after the expiry of the time limit set in the qualified interim report pursuant to Sec. 83, Para. 2, Sentence 1
and stated with regard to the non-observance of the
time limit that said document was regarded as highly
relevant and was only discovered accidentally after the
expiry of the time limit, a few days prior to the hearing during another unrelated search. The Board found
that these statements of the plaintiff did not discharge
the plaintiff of its fault within the meaning of Sec. 83,
Para. 4, Sentence 1, No. 2, as the plaintiff neither stated
nor proved pursuant to Sec. 83, Para. 4, Sentence 2 of
the German Patent Act that it had conducted intensive
research before that point in time within the set time
limit and that could not have found the document in
compliance with its duty of care. The Board added that
with regard the issue as to when a “sufficient apology” pursuant to Sec. 83, Para. 4, Sentence 1, No. 2 for
the supposed fault is to be acknowledged, an objective
measure for the duty of care seems appropriate, as applicable in civil law pursuant to Sec. 276 of the German
Code of Civil Procedure or in procedural law, e.g. in case
of a restitutio in integrum. The Board without having
to take a final decision – voiced its inclination not to further specify the benchmark for the duty of care with regard to the addressed group of people, i.e. not to decide
on the basis of whether or not any lawyers or patent
attorneys, other experts or non-experts are claimants
in these proceedings. The inventor – as an entity and
not as an individual – has to accept the assessment of
his invention by the skilled person as well as the state
of the art that is used and found by the skilled person.
Furthermore, for reasons of equality of arms, the plaintiff in the nullity proceedings is forbidden to plea that
it could not find this prior art document or that it could
only find it by chance, whereas it justifies its nullity suit
for lack of patentability by claiming that the inventor
would have had to find and consider such relevant prior
art without further ado. It appears to be justified to
apply the same standard in determining the prior art
that could easily be found. In the end, a rejection was
not considered, as an adjournment was not warranted
since the Board had had sufficient time to spare for discussion on the day of the hearing and the defendant
was able, without an adjournment, to sufficiently defend the patent in suit (by means of new claims).
168 Federal Patent Court, ruling dated 28 February 2012 – 3 Ni 16/10.
169 Schulte, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 99, Margin No. 5.
170 Cf. BT-Drucksache [German Lower House Printed Matter] 16/11339 p. 15.
171 Baumbach/Lauterbach, ZPO [Code of Civil Procedure], 70th edition, Sec. 283, Margin No. 2.
172 Federal Patent Court, ruling dated 20 December 2011 – 1 Ni 21/09.
173 Federal Patent Court, ruling dated 14 August 2012 – 4 Ni 43/10 (EP) – Bearbeitungsmaschine.
174 F ederal Patent Court, ruling dated 25 April 2012 – 5 Ni 28/10 (EP); likewise Federal Patent Court, 5 Ni 40/10 ruling dated 2 October 2012.
116
However, the 5th Board174 confirmed the necessity of an
“adjournment” pursuant to Sec. 83, Para. 4, Sentence 1,
No. 1 in a case in which auxiliary requests were submitted during the hearing and thus too late, as the claims
were amended to a large extent and new groups of
features were added. The Board pointed out that although the wording of the provision only makes express reference to the “scheduled oral hearing”, an adjournment during the hearing is also encompassed.175
The defendant’s argument that the plaintiff had to
prepare for the oral hearing and expect newly worded
claims anyhow, was not allowed by the Board. Since
the amendments were not minor, the Board found
that this situation imposed an undue burden on the
plaintiff, who was under no obligation to examine
beforehand whether features from the description
might be used by the patentee and if so, which features those may be. A short break which would have
allowed the plaintiff to make comprehensive and wellfounded statements on the new requests could not
be taken due to the complexity of the changes. Likewise, the Board decided against setting a time limit for
submitting a brief pursuant to Sec. 283 of the German
Code of Civil Procedure to the plaintiff and scheduling
a hearing for the pronouncement of the judgment.
The Board took into account that there is a considerable need to not delay the nullity proceedings unreasonably, in view of the huge workload and the great
difficulty to set a new date for a hearing in the near
future, in which all the technical judges, who sit on
several boards with different compositions, are able to
participate. Accordingly, the discretionary provision of
Sec. 83, Para. 4 is to be applied in principle in normal
cases – also for reasons of equal treatment and legal
security – if a violation of the procedural duty of care
is evident. As the Boards of Appeal of the EPO176 make
a rejection contingent on whether an auxiliary request
can clearly be allowed, the Board did not rule on this is-
sue as a more detailed assessment could not be made
by the court. Therefore, there were not reasons in favour of a consideration, even if the Board had followed
the procedural practice of the EPO. A non-application
should be reserved to cases in which it can be disputed whether the statutory requirements are met or in
which there is cause to consider statements despite a
non-observance of the time limit for reasons of equity,
e.g. if there was a misunderstanding by one party with
regard to the content of the interim report.
Such a case existed in the opinion of the 5th Board177 in
proceedings in which the patentee erroneously understood from the qualified interim report that the Board
assumed that there was an aliud that could no longer
be remedied in the granted version of the patent in
suit. The patentee only submitted an auxiliary request
after this misunderstanding was cleared up.
According to the 5th Board178, there is no reason for adjournment within the meaning of Sec. 227, Para. 1, Sentence 1 of the German Code of Civil Procedure in conjunction with Sec. 99, Para. 1 if the a party is not able to
attend due to illness and the party is not deemed to be
at fault (Sec. 227, Para. 1, Sentence 2, No. 1 of the German
Code of Civil Procedure), but if it cannot be foreseen
how long such illness will last and if the party is represented in the hearing by its patent attorney.
Expert opinion
An examination by an expert requested by the parties in a nullity suit is only to be ordered if the expertise of the court does not suffice to assess the proven facts and draw those conclusions which require
such expertise. The expertise of a judge thus renders
an expert opinion unnecessary. A technical judge is
deemed to have such expertise thanks to his study
of sciences, his in-depth special knowledge deepened through practical work experience and many
175 See also Federal Patent Court, ruling dated 14 August 2012 – 4 Ni 43/10 (EP) – Bearbeitungsmaschine.
176 EPO, decision dated 1 October 1996 – T 926/93-3.4.1, Official Gazette 1997, 447, p. 454 – Glaslaservorrichtung/MITSUBISHI.
177 Federal Patent Court, ruling dated 20 June 2012 – 5 Ni 57/10.
178 Federal Patent Court, ruling dated 20 June 2012 – 5 Ni 19/11.
117
BPatG Annual Report 2011 Utility Model Law
years of experience as a patent examiner. Whether
or not a court deems its own expertise sufficient is
to be decided freely after due assessment, whereas it
suffices if only one member of a court composed of
several judges has sufficient expertise, according to
the 4th Board.179 A dissenting assessment of the disclosure in an examination report of the German Patent and Trade Mark Office is not suitable to doubt the
expertise of the Board and therefore, if at all, gives
cause for questioning the assessment of the disclosure contained in a document by a skilled person to
a particular extent180 – as it happened in this case –
not, however, for having this assessment inspected
by an expert instead of having the Board, having the
required expertise, make this assessment.
By referring to Sec. 65, Para. 2, Sentence 1, pursuant to
which the technical members of the Federal Patent
Court have to have “expertise in a field of technology”,
the 4th Board in another case181 did not comply with
the request of the defendant’s representative to be
given the opportunity to inquire about the expertise
of the members of the Board. The technical members
are not obligated to do so. Likewise, the legal members
of the Board do not have to provide information about
their training and work experience.
Translation
Pursuant to the provision of Sec. 142, Para. 3 of the German Code of Civil Procedure as applicable to the patent nullity procedure, it is within the discretion of the
court whether or not it requests translations of prior
art documents written in a foreign language. In this
context, the language skills of the court and not those
of the parties are decisive. The latter are asked to have
translations made themselves, if need be182, according
to the 5th Board.183
Utility Model Law
I. Eligibility for protection
The 35th Board184 had to rule on whether claim 1 of the
utility model in suit related to a method. If so, it would
have been excluded from protection as a utility model
pursuant to Sec. 2, No. 3 of the German Utility Model
Act. The subject matter of the claim was a method for
the continuous production of a multilayer pipe consisting of an inner pipe and an outer pipe. It was disputed
whether a product or a method was protected based
on the information contained in the features which related to the design of the control. The Board held that
the former alternative was true and stated that these
features described an element of the production device as well as its intended operation. Even if this is to
lead to effects or activities relating to a method during
its use, these only arise when the preconfigured device
is actually operated. In the end, a device is objectively
to be regarded as the subject matter of the application
for protection.185
II. Cost-related issues
As is generally believed, the value of a utility model depends on the individual case, whereas the value of the
subject matter pursuant to Sec. 23, Para. 3 and Sec. 33
of the German Lawyers’ Remuneration Act in conjunction with Secs. 3 and 4 of the German Code of Civil
Procedure is in principle assessed as appears just and
is based on the public interest in the cancellation of
the utility model when the cancellation request is filed
with regard to the residual maximum life. The income
from the utility model, in particular from the use by the
utility model holder and from licenses, and the claims
179 F ederal Patent Court, ruling dated 10 January 2012 – 4 Ni 6/11– Traglaschenkette; also Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2012
– 4 Ni 2/11; also ruling dated 28 June 2012 – 4 Ni 3/11; Federal Patent Court, ruling dated 24 January 2012 – 3 Ni 5/10;
Federal Patent Court, ruling dated 7 February 2012 – 3 Ni 30/10.
180 Decisions of the EPO as expert statements: Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 950,
No. 14 – Walzenformgebungsmaschine; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1998, 895, 896 – Regenbecken.
181 F ederal Patent Court, ruling dated 28 June 2012 – 4 Ni 2/11; likewise ruling dated 28 June 2012 – 4 Ni 3/11 and Federal Patent Court,
ruling dated 10 January 2012 – 4 Ni 6/11 – Traglaschenkette.
182 S chulte/Rudloff-Schäffer, PatG [German Patent Act], 8th edition (2008), Sec. 126, Margin No. 15 as well as BPatGE [Collection of
Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 44, 47 – Künstliche Atmosphäre.
183 F ederal Patent Court, ruling dated 25 July 2012 – 5 Ni 19/11.
118
Design Law BPatG Annual Report 2012
for damages arising from infringements incurring until the start of the cancellation proceedings have to be
taken into account. In this context, it is to be assumed
that the utility model is valid.186 However, a party that
wants a certain value of the subject matter be used as
a basis has to state the actual reasons for this estimate
in such a way that it may be used in a conclusive manner as a basis for determining the value in connection
with a ruling.187 The determination of the amount in
dispute in infringement proceedings constitutes an
actual indication of this kind of a sufficient basis for
estimation188, according to the 35th Board.189
III. Miscellaneous
Pursuant to Sec. 5, Para. 1, Sentence 1 of the German
Utility Model Act, only the application date relevant
for the earlier patent application may be claimed for a
branch-off. But if this application date is no longer applicable due to a violation of Art. 76, Para. 1 of the EPC,
this affects the application date of the branched-off
utility model. The 35th Board190 had to rule in an appeal
case on a utility model that was created by a branchoff from a European divisional application. The divisional application was based on a parent application. It
was asserted that the most recently defended claims
of the utility model were inadmissibly broadened
compared to the original application, which in this
case was the European parent application. Therefore,
the utility model could not claim the application date
of the parent application and thus the parent application was part of the prior art and novelty-destroying.
Therefore, the proceedings needed to be stayed until
a final decision on the European patent was reached
based on the divisional application. The Board rejected
this line of argumentation.
Design Law
A registered design, which almost entirely consists of
an image of a 100 euro banknote, is excluded from
design protection as it is abusive use of a national
emblem or another emblem of public interest pursuant to Sec. 3, Para. 1, No. 4 of the German Design Act,
according to the 10th Board.191 The appeal was lodged
against the rejection of an application by the Design
Board of the German Patent and Trade Mark Office, as
the registered foil prints related to an abusive use of
banknotes as national emblems. The black-and-white
samples show the front and back of a 100 euro note
with the alterations shown. The 10th Board shared the
opinion of the German Patent and Trade Mark Office
and stated that according to the assessment under
German trade mark law regarding the national emblems listed in Art. 6 of the Paris Convention, to which
Sec. 3, Para. 1, No. 4 of the German Design Act refers,
185 See also Federal Patent Court, ruling dated 6 September 2007 – 5 W (pat) 5/07.
186 Bühring, GebrMG [Utility Model Act], 8th edition, Sec. 17, Margin No. 116.
187 Thomas/Putzo/Reichold, ZPO [Code of Civil Procedure], 32nd edition, Sec. 287, Margin No. 11.
188 In this regard: Federal Court of Justice, GRUR-RR [Intellectual Property and Copyright Journal – Case Law Report]
2011, 340 et seq. = Comm 2011, 383 – Nichtigkeitsstreitwert.
189 F ederal Patent Court, ruling dated 30 March 2012 – 35 W (pat) 11/10; also Federal Patent Court, ruling dated
24 May 2012 – 35 W (pat) 5/11.
191 Federal Patent Court, ruling dated 21 August 2012 – 10 W (pat) 701/09 – Folienbeutelaufdrucke.
119
BPatG Annual Report 2012 Plant Varities Protection Law
legal tender is encompassed. There was no reason
to assess the situation differently with regard to an
exclusion of national emblems from design protection.192 An abusive use is assumed if it is suggested
wrongly that there is a reference to public authorities or that the items are issued by such authorities,
whereas the circumstances of the individual case and
the specific use have to be taken into consideration.
The identical or nearly identical rendering of national
emblems is already abusive without the existence of
any further circumstances, as the intended use for
national purposes excludes any use in pursuit of private interests. The possible intended use of the sample (in this case: printing in a foil bag for containing
liquids) does not need to be taken into account when
determining whether it has an abusive character,
even if in this case there is a sufficient distance to the
national emblem, if the abusive use is not reflected in
the sample itself.
According to the 10th Board, a utility model application is to be rejected pursuant to Sec. 16, Para. 5 of
the German Utility Model Act if the filed samples are
not, or only hardly, recognizable and are therefore
not suitable for the publication of the design (Sec. 11,
Para. 2, No. 3 of the German Utility Model Act193) and
an application date can thus not be granted (Sec. 13,
Para. 1 of the German Utility Model Act).194 If the illustrations are not filed on the official form, the application does not meet the requirements of Sec. 6,
Para. 1, Sentence 2 of the German Utility Model Act in
conjunction with Sec. 26, Para. 1, No. 2 of the German
Utility Model Act.
Plant Varieties Protection Law
The 36th Board195 had to rule on an appeal pursuant to
Sec. 34, Para. 1 of the German Plant Varieties Protection
Act, which was directed against a decision by the Board
of Appeal of the Federal Office of Plant Varieties to reject
the appeal. The board had rejected the appeal against
the rejection of the application for plant varieties protection for the plant (clematis variety) Clematis Florida
with the name “fond memories” as unfounded. The application for this plant variety was no longer new when
the application was filed within the meaning of Sec. 6,
Para. 1 of the German Plant Varieties Protection Act. The
President of the Federal Office of Plant Varieties intervened in the proceedings. The 36th Board confirmed the
attacked ruling and the effectiveness of Sec. 6, Para. 1 of
the German Plant Varieties Act, although this provision
conflicts with the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961
as amended by the UPOV Convention of 1991, which
took effect in Germany by act of law pursuant to Art. 59,
Para. 2, Sentence 1 of the German Constitution. However,
contrary to the provision of Art. 6, Para. 1 of the UPOV
Convention of 1991, Sec. 6, Para. 1 of the German Plant
Varieties Act does not regard the territory of the country
of application as the point of contact, but instead the
territory of the European Community/Union. A rejection of an application based on Sec. 6 Para. 1 No. 1 Plant
Varieties Act is lawful in the view of the Board, as Sec. 6,
Para. 1, No. 1 of the German Plant Varieties Act remains
applicable and is not null and void. A submission to the
Federal Court of Justice pursuant to Art. 100, Para. 1 of
the German Constitution was not possible as the constitution was not violated. The Board granted leave for
appeal on points of law pursuant to Secs. 35 and 36
of the German Plant Varieties Act in conjunction with
Sec. 100, Para. 2, No. 1 of the German Patent Act.
Rainer Engels*, Dr. Wolfgang Morawek�**
192 Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG [Design Act], 4th edition, Margin No. 23; still unruled upon in Federal Patent
Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2002, 337 – Schlüsselanhänger; BPatGE [Collection of
Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 44, 148 – Tassen mit Gelddarstellungen.
193 On the respective prerequisites see Federal Patent Court, ruling dated 10 December 1998 – 4 W (pat) 704/97.
195 Federal Patent Court, ruling dated 6 September 2012 – 36 W (pat) 1/10 – Clematis florida fond memories.
*
**
Presiding Judge at the Federal Patent Court, Munich
Judge at the Federal Patent Court, Munich
120
Trade Mark Law BPatG Annual Report 2012
Trade Mark Law
I. Unconventional Trade Mark
Forms
1. Abstract colour trade marks
Only few rulings were made on abstract colour trade
marks in the reporting period.
Abstract colour trade marks are rendered in a clear
graphic manner by designating the claimed colour
according to an internationally recognized colour classification system and submitting a colour sample. For
colour combinations, the spatial arrangement and the
quantitative ratio must also be illustrated. Usually, abstract colours and colour combinations lack distinctive
character as the consumer is not used to conclude the
origin of goods or services from the colour alone. Colour trade marks are only eligible for protection under
extraordinary circumstances, namely in cases in which
the goods or services are limited and the relevant market is very specific. Otherwise, protection may only be
obtained through acquired distinctiveness.
Eligible for protection
The colour trade mark “blue (Pantone
300)” 1, without contours, registered for
“chemical additives for exhaust gas treatment” and “fuels, namely fuel for motor
vehicles”, each only for class 1 and 4 “motor vehicles”, was regarded as original and
distinctive. The 28th Board assumed that the group of
goods was specific and very limited. The public had
been used for decades to the use of abstract colours or
colour combinations as the “livery” of large oil companies.2 The claimed goods did not have a blue colour.
The 27th Board also regarded the abstract
colour combination
“red (Pantone 485 C)/yellow (Pantone 130 C)/blue
(Pantone 287 C) at a ratio of 1:1 arranged adjacent to
each other”3 as distinctive for a multitude of goods
and services in the area of media and telecommunications. The consumers were used to colours as means
of identification in this branch of the media industry.
Many TV broadcasters used logos in a colour or a colour combination, e.g. Pro7 in red, Kabel1 in orange and
Phönix in blue/orange. The colour trade mark did not
describe features of colour television based on the basic colours red, blue and green. Also there were practically relevant and obvious possibilities of display in
line with the trade mark.4 There was also no risk of deception (Sec. 8, Para. 2, No. of the German Trade Mark
Act) or imitation of a national emblem (Sec. 8, Para. 2,
No. 6 of the German Trade Mark Act) as the claimed
goods and services had no geographic relation to Romania, having these colours as national colours, and it
was not to be assumed that the colours were used in
the same form as in a national flag.
Not eligible for protection
The appeal against
the rejection of
the colour combination “red (HKS
14)/white”5, without contours, registered inter alia for
“transport services of an air rescue service” was unsuccessful in the view of the 26th Board based on a lack of
distinctiveness, as such colour combination was commonly used in the rescue services sector as a colour
code for rescue vehicles and did not indicate a particular service provider. This shade of red, which is similar
to RAL 3020, corresponded to what is referred to as
2 See also Federal Patent Court, ruling dated 10 December 2003 – 29 W (pat) 89/03 – Green/Yellow inter alia for fuels and ruling dated
14 November 2007 – 26 W (pat) 205/01 – Yellow/Blue for petrol station services.
3 F ederal Patent Court, ruling dated 12 June 2012 – 27 W (pat) 105/11 – Red/Yellow/Blue for class 9, 16, 35, 38, 41, 42 and 45 goods and
services.
4 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II;
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 1100 – TOOOR!.
5 F ederal Patent Court, ruling dated 18 May 2012 – 26 W (pat) 52/11, for “transport services of an air rescue service, in particular transport
of the sick and handicapped; transport of units of blood, tissue samples and serums as well as return journey services”.
121
BPatG
BPatG
Annual
Annual
Report
Report
20122012
TradeTrade
MarkMark
Law Law
“traffic red”, which is used in the field of traffic and rescue services as a warning and indication colour – also
in combination with white.6 The filed documents did
not suffice to prove acquired distinctiveness. In particular, they did not show that the applicant used the
claimed colour combination at the (subsequently) indicated ratio 2:1.
2. Three-dimensional trade marks
Three-dimensional trade marks lack distinctiveness
in cases in which they are only a natural rendition of
the product, the manifestation of central conceptual
content or simple, aesthetic design features. They are
only eligible for protection if they have characteristic
features that substantially deviate from the norm or
what is customary in the relevant sector.
Contrary to the
above-mentioned
ruling on the
abstract colour
combination, the
30th Board believed that the
two three-dimensional colour design trade marks
“red and white
helicopter”7 and “red and white jet plane”8 claimed
inter alia for “motor vehicles and aircraft for transport
services of a rescue service; transport services of a res-
cue service” were eligible for protection. The used colour combination played the role of signal colour of
rescue services in road traffic but not in air traffic. The
market for operators of rescue jets and helicopters and
the services rendered by means of such aircraft
– which are inconspicuous in their form – was very
specific and limited. In the area of rescue services, the
market players set themselves apart by means of colours. This market segment was dominated essentially
by one operator with a conspicuous yellow colour and
the applicant with this red-and-white colour design.9
The 27th Board regarded the threedimensional trade
mark “hook and
loop fastener”10 as
not eligible as the
design was only required to achieve
a technical effect
(Sec. 3, Para. 2, No. 2
of the German
Trade Mark Act) and did not show the product itself.
The registered form only differed from the conventional designs exclusively in its extensions (ears) on the
two opposite sides. The expert consumer circles would
also not deem these elements to a have this technical
function.
6 See also European Court of Justice, GRUR Int. [Intellectual Property and Copyright Journal – International Section] 2012, 333, 335,
Margin No. 49 – Light grey/Traffic red/Light grey.
7 Federal Patent Court, ruling dated 26 January 2012 – 30 W (pat) 65/10, BeckRS [Beck Case Law] 2012, 05703.
8 Federal Patent Court, ruling dated 26 January 2012 – 30 W (pat) 66/10, BeckRS [Beck Case Law] 2012, 05704.
9 See also Federal Patent Court GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 164 et seq. – Yellow/Red.
10 F ederal Patent Court, ruling dated 16 February 2012 – 27 W (pat) 154/10, inter alia for “adhesive and surface adhesive fasteners and
parts thereof”.
11 Federal Patent Court, ruling dated 13 March 2012 – 33 W (pat) 38/10, for class 1 and 33 goods.
12 Federal Patent Court, ruling dated 27 March 2012 – 27 W (pat) 534/11, for class 16 goods and class 41 services.
13 Federal Patent Court, ruling dated 26 April 2012 – 28 W (pat) 525/12, for class 5, 9 and 14 goods and class 44 services.
14 Federal Patent Court, ruling dated 27 March 2012 – 24 W (pat) 558/11, for class 9 goods and class 35 and 42 services.
122
II. Word Marks, Word/Figurative
Marks and Figurative Marks
1. Terms in foreign languages
The Polish word “Bimber” was a term inter alia for
illegally distilled schnapps which the average consumer did not understand. Although specialists normally knew commonly used foreign-language names
of goods, “Bimber” was not an established term with
a clearly defined meaning in business, but the multifacetted name of a product that was not traded on
the market and that was manufactured illegally. In addition, the name was not used to describe legal and
commercially distributed goods.
11
The IR trade mark “Quinté +”12 could not be proven to
be a technical term for a certain kind of horserace bet
(also referred to as fivefold accumulator), especially as
“five” was “cinq” in French.
“specs”13 was an English colloquial abbreviation of the
noun “spectacles” meaning “glasses”. The term was
not part of commonly used basic vocabulary and was
also not always readily understood by opticians as the
term “glasses” was the better known English term.
The term “VENTAS”14 meaning “purchases, sold objects, turnover” in Spanish covered a key economic
term for all goods and services that can be traded and
therefore everyone must be able to use it freely.
“REMEDIAN”15 was a Spanish term and meant – also
without using the pronoun “ellos” – “they help”. For
drugs and print products, there was a descriptive, but
not familiar indicationthat was needed in particular in
the field of exports to Spanish-speaking countries.
“sounds”16 had become part of everyday German, was
readily understood and was an indication of the content of publishing products and publishing services.
“beachers”17 was a term that was formed contrary
to the rules of grammar, but contained the productrelated statement that the claimed clothing items and
shoes were designed and suitable for being worn at
the beach.
“OPTIMA”18, as a minor deviation from the term “optimum” meaning “best possible” from an advertising
point of view, was recognized consciously, not at all, or
regarded as a typo by the public.
2. Letters and sequences of letters
Single letters and combinations of letters lack distinctiveness in cases in which they represent factual
acronyms or are considered standard type, serial or
technical designations due to the branch of industry
in which they are used. The assessment is highly dependant on the respective industries. According to the
ruling of the European Court of Justice on “Multi Markets Fund MMF”and “NAI – Der Natur-Aktien-Index”19
a trade mark lacks distinctiveness if the combination
of letters is merely perceived as an acronym of a sequence of words in front or after the acronym.
15 F ederal Patent Court, ruling dated 19 July 2012 – 30 W (pat) 27/11, not eligible for protection for class 5 and 16 goods, but eligible for
protection for class 35, 41, 42 and 44 services that are not exported to Spanish-speaking countries or inquired after in Germany by
these countries.
16 F ederal Patent Court, ruling dated 26 July 2012 – 27 W (pat) 9/11, not eligible for protection for class 9 and16 goods and class 35 and 38
services in part, eligible for protection inter alia for “advertising; sports activities; granting of licences in intellectual property rights and
copyrights”. The appeal on points of law was allowed as established case law so far is disputed with regard to the issue whether publishing services in the broadest possible sense can be described by product-related content. The appeal was not filed.
17 F ederal Patent Court, ruling dated 5 November 2012 – 27 W (pat) 167/10, inter alia for “shoes, footwear, clothing items for use on the
beach”.
18 Federal Patent Court, ruling dated 20 June 2012 – 28 W (pat) 14/11, for class 4, 7, 9, 12 and 17 goods.
19 European Court of Justice C 90/11, C-91/11, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 616 et seq.
123
BPatG Annual Report 2012 Trade Mark Law
Registration procedures
“M”20: The addressed average consumer did not understand the letter “M” as a describing a “sports car”.
Although EC Directive 2007/46/EC dated 5 September
2007 contained a classification for passenger vehicles with a least four wheels, which was referred to as
“Class M”, the letter “M” used alone was not used or
needed by the expert consumer circles to describe a
sports car.
: In the fashion industry “QC” was
not used as an acronym for “quality
control” as the public could understand it to refer for example to the
initials of the name of a fashion designer. This was supported by the graphic design of the
trade mark, which was too atypical and elegantly playful to be a factual statement.
21
“ZVS Zertifizierter Vorsorge-Spezialist”22: Due to the
sequence of words following “ZVS”, it was immediately
recognized and understood as a mere acronym for the
factual statement that followed.23
“GerontoCare Ambulante geronto-psychiatrische
Pflege Südbrookmerland”24: Even if the element
“GerontoCare” could have been eligible as a standalone element (which was not the case due to the
descriptive indication of the subject matter of the service, which was care for the elderly), such an impression was destroyed by the following explanation: “Ambulante geronto-psychiatrische Pflege”.
Opposition proceedings
The likelihood of confusion was confirmed in the following cases:
“DSBE” vs. “DSB”25: The sequence of letters “DSB” was
not of weak distinctiveness due to the lack of descriptive meaning known in Germany and therefore the
distance to the attacked trade mark, which manifested
itself merely by the missing “E” at the end of the word,
which can be easily missed, was not sufficient.
“OMV” vs. “OGV”26: The average distinctiveness of the
opposing trade mark was increased due to the very
high sales figures for “fuels”. The marks to be compared were too close to one another in terms of sound
due to two of the three letters being identical even if
the goods were only moderately similar.
3. Word combinations
“Vetexpo”27: The assumption that the consumer recognized the combination of the terms “Vet” as abbreviation for “veterinary” and “expo” as synonym for
trade fair, exposition, was contrived and based on an
analytical dissection.
20 Federal Patent Court, ruling dated 14 November 2012 – 28 W (pat) 518/11 for class 12 goods.
21 Federal Patent Court, ruling dated 17 January 2012 – 27 W (pat) 55/11, for class 18 and 25 goods and class 35 services.
22 F ederal Patent Court, ruling dated 10 January 2012 – 27 W (pat) 114/11, inter alia for “printed matter; educational material, with the exception of devices; books; magazines; insurance business; education and training; publication of printed matter”. The appeal on points
of law was allowed for the purpose of harmonizing rulings on combinations, acronyms and descriptive terms. No appeal was filed.
23 See also the judgments of the European Court of Justice on “Multi Markets Fund MMF” [Multi-markets fund MMF] and “NAI – Der
Natur-Aktien-Index” [NAI – the Nature Share Index] (GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 616 et seq.), according
to which there is a lack of distinctiveness if the letter sequence in a word sequence is only perceived as an acronym of a word combination that is placed in front or after the sequence.
24 F ederal Patent Court, ruling dated 10 May 2012 – 30 W (pat) 88/10, for class 43 and 44 services.
25 F ederal Patent Court, ruling dated 25 January 2012 – 29 W (pat) 9/11. The attacked trade mark is registered for class 39 services, the
opposing mark for class 35, 36, 37, 39, 41 and 42 services.
26 F ederal Patent Court, ruling dated 12 September 2012 – 28 W (pat) 82/11. The trade marks to be compared are registered for class 4, 6
and 11 goods and class 39 services, respectively.
27 F ederal Patent Court, ruling dated 31 July 2012 – 27 W (pat) 527/11, inter alia for “organisation of exhibitions and trade fairs for commercial and advertising purposes, marketing (market research), systematization of data in computer databases; rental of transportable constructions”.
124
“tobaccoland”28: The Board took evidence by means
of an expert opinion of the Gesellschaft für Deutsche
Sprache [Society for the German Language] to determine whether or not an especially large (sales) area or
place of sale was associated with the term “land” – as
in an assortment of goods – in connection with the
vending machines in question and the services connected therewith. The expert opinion did not give a
clear answer. An Internet search showed clearly that
a designation of place of sale with the ending “-land”
did not only hint at a wide range of goods but also a
sales area that can be entered and the size of which
was much larger than that of a vending machine.29
“Scinet”30: Even without a capitalization in the word
itself, the abbreviations “sci” for “science” or “scientific”
and “net” for “Internet” or “network” were well known
to expert consumer circles that used advertising and
office services or Internet design and graphic design
services.
“FLATRATE” : With regard to “motor vehicles and parts
thereof” the end consumers assumed that all services
were settled with one uniform price, the amount of
which did not depend on the instances of utilization.
This also applied to the financing of cars. The issue of
whether the time of the decision on the registration32
or the time of application33 was decisive for the assessment of eligibility for protection according to the es31
tablished case law of the Federal Court of Justice did
not need to be ruled on34, since the use of the registered designation had been proven since 2005/2006.
4. Slogans
Since the ruling of the ECJ on “Vorsprung durch Technik” [Progress through technology]35 a sequence of
words, even if it contains a factual statement of a
more or less large extent, without being immediately
descriptive, may serve as an indication of commercial
origin. It is a prerequisite that the word sequence not
only contains a common advertising message, but
features a certain kind of originality or conciseness, requires a minimum interpretation effort and triggers a
thought process among the addressed public. According to the ruling of the Federal Court of Justice on “Vision”36 longer word sequences do not normally give
an impression of an indication of commercial origin.
was not a common and
widely used word sequence in
everyday language with respect to furniture, advertising services or the construction of trade fair stands. It was only frequently used in
the fields of cosmetics, fitness etc., as the consumers
did something that was good for themselves. The
word sequence was not a synonym for “Do it yourself”.
37
28 F ederal Patent Court, ruling dated 30 May 2012 – 29 W (pat) 47/11, for class 9 goods and class 35, 38, 39 and 42 services. Also see the
parallel registration “tobaccoland” as word/figurative mark in a modified font, for identical goods/services (Federal Patent Court
29 W (pat) 191/10).
29 See also the ruling on “EuroShop” Kopacek/Kortge, Annual Report of the Federal Patent Court 2011, GRUR [Intellectual Property and
Copyright Journal] 2012, 443.
30 Federal Patent Court, ruling dated 26 September 2012 – 29 W (pat) 510/11, for class 35, 39 and 42 services.
31 Federal Patent Court, ruling dated 18 September 2012 – 33 W (pat) 141/08, for class 12 goods and class 36 services.
32 Cf. Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 411
– STREETBALL.
33 With regard to nullification pursuant to the Community Trade Mark Regulation cf. European Court of Justice GRUR Int. [Intellectual
Property and Copyright Journal – International Section] 2010, 145 – FLUGBÖRSE.
34 See also Federal Patent Court, ruling dated 29 October 2012 – 30 W (pat) 40/11 – Aus Akten werden Fakten.
35 European Court of Justice C-398/08 P, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 228.
36 Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 935.
37 Federal Patent Court, ruling dated 13 March 2012 – 33 W (pat) 548/10, for class 20 goods and class 35 and 37 services.
125
“green follows function”38 did not have any conceptual content in itself even if one recognized a connection
with the term “form follows function”. Even if one understood “green” to mean “environmentally friendly”
further thought processes were needed to determine
how this was to follow function, if it had priority or if it
was less important than other concerns.
“BE WHAT YOU ARE AND EVERYTHING YOU WANT TO
BE”39: This IR trade mark was not short but still concise
and took on different meanings due to the use of the
word “what” in contrast to the more obvious “who”
“Faster than hockey, rougher than rugby, sexier than
golf”40 was easily translated into German. Even if it
did not contain any descriptive content in relation to
clothing, advertising or sports, the addressed public
understood this word sequence to be an advertising
slogan exclusively. Moreover, the length of the word
sequence was contrary to distinctiveness.41
The meaning of “For Me”42 was readily understandable for the public as a praising advertising slogan to
mean that the claimed cosmetic goods and the medical advice for metabolic diseases and diets could be
adapted to each individual.43
“Get It Right”44 was understood by the public as a general, universally applicable appeal to buy, due to the
use of the imperative, and suggested to the consumers that they “did the right thing” when they bought
the product or entered into a contract. Nowadays,
advertising slogans were common means to increase
sales of specialized products intended for the expert
consumer circles.
5. Word sequences with geographic
indication of origin
In a series of 15 applications, the subject matter of
which were the names of small towns and a province
in Italy, South Africa and Hungary as well as an island
state, it was precisely defined which geographic indications of origin were eligible for protection and which
were not. In nine cases (“Barletta”, “Novara”, “Chieti”,
“Samoa”, “Umbria”, “Viareggio”, “Vercelli”, “Sopron”
and “Viterbo”)45 the names were not deemed eligible for protection as these related to places in which
furniture was already being produced or in which the
production of furniture was expected. Six applications
(“Albufeira”, “Norcia”, “Narni”, “Kimberley”, “Orvieto”
and “Otranto”)46 were deemed eligible for protection
since these places were not widely known in Germany
and as furniture was currently not produced in these
places and was also not likely to be produced in these
places in the future.
“Cape of Good Hope”47: Due to the specific reference
to the Cape of Good Hope as a coastal rocky cliff and
nature reserve at the southern tip of South Africa, neither end consumers nor corporate customers would
assume that claimed advertising, wholesale and retail
services, among others, were offered or rendered there.
The “Cape of Good Hope” was also not a synonym for
South Africa.
38 Federal Patent Court, ruling dated 25 September 2012 – 33 W (pat) 552/10, for class 35, 36, 37 and 42 services.
39 Federal Patent Court, ruling dated 26 September 2012 – 26 W (pat) 548/12, for class 34 goods and class 41 services.
40 Federal Patent Court, ruling dated 21 May 2012 – 27 W (pat) 45/11, for “clothing; advertising; sports and cultural activities”.
41 See also Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 935 – Die Vision.
42 F ederal Patent Court, ruling dated 5 July 2012 – 30 W (pat) 92/10, inter alia for “soaps, perfumery goods; taking of bodily samples ...;
medical advice”. Whether there is an obvious usage option in accordance with the trade mark (cf. Federal Court of Justice GRUR
[Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II), was not discussed.
43 For another aspect in this regard, see Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1999, 1093
– FOR YOU. The assessment of general praise and advertising slogans has been clarified and modified over time.
44 Federal Patent Court, ruling dated 24 May 2012 – 25 W (pat) 539/11, for class 9 and 42 goods.
45 F ederal Patent Court, ruling dated 14 November 2012 - 26 W (pat) 39/11, 26 W (pat) 40/11,
26 W (pat) 44/11, 26 W (pat) 1/12, 26 W (pat) 3/12 to 26 W (pat) 6/12 and 26 W (pat) 8/12, inter alia for “furniture”.
46 F ederal Patent Court, ruling dated 14 November 2012 – 26 W (pat) 37/11, 26 W (pat) 41/11 to
26 W (pat) 43/11 as well as 26 W (pat) 2/12 and 26 W (pat) 7/12, inter alia for “furniture”.
47 Federal Patent Court, ruling dated 27 June 2012 – 29 W (pat) 42/12, for class 35 and 42 services.
126
“Gagny”48 was a rather small town near Paris and the
“Paris-Charles de Gaulle” airport, which had a good industrial infrastructure and above-average traffic infrastructure. It had to be expected that household goods
would be produced there in the future, since France
was already an important manufacturer in this industry and the production did not require any special geographic or climatic conditions.
“St. Petersburger Staatsballett” [St. Petersburg State
Ballet]49: The registered trade mark was not the name
of a specific ensemble, but merely a general indication of any state ballet ensemble from St. Petersburg
and could therefore be considered as an indication
of theme or content of the claimed goods and services.50 As the trade mark made obvious reference to
a state-run provider from St. Petersburg, a very high
acquired distinctiveness would be required to associate the trade mark with a Swiss private company that,
in addition to another organiser, merely provided organizational support for the tour. The information
in this respect was not sufficient. With regard to the
claimed advertising and contractual services, the word
sequence was not descriptive51, but misleading pursuant to Sec. 8, Para. 2, No. 4 of the German Trade Mark
Act. Claims such as “state ballet” and “state circus”
were not misleading only if the consumers did not
take these seriously. In the present case, particular assumptions as to quality were created, which the ruling
Board could assess based on its own experience – also
in connection with artistic displays.
6. Designations of establishments
In the ruling on “Gürzenich Orchester Köln” [Gürzenich Orchestra Cologne]52 the 27th Board took a different
view than in the “St. Petersburg State Ballet” decision:
“Gürzenich” referred to a festival hall in the historic
centre of Cologne and was the designation of an establishment that was not comparable to commonly
used designations such as “opera”, “theatre”, “philharmonic hall”, etc. The public was used to regard designations of orchestras as indications of commercial origin if there was no designation of the type of orchestra
(chamber orchestra, symphony orchestra, etc.), but a
reference to a place.53 Many orchestras had a “fixed establishment” which was the basis of their names (e.g.
“Leipziger Gewandhausorchester”). The exact identification in case of a generic name of the place of performance was often provided via the designation of
the place. As “Gürzenich” was not a building that was
generally known in Germany and was not regarded as
a synonym for Cologne, this word sequence did not belong to the public domain. “Gürzenich Orchester Köln”
did not even describe the place in which the performance took place, as orchestras – irrespective of their
name – went on world tours.
was regarded as a name.
Designations of educational establishments of this
kind were known to the
public, such as “Hochschule Niederrhein” and “Hochschule Rhein-Main”. In particular in the combination
54
48 Federal Patent Court, ruling dated 5 December 2012 – 26 W (pat) 563/11, for class 21 goods.
49 F ederal Patent Court, ruling dated 22 May 2012 – 27 W (pat) 51/11, for class 9 goods and class 35, 41 and 42 services. An appeal on points
of law on the issue that has not yet been ruled upon by the Federal Court of Justice, namely to what extent it can be examined in the
registration procedure if a government sponsorship is claimed pursuant to Sec. 8, Para. 2, No. 4 of the German Trade Mark Act was
allowed, but no appeal was filed.
50 Cf. Federal Patent Court, ruling dated 24 April 2012 – 27 W (pat) 23/12 – Gürzenich Orchester Köln.
51 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 949 – My World.
52 Federal Patent Court, ruling dated 24 April 2012 – 27 W (pat) 23/12, for class 15 goods and class 35 and 41 services.
53 This is in line with the established case law, cf. 32 W (pat) 11/01, BeckRS [Beck Case Law] 2009, 26921 – Bodensee-Arena; 27 W (pat) 8/11
– Telespargel ; 27 W (pat) 508/12 – Jagdschloss Platte; MarkenR [Trade Mark Law] 2010, 403 – Konstanzer Konzil.
54 Federal Patent Court, ruling dated 13 December 12 – 27 W (pat) 561/12, for class 9 and 16 goods and class 35, 38, 41, 42 and 44 services.
127
with “Bochum”, which was a precise indication of
place, the geographically less precise “Ruhr” as the
name of the university had an increased effect, whereas “Bochum” and “Ruhr” were not as closely related as
“Frankfurt/Main” for example.
“Dortmunder U” [Dortmund U]55: The current use of
the listed building with a floor space of 15,000 square
metres in the centre of Dortmund for purposes of art,
cultural activities, research and education did not exclude that the claimed goods were currently offered or
manufactured in the building or the surrounding area
or would be offered or manufactured there in the future. This was also an indication of geographic origin
with regard to the claimed services as these were not
offered in this building complex and did not refer to
such in terms of their content.
“Universitätsklinikum Köln” [Cologne University Clinic]56 was a direct indication of the operation of a medical faculty in Cologne. The eligibility for protection of
this trade mark was independent of the identity of the
applicant and was to be assessed in view of its right to
the name and its monopoly rights.
7. Names of individuals
Names of individuals are distinctive by nature, unless they are at the same time statements of content
(e.g. Diesel meaning fuel). Celebrities (e.g. artists and
athletes) have a legitimate interest in the commercial
exploitation of their reputation and popularity.57 However, the names of famous historical figures, e.g. Leonardo da Vinci58 are part of general cultural heritage and
can thus not be protected as distinguishing marks.
Exceptions are made for the lawful naming of public
institutions, such as universities, after former chancellors or important scientists.59 The new approach taken
in case law since this ruling was further developed and
fine-tuned by the 27th Board in the following successful cases to the benefit of applicants:
“Robert Enke”60: In this ruling, the 27th Board made new
considerations with regard to the eligibility for protection of names of individuals and linked these in particular to the ruling of the Federal Court of Justice on the
Marlene-Dietrich-Bildnis II61. The football goalkeeper,
who died in 2009, was a personality of contemporary
history due to his career in sports and his tragic fate.
The registered mark was considered an indication of
content of books and other media, but the mark could
not be denied a certain minimum distinctiveness as it
could be used as an indication of origin. With regard
to print products as well as reference and educational
material, the consumers were used to names – often
first names even – to be used on covers and/or book
spines in such a manner that these served as an indication of the publisher, e.g. C. H. Beck, Fischer, Walter de
Gruyter, Heymanns, Ernst Klett, Dr. Otto Schmidt and
many others. Although almost any meaningful word
designated something that could be the content of a
journalistic work, trade mark protection had to be pos-
55 F ederal Patent Court, ruling dated 31 January 2012 – 27 W (pat) 43/11, for numerous class 14, 18, 21, 25, 26 and 28 goods and class 35, 36,
38, 39, 41 and 43 services.
56 F ederal Patent Court, ruling dated 22 March 2012 – 30 W (pat) 81/11, inter alia for “books; documents (publications);
medical services and care, in particular services rendered by hospitals, nursing services, therapeutic and medical treatment and
care”. Nine further parallel rulings on the same date for identical goods/services: 30 W (pat) 72/11 – Hochschuldmedizin Köln;
30 W (pat) 73/11 – Hochschulkrankenhaus Köln; 30 W (pat) 74/11 – Uni-Krankenhaus Köln; 30 W (pat) 75/11 – Universitätskrankenhaus
Köln; 30 W (pat) 76/11 – Medizinische Kliniken der Universität zu Köln; 30 W (pat) 77/11 – Universitätsklinikum zu Köln;
30 W (pat) 78/11 – Klinik der Universität zu Köln; 30 W (pat) 79/11 – Klinikum der Universität zu Köln; 30 W (pat) 80/11 – Unikliniken Köln.
57 F ederal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2000, 709, 712, 713
– Marlene Dietrich I, Federal Patent Court, ruling dated 6 February 2008 – 32 W (pat) 92/06 – Maya Plisetskaya).
58 Federal Patent Court, MarkenR [Trade Mark Law] 2008, 33.
59 Federal Patent Court GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2006, 591 – GEORG-SIMON-OHM.
60 Federal Patent Court, ruling dated 27 March 2012 – 27 W (pat) 83/11, for class 9 and 16 goods and class 41 services.
61 Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825.
128
sible for media, image and sound storage media, printed matter, etc.62 “Robert Enke” could relate to the content of biographies or other reports, but the addressed
public could not deduce certain content merely on the
basis of the name or statement of content without being provided with any further context.63 Furthermore,
the goods bearing this name could be biographies or
other non-fiction literature as well as illustrated books
or novels. Moreover, the registration of names did not
violate Sec. 8, Para. 2, No. 5 of the German Trade Mark
Act. Protection against the violation of post-mortem
personal rights was a private right that had to be assessed as a relative ground for refusal within the
meaning of Sec. 13, Para. 2 of the German Trade Mark
Act but not according to Sec. 8, Para. 2, Nos. 1 to 10.
“Adolf Loos Preis”64 was a continuation of the above
case. The name of the famous Austrian architect and
designer had individual character by nature. Names of
awards connected with the name of a living or historical person were means of identifying an undertaking
insofar as the name did not directly designate the performance for which the award was granted.65 Insofar
as the registered mark could be descriptive as a summary of content for books and other media, a use making reference to origin was not excluded.66
8. Word marks/figurative marks
In the following cases, the appeals against the rejection of the applications due to a special graphic design
were successful:
: The specific combination
of different design elements (e.g. the laterally
shifted arrangement of the
word elements and the
four colours used) provided an unmistakeable and
characteristic overall impression.
67
: The word elements
“food artists” arranged
in a special manner, in
particular as the font
used for “food artists”,
clearly stood out against the indication of industry
“event service & management”.
68
: The overlapping threedimensional arrangement
of the thumb and the
hand represented merely an affirmation or gesture,
meaning “everything is ok”, which was why there was
a lack of distinctiveness overall and the mark was unlikely to be remembered by the public as a means of
identifying an undertaking.
69
62 In this context see Rohnke, FS 50 Jahre BPatG [commemorative publication on the occasion of the 50th anniversary of the Federal Patent Court], 2011, 707, 712 and Federal Patent Court, ruling dated 22 November 2012 – 27 W (pat) 554/12 – Leibniz School of Business.
63 For the same argumentation see Federal Patent Court, ruling dated 11 September 2012 – 27 W (pat) 50/12 – Wildschütz Jennerwein,
for class 14 and 16 goods as well as Federal Patent Court, ruling dated 18 December 2012 – 27 W (pat) 51/12 – Fotografie Jennerwein
for class 14 and 16 goods.
64 Federal Patent Court, ruling dated 11 June 2012 – 27 W (pat) 533/12, for class 16 goods and class 35 and 41 services.
65 See also Federal Patent Court GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 421
– Egon Erwin Kisch Preis; dissenting opinion: Federal Patent Court, 27 W (pat) 9/09 – Baltasar-Neumann-Preis.
66 Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II.
67 Federal Patent Court, ruling dated 7 March 2012 – 29 W (pat) 3/06, for numerous class 16 goods and class 41 services.
68 F ederal Patent Court, ruling dated 19 April 2012 – 27 W (pat) 528/12, inter alia for the “distribution of spices; catering enterprises”; also
for the special overall design of the word/figurative mark: Federal Patent Court, ruling dated 12 December 2012
– 28 W (pat) 535/11 – Cuisine Noblesse.
69 Federal Patent Court, ruling dated 16 April 2012 – 27 W (pat) 533/11, for class 25 goods and class 35 services.
129
was an indication of quality in
terms of a certain durability of the
claimed items of clothing, among others, and hinted
at a reliable rendering of the claimed retail services.
The exclamation mark, which was grammatically
wrongly placed in front of the word, was a mere advertising means.
70
9. Figurative marks
Registration procedure
The principles applicable to figurative marks are
the same as those applicable to three-dimensional
marks.71
72
: In the case dealing with this highly
stylized illustration of Cologne Cathedral there was no immediate factual
connection with regard to the claimed
advertising and commercial services.73
Even if the consumers recognized the
Cologne Cathedral, they could not draw
any clear conclusions as to the indication of geographic origin.74 Furthermore, the use of the mark in a manner
indicating a geographic origin could not
be ruled out.75
76
: The specific combination of the
simple and commonly used design
means was not complex to the extent
that it could distract from the statement of content in the image with
regard to the claimed goods, which could contain fish
or parts thereof.
: This was
the rendering
in the form of
images of the
decorative design on trouser pockets. The dissenting
ruling of the Federal Court of Justice on a similar ornamental seam80 was not regarded as pertinent by the
27th Board, as it related to a unique, complex pattern.
77 78 79
: The addressed expert consumer circles understood
the image of a ball-shaped
connection element with
an internal thread exclusively as the appearance of
the good itself or rather the
furniture element which did not depart from the
norm or customs of the industry relative to other connection elements for furniture.
81
70 F ederal Patent Court, ruling dated 25 September 2012 – 27 W (pat) 89/11, inter alia for “items of clothing” and “retail services in
relation to clothing items“.
71 See section I. 2.
72 F ederal Patent Court, ruling dated 18 July 2012 – 27 W (pat) 539/12, for class 14, 16, 21 and 28 goods and class 35 and 41 services.
73 See also Grabrucker/Fink, Annual Report of the Federal Patent Court 2008, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009,
429, 439.
74 Cf. dissenting ruling of the 27th Board dated 26 September 2006 – 27 W (pat) 35/06, according to which the decisive part of the
addressed consumer circles would not only recognize the Cologne Cathedral, which is rendered almost true to life in the form of a
silhouette of the front side, in the registered figurative mark, but also regarded this image as a synonym for the City of Cologne. See
also Grabrucker/Fink, Jahresbericht 2006 [Annual Report 2006], GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2007, 267, 275.
76 F ederal Patent Court, ruling dated 18 July 2012 – 28 W (pat) 507/11, for class 5 and 29 goods, see also the word/figurative mark “FROM
SUSTAINABLE FISHING“; Federal Patent Court, ruling dated 18 July 2012 – 28 W (pat) 509/12, for class 5 and 29 goods. The registration
was rejected as the word elements could easily be understood as a reference to “aus nachhaltigem Fischfang“.
77 F ederal Patent Court, ruling dated 31 January 2012 – 27 W (pat) 586/10, for “clothing items, in particular trousers and skirts”.
An appeal was allowed on the issue of if and to what extent a generous assessment of the possibilities of distinctive usage (Federal
Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR [Intellectual
Property and Copyright Journal] 2010, 1100 – TOOOR!) is also warranted if the image of the form or a part of the claimed goods is
registered as a trade mark. No appeal was filed.
78 F ederal Patent Court, ruling dated 28 March 2012 – 27 W (pat) 589/10. The appeal on the issue that is identical to the above-mentioned issue was not filed.
130
Opposition proceedings
Likelihood of confusion was denied in the following
case:
vs.
: The common
features of the
descriptive image [distillation
apparatus for
distilling spirits] did not suffice for assuming a similarity, as the scope of protection of the opposing trade
mark was limited to the special overall impression of
the image and a protection of the theme itself was not
provided for.
82
10. Violation of public policy or accepted
principles of morality (Sec. 8, Para. 2, No. 5
of the German Trade Mark Act)
Public policy is violated if the mark itself violates
provisions that are part of the essential principles of
German law. Marks violate the accepted principles of
morality if they are suitable to hurt the feelings of a
considerable part of the involved public because they
contain severe and unbearable violations of decency in
terms of morality, religion or politics.
The following marks were regarded as violations
of accepted principles of morality:
“Massaker” [Massacre]83: The registered word could
be understood as an invitation to cruel, inhuman behaviour and was therefore not eligible for trade mark
protection pursuant to Sec. 8, Para. 2, No. 5 of the German Trade Mark Act. The use of the term in literary or
film contexts was no less offensive. In particular with
regard to the claimed goods and services in the area
of sport and culture, minors should not be incited to
behave violently.
: According to the caption, this
drawing of a child represented
Hildegard of Bingen in a hinted-at
habit with aureole, with “stubby
arms and legs” and a smiley for a
face. This disrespectful, caricature-like illustration hurt the religious feelings of believers (Sec. 8,
Para. 2, No. 5 of the German Trade
Mark Act), who worshipped the saint for her life and
teaching – such as on the healthy effects of foodstuffs.85
84
The following mark was regarded as eligible for protection:
79 F ederal Patent Court, ruling dated 28 March 2012 – 27 W (pat) 590/10. The appeal on the issue that is identical to the above-mentioned issue was not filed.
80 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2001, 734, 735 – Jeanshosentasche.
81 F ederal Patent Court, ruling dated 18 January 2012 – 26 W (pat) 118/10, for “ball-shaped connection elements made of steel with opening with internal threads, in particular, on the surface of the ball; pieces of furniture belonging to a furniture system with metal
bars, connected by means of the” above-mentioned “connection elements”.
82 F ederal Patent Court, ruling dated 22 August 2012 – 26 W (pat) 28/12. The trade marks to be compared are registered inter alia for
“alcoholic beverages (except beer)” and advertising services.
83 F ederal Patent Court, ruling dated 31 July 2012 – 27 W (pat) 511/12, for class 25 and 28 goods and class 41 services. An appeal on points
of law was allowed with regard to the issue of if and to what extent a strict or generous standard is to be used regarding the
violation of the accepted principles of morality when assessing the prerequisites of absolute grounds of refusal pursuant to Sec. 8,
Para. 2, No. 5 of the German Trade Mark Act. No appeal was filed.
84 F ederal Patent Court, ruling dated 28 March 2012 – 28 W (pat) 81/11, liable for cancellation for class 29, 30, 32 and 33 goods, predominantly foodstuffs and beverages.
85 A balancing of legally protected interests with regard to freedom of expression pursuant to Art. 5, Para. 1, Sentence 1 of the German
Constitution and the artistic freedom pursuant to Art. 5, Para. 3 of the German Constitution was not carried out (cf. Federal Constitutional Court, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2001, 170 – Benetton-Werbung I; WRP [Competition in Law and
Practice] 2003, 633 – Benetton-Werbung II; Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1995, 592
– Busengrapscher/Schlüpferstürmer; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2005, 583 – Lila-Postkarte.
131
: As the Federal Court of Justice
stated in the “Neuschwanstein”
ruling87 there was a close descriptive relation between drinks
or food and buildings that were sightseeing attractions for tourists, as these were offered for example as
souvenirs or for covering tourists’ need for food, drinks,
etc. But the catchword-like designation “KOUTOUBIA”
of a mosque in Marrakesh was regarded by a majority
as an invented term. Moreover, the monopolization of
the name of a sacred building did not hurt the religious feelings of Muslims in Germany as a relevant
part of the public within the meaning of Sec. 8, Para. 2,
No. 5 of the German Trade Mark Act, if it related to an
already intensively marketed sightseeing attraction,
e.g. a “name giver” for hotels or restaurants.
86
11. Ban on the abuse of public national
emblems for commercial purposes
(Sec. 8, Para. 2, Nos. 6 and 8 of the German
Trade Mark Act)
There is a ban on signs exclusively consisting of national emblems and containing national emblems
as well as on heraldic imitations and the use of parts
thereof and of stylized representations. However, the
use or imitation of national emblems of international
organisations is only impermissible if the trade mark
is capable of creating the unfounded impression of a
connection to them (Sec. 8, Para. 4, Sentence 4 of the
German Trade Mark Act).
The following was regarded as eligible for protection:
88
:
The registered mark did not contain an imitation of
the Swiss federal coat of arms or the Swiss flag due to
the lack of the rendering of the characteristic heraldic
features within the meaning of Sec. 8, Para. 2, No. 6 and
Para. 4 of the German Trade Mark Act, as the colour design clearly differed and the lens-like shape was more
likely to be associated with an eye than a coat of arms.
12. Eligibility for protection based on
possible options for use as a trade mark
The rulings of the Federal Court of Justice on the “Marlene-Dietrich-Bildnis II”89 cases were still taken into account by the boards, according to which the practically
important and obvious ways of affixing or making use
of a trade mark were relevant for its eligibility for protection. The ECJ required in its decision “Darstellung
eines mit gestrichelten Linien umsäumten roten Winkels” [“Illustrations of a red angle framed with dotted
lines”] 90 that the specific examination of distinctiveness was only to be carried out for those possibilities
of use which the examining division regarded as the
most likely based on its expertise in the respective area
of goods and services. The relation of the two lines of
argumentation in case law still needs to be ruled upon
definitively by the Federal Patent Court. Some boards
have already made their statements on the issue.
86 Federal Patent Court, ruling dated 6 March 2012 – 25 W (pat) 562/11, for class 29, 30 and 31 goods.
87 Federal Court of Justice MarkenR [Trade Mark Law] 2012, 380.
88 F ederal Patent Court, ruling dated 25 April 2012 – 25 W (pat) 64/11, eligible for protection for “protective helmets for sports”, not eligible for protection for “optical devices and objects, namely glasses …”.
89 F ederal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II and
GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 1100 – “TOOOR!”
90 European Court of Justice C-307/11, MarkenR [German Trade Mark Law] 2012, 488.
91 Federal Patent Court, ruling dated 13 June 2012 – 29 W (pat) 78/11, for class 35 and 41 services.
92 Federal Court of Justice GRUR[Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich–Bildnis II.
93 In this context see the parallel ruling on the word/figurative mark “Sachsen!” – 29 W (pat) 76/11 of the same date for identical
goods/services.
94 F ederal Patent Court, ruling dated 27 September 2012 – 27 W (pat) 31/11, inter alia for “printed matter ...; photographs; educational
material (except devices)”.
95 Analogously: Federal Patent Court, ruling dated 13 December 2012 – 27 W (pat) 561/12 – Ruhr Universität Bochum, ruling dated 18
December 2012 – 27 W (pat) 51/12 – Fotografie Jennerwein, each with reference to Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property
and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 1100
– TOOOR! and European Court of Justice, MarkenR [Trade Mark Law] 2012, 488 et seq., according to which an angle framed with dotted lines, in its most likely usage as a sewn-on appliqué on a shoe is exclusively regarded as a simple ornament or highlight.
132
: Due to the affixing of the mark
– as customary for services – for
example at the upper or lower
edge or on the back of corporate
stationery, invoices, advertising
matter, etc., the public did not regard it as a geographic indication, but as an indication of commercial origin92 all the more so as the services relating to business management, business administration, office
functions, education and training were independent
of their place of development or rendering and the
geographic origin was thus not usually highlighted in
advertising.93
91
: The figurative mark, which showed
the (walking) pedestrian lamp man of
the old East German crossing signal,
was not to be deleted pursuant to
Sec. 8, Para. 2, Nos. 6 or 7 of the German Trade Mark Act, as traffic signs
were neither national emblems nor proof marks. The
mark was not considered to be an indication of content for printed matter, educational material or photographs as it was merely understood as an indication of
a certain publisher in connection with the most likely
usage options.95 There were numerous publishers that
used stylized figures on the market.96 As the little lamp
man was not associated with acts of injustice committed in the former German Democratic Republic, this
was not a violation of Sec. 8, Para. 2, No. 5 of the German Trade Mark Act.97
94
98
: The word “flair”, which merely
described a certain style or pleasant atmosphere imprecisely,
lacked distinctiveness.99 The placing of the article “le”
in front, which was correct from a grammatical point
of view, did not change the descriptive content of the
following noun, which was an indication in all sectors
of industry of something that was particularly stylish.
As this mark was a service mark, the probable and obvious use100 was limited to the usage options for advertising, printing on corporate stationery, brochures,
signs or affixing on company buildings. The public
would not consider this usage to be an indication of
origin as the graphic design lacked distinctiveness.
In the ruling “Wildeshauser Schützengilde” [Wildeshauser Marksmen Guild]101, in line with the customary habits of usage and affixing, the board regarded
the use of the mark for jewellery, decals and emblems,
badges, adhesive labels and stickers102, as an indication
of membership in an association as the most likely usage option within the meaning of the established case
law of the ECJ.103 It was customary that this kind of object in the form of orders, badges of honour and ornamental pins was handed out as a sign of membership
and an award to members of associations in order to
show their membership in an association or participation in an event.
96 “Kopf mit Helm” of the publisher C. F. Müller; “Ritter mit Ross” of the publisher Ritterbach; “sitzender Greif mit B” of the publisher
C. H. Beck; “schreitender Pegasus” of the publisher Klett Cotta, “Eule” of the publisher Ullstein, “drei übereinander angeordnete
Fische” of the publisher S. Fischer or “Fliege” of the publisher Eichborn.
97In contrast thereto, a violation of the principles of morality was assumed in Federal Patent Court, GRUR [Intellectual Property and
Copyright Journal] 2009, 68, 70 et seq. – (Ehemaliges) DDR-Symbol der Sicherheitskräfte.
98 Federal Patent Court, ruling dated 16 October 2012 – 33 W (pat) 559/11, for class 35 to 37 and 41 to 45 services. Eligibility for protection
was only confirmed with regard to “civil protection services”.
99In contrast thereto, see the ruling of the Federal Court of Justice “Bürogebäude” (GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal]
2005, 257), according to which a positive association is in principle not contrary to eligibility for protection.
100 In this case, it seems that the 33rd Board merges the established case law of the Federal Court of Justice and the European Court of
Justice that was still regarded as contradictory in “FLATRATE” – 33 W (pat) 141/08) on the usage option of trade marks by combining
probable use and obvious use.
101Federal Patent Court, ruling dated 18 July 2012 – 29 W (pat) 538/11, not eligible for protection inter alia for “goods produced from
precious metals and alloys thereof and coated therewith”, “decals, stickers”, “badges not made from precious metal”, eligible for
protection for further class 14, 16, 24, 26, 29, 30 and 32 to 34 goods.
103 E uropean Court of Justice C-307/11, MarkenR[German Trade Mark Law] 2012, 488 et seq. – Illustrations of a red angle framed with
dotted lines.
133
13. Acquired distinctiveness
According to the established case law of the European
Court of Justice on Art. 3, Para. 3 of the Trade Mark Directive, it is a prerequisite for acquired distinctiveness,
i.e. distinctiveness achieved through use, that an essential part of the addressed public associate the trade
mark with one specific market player and not any other company.104 The national court is responsible for examining if these prerequisites are met by presenting
specific and reliable information as evidence, in which
case all relevant aspects have to be taken into account
jointly.105 The trade mark’s market share, the company’s marketing efforts for the trade mark and the part
of the addressed public that recognizes the goods and
services as belonging to the trade mark, inter alia, have
to be taken into account when assessing acquired distinctiveness.106 It is not only the general and abstract
information, e.g. specific percentages, that is important107, although consumer surveys may be taken into
consideration in accordance with national law in cases
that are hard to assess.108
Acquired distinctiveness was confirmed for:
: It had been proven by
means of the presentation of
covers, magazines and special
publications that the attacked trade mark had been used as the title of a
monthly consumer magazine as well as for special
publications of Stiftung Warentest in Germany for
more than four decades. Circulation figures, advertis109
ing effort as well as market and advertising media
analyses were evidence of an uncontested market
leadership for consumer magazines since 1968, as was
known to the court. The owner of the trade mark, a
public-law foundation that was founded by the German government in 1964, was subsidised with tax
money and acted under the supervision of the German Ministry of Consumer Protection, had a unique
position thanks to its neutrality. Its assessments were
highly respected by the public and therefore these
were often featured in product advertising. The acquired distinctiveness for the goods, assumed without a consumer survey, had a positive effect on the
services that were closely connected therewith in factual and economic terms.110
Acquired distinctiveness was denied for:
“S-Bahn” [suburban train]111: As the short form of this
mark had been understood to mean for more than
35 years.112 As the mark for public transport services
was purely descriptive, an almost unanimous acquired
distinctiveness was required, which was, however, not
achieved. In contrast, paper and cardboard, globes and
flip chart drawing instruments as well as tennis rackets, roller skates and ice skates were not associated
with a suburban train or used as merchandise, and
therefore the cancellation order was to be overruled in
that respect.
104 E uropean Court of Justice C-299/99, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2002, 804, 808, Margin No. 65 – Philips.
105 E uropean Court of Justice C-108/97, C-109/97, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1999, 723, 727, Margin No. 49, 54
– Chiemsee.
106 European Court of Justice, loc. cit., Margin No. 51 – Chiemsee, Margin No. 60 – Philips.
107 European Court of Justice, loc. cit., Margin No. 62 – Philips.
108 European Court of Justice, loc. cit. Margin No. 53 – Chiemsee.
109 F ederal Patent Court, ruling dated 27 June 2012 – 29 W (pat) 22/11, for “printed matter, namely test magazines and consumer information; publication of tests of products and services; information on legal and tax issues”. An appeal was allowed with regard
to the issue, which has not yet be ruled upon by the Federal Court of Justice, of whether the acquired distinctiveness of a mark
for certain goods and services can have an effect on goods and services that are particularly close or in close actual or economic
relation to these goods and services and if it can therefore be assumed that they have acquired distinctiveness, as is recognized
with regard to distinctive character within very narrow limits (Federal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright
Journal] 2012, 930, 936, Margin No. 71 – Bogner B/Barbie B). The appeal was filed: I ZB 65/11.
134
III. Cancellation Proceedings
1. Due to bad faith pursuant to Sec. 50,
Para. 1 in conjunction with Sec. 8, Para. 2,
No. 10 of the German Trade Mark Act
A designation holder is deemed to be acting in bad
faith if it takes advantage of the legal position it has
formally without the will to use the mark while abusing its rights in order to prevent third parties from
competing. This can be done by applying for what are
known as blocking marks in order to block usage to
third parties, by applying for what are known as ambush and speculative marks in order to claim money
from third parties, by unjustifiably intruding on a domestic prior user’s known vested rights that are eligible for protection or by fraudulently obtaining a trade
mark.
Affirmation of bad faith
In the opinion of the 26th Board, the owner of the word
mark “Hop on Hop off”113 for the “organisation of excursions and city tours” acted in bad faith as it had
been informed prior to the registration by the district
government of Cologne that the petitioner, its competitor, had already obtained permission to organise
city tours in Cologne according to the “Hop on Hop off”
system. It could and should have recognised that this
nationally and internationally common designation
for city tours, in which the tour can be interrupted at
any stop and resumed later, was needed by competitors to describe the tours they offer. Nevertheless, it
registered the trade mark almost two months after
the petitioner was granted permission for city tours
and obtained a cease-and-desist order against the
petitioner a short while later. This demonstrated the
reprehensible intention to prevent the petitioner from
using the designation for the tours it offers.
Denial of bad faith
In the proceedings directed against the word mark
Sa Trincha114 that was registered inter alia for
“sound and/or image storage media of any kind” the
30th Board confirmed the rejection of the request for
cancellation by the German Patent and Trade Mark Office. The owner of the trade mark knew at the time of
registration that the petitioner used this designation
for its beach bar on Ibiza. But at that point in time, the
petitioner was not in a status of possession that was
worthy of protection as the designation had only been
used in the Spanish catering trade. At the time of registration, it was not customary for beach bars on Ibiza
to internationally market the music they played in the
bar on sound storage media. In view of the multitude
of beach bars, discotheques and clubs on Ibiza, an unproven mentioning of the names of only three establishments without any specific indication of time did
not suffice. An abusive intention was also denied as
the owner of the trade mark demonstrated its will to
use the mark by producing and distributing four CDs
with the title “Sa Trincha”.
110 See also Federal Patent Court, ruling dated 27 June 2012 – 29 W (pat) 23/11 on the identical word/figurative mark: Cancellation
overruled for “investment advice, advice with regard to rational use of income; legal and tax advice”; liable for cancellation inter
alia for “organization, evaluation and publication of tests of goods and services; ... consumer advice on the selection of goods and
services...”. Test magazines and consumer information, which could have acquired distinctiveness, are not the subject matter of
this list of services. An appeal on points of law was allowed on the issue, which has not yet been ruled upon by the Federal Court of
Justice, of whether the proven acquired distinctiveness of a trade mark for certain goods could extend to certain services that are
factually closely related to the goods having acquired distinctiveness. No appeal was filed.
111 F ederal Patent Court, ruling dated 14 March 2012 – 26 W (pat) 21/11, liable for cancellation inter alia for “transport services; transport
of passengers and goods by train, ...; transport of passengers by train within a suburban railway system; services in connection
with the operation of a railway system, namely railway porter services, luggage deposit, ... operation of a railway system, ...”.
112 This also resulted from Sec. 61, Para. 1, No. 3 of the German Disabled Persons Act.
114 Federal Patent Court, ruling dated 27 September 2012 – 30 W (pat) 46/11.
135
2. Due to absolute obstacles to protection
pursuant to Sec. 50, Para. 1, No. 2 in conjunction with Sec. 8, Para. 2, Nos. 1–9 and
Sec. 54 of the German Trade Mark Act
Cancellations
“HALL OF FAME”115: On the one hand, the praising designation highlighted that either the claimed goods
belonged to a hall of fame due to their special quality
and extraordinary features or that the users of these
goods had a corresponding reputation. On the other
hand, “hall of fame” also described a “wall that can
be painted legally” in the graffiti scene. Therefore, the
trade mark expressed, with regard to spray paint, that
these were particularly suitable for graffiti on such
walls.
: The word “hot” was also
used in a figurative sense to
mean “sexy, trendy, great” as a
characteristic of fragrances
that had an erotic effect and/or were enriched with
pheromones. The graphic design lacked characteristic
features.
116
Non-cancellations
“smartbook”117, “smartbook”118 and “smartbook for
smart people”119: In this case, the 30th Board issued a
fundamental ruling on cancellation issues. If a word
mark was only used as a description several years
after registration, the determination of lack of distinctiveness at the time of registration was subject
to stricter prerequisites. In the case of a trade mark
that was used and unchallenged over a long period
of time, the interests of competitors in the free use
of the mark were lower. In order to assume a requirement of availability at the time of registration, it
would have needed to be possible to foresee at such
point in time that the word mark would develop into
a descriptive mark. Due to a lack of clear evidence, it
could not be determined to a sufficient extent that
“book” had already been an established synonym for
“small, portable computer” at the time of registration
in 2005, 2006 and 2007, respectively, or that such development could be foreseen. Registration had to be
confirmed in particular in cases of doubt and in borderline cases.120
: The word
mark was pronounced as the
English designation for the famous Northern Italian
city of Venice, which as a geographic indication needed to be available for all goods and services and was
not distinctive. However, the special font used in this
case was eligible for protection.
121
115 F ederal Patent Court, ruling dated 22 November 2012 – 25 W (pat) 11/12, liable for cancellation for “paint and lacquers, in particular
in spray cans and writing and drawing utensils; diluents for paint and lacquers; games, toys; gymnastics and sports articles...”.
116 F ederal Patent Court, ruling dated 9 October 2012 – 27 W (pat) 49/11, protection revoked for class 3, 5, 16 and 25 goods. An appeal
on points of law was allowed due to deviations from the judgment of Higher Regional Court – 6 U 27/10 –, in which no exclusively
descriptive effect was acknowledged for the word “HOT” in connection with perfume. No appeal was filed.
117 F ederal Patent Court, ruling dated 16 February 2012 – 30 W (pat) 32/11, registered inter alia for “computers; data processing devices; ...
notebooks (computers); laptops (computers); ... computer periphery devices; ... computer programmes...”. An appeal on points of law
was allowed on the fundamental question as to which requirements apply in cancellation proceedings with regard to a subsequent
forecast with regard to the determination of distinctive character for a point in time long past. The appeal was filed: I ZB 57/12.
118 F ederal Patent Court, ruling dated 16 February 2012 – 30 W (pat) 33/11, registered for “laptops (computers); mice (data processing)”.
An admitted appeal on the same subject was filed: I ZB 58/12.
119 F ederal Patent Court, ruling dated 16 February 2012 – 30 W (pat) 34/11, registered for the same goods as in 30 W (pat) 32/11. The
allowed appeal on points of law was filed regarding the above issue. The appeal was filed: I ZB 59/12.
120 The 25th Board took a different view in its ruling dated 16 February 2012 – 25 W (pat) 45/11: As early as at the time of registration
in 2004, “smartbook” could be understood to mean an “intelligent (small) computer”. Already in the late 1980s and in 1991 the
companies Toshiba and Apple, respectively, had introduced portable “notebooks” on the computer market, which is why the cancellation for “computer, computer periphery devices ... data processing devices ... laptops (computers), ... notebooks (computers),
portable stereo devices” was justified. The allowed appeal on points of law was filed to determine the legal requirements which
exist regarding the understanding of consumer circles at the point in time of some years in the past – in this case almost eight
years – which were ruled upon differently by the 25th and 30th Boards with regard to almost identical trade marks and in part
matching trade marks. The appeal was filed: I ZB 38/11, and later withdrawn.
136
IV. Opposition Proceedings
2. Similarity of goods
1. Genuine use
“carrera-toys” vs. “CARRERA”124: The services to be
compared, i.e. “entertainment; cultural activities; carrying out of competitions with games and toys without physical exertion” and “services of an engineering
firm; preparation of technical opinions” were not similar. The consumers who were interested in the services
relating to entertainment and cultural activities did
not make use of the services of an engineering firm
and technical opinions in this respect.
Affirmation
“DESPERADO” vs. “DESPERADOS”:122 Despite some
doubt relating to the diligence with regard to the affidavits, the genuine use of the opposing trade mark for
“beer” was confirmed to a considerable extent based
on copies of invoices and a recent survey on the listing of the opposing trade mark in retail trade. “Beer”
was at least remotely similar to the snack articles
claimed with the opposing trade mark, as both were
consumed and were therefore complementary articles
that could be produced, imported and distributed under the control of one company. In case of an increased
distinctiveness of the opposing trade mark based on a
market share of 18.6 %, a likelihood of confusion could
be assumed due to the high similarities in terms of
sound, font and content.
3. Direct likelihood of confusion
In case of a direct likelihood of confusion, the consumers erroneously mistake one mark for another, i.e. they
confuse the two marks as they are similar or identical or as the differences are so minor that they are not
recognized.125
Affirmation of likelihood of confusion
Denial
vs. “Ergo Work”123: The opposing trade mark was to be denied genuine use as
the copies of invoices, catalogues and photos of office chairs neither illustrated the affixing of the mark
on the distributed chairs nor the affixing on the
packaging.
vs. “ROCHER”126: The increased
distinctiveness of the opposing trade mark for “chocolates” could not only have an effect on related goods,
such as honey, sugar, bread and spices. The attacked
trade mark was obviously pronounced “Ro-schehn” or
“Ro-schenn”, whereas it was assumed that the oppos-
121 F ederal Patent Court, ruling dated 5 March 2012 – 27 W (pat) 128/10, for class 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25 and 27 goods and class 35, 39 and 42
services.
122 F ederal Patent Court, ruling dated 20 June 2012 – 28 W (pat) 580/10. The attacked trade mark is registered for class 29, 30 and 31
goods, the opposing trade mark for class 32 goods. The allowed appeal on points of law was filed to determine the requirements
applying to the similarity of goods, with regard to which the similarity is derived essentially from occasional or regular common
use. There are dissenting rulings according to which the occasional common use – of beverages – constitutes similarity, but similarity was denied for goods – one type of goods for eating, the other for drinking. The appeal was filed: I ZB 63/12.
123 F ederal Patent Court, ruling dated 3 December 2012 – 26 W (pat) 35/11. The trade marks to be compared are inter alia registered for
“furniture”.
124 F ederal Patent Court, ruling dated 13 November 2012 – 33 W (pat) 32/11. The attacked trade mark is registered for class 41 services,
the opposing mark for class 42 services.
125 F ederal Court of Justice GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2008, 485 – Metrobus.
126 Federal
Patent Court, ruling dated 24 October 2012 – 25 W (pat) 532/11. The attacked IR trade mark is subject to protection in
Germany inter alia for “candies, chocolate” and the opposing trade mark is registered for “chocolate products, namely pralines”.
With regard to the goods “honey, sugar, spicery” the likelihood of confusion is excluded based on a lack of similarity.
137
ing trade mark was pronounced as “Ro-schee”. The
number of syllables, vowel sequence and rhythm
matched. The consonant “n” at the end of “Roshen”
could be easily missed. A distinction in relation to content of the marks was not possible since the German
meaning “Fels” [“rock”] of the French word “Rocher”
was not known to the public.
“Post” in the attacked trade mark did not have a characterising function due to the element “regio” which
must not be ignored. It had a descriptive effect in the
combined marks and was therefore not regarded independently of the entire term, which was why there
was no likelihood of confusion with regard to the serial mark.
“Choco Lofties” vs. “CHOCO-SOFTIES”, “Choco Softies”127: The trade marks were to be regarded as highly
similar, not least due to the element “CHOCO” that
had to be taken into account despite its descriptive
statement of content. The differing letters “S” in the
opposing trade mark “CHOCO-SOFTIES” and “L” in the
attacked trade mark were hardly noticed compared
with the matching elements, all the more so as the
meaning of “soft” in the element “SOFTIES”, which
had little distinguishing character, was not recognized
spontaneously.
./.
b) Denial of likelihood of confusion
vs.
and “Deutsche
Post” : The trade mark “POST” was purely descriptive
and had not achieved a higher distinctiveness, neither
by means of acquired distinctiveness nor at a later
point in time. In their entirety, the trade marks to be
compared were easily distinguished due to the striking image elements and the colours used. The element
128
The distinctiveness of the opposing trade mark meaning “to entertain”, to which a simple graphic element
was added, was considerably weakened. From a visual
point of view, the trade marks to be compared differed
with regard to their image elements. The star in the
attacked mark played a central role due to its size and
location; the vertical line in the opposing trade mark
was striking as it extended beyond the letters at the
top and bottom edges. Insofar as they were identical with regard to sound and content, a likelihood of
confusion due to the matching word and number elements, which had little distinguishing character, was
ruled out for legal reasons.
4. Likelihood of confusion by association
In case of likelihood of confusion by association, the
consumer perceives the differences of the two trade
marks, but associates one with the other due to their
common elements or concludes due to other circum-
127 F ederal Patent Court, ruling dated 20 September 2012 – 25 W (pat) 511/11. The trade marks to be compared are registered inter alia
for chocolate and chocolate products.
128 F ederal Patent Court, ruling dated 19 January 2012 – 29 W (pat) 7/10. The attacked trade mark and the opposing trade marks are
registered inter alia for class 35 and 39 services. The allowed appeal on points of law was filed as the board regarded a more detailed ruling by a higher court necessary on the issue of determination of likelihood of confusion by means of actual collection
of information, for example by means of surveys and in any case to determine how long the opposing trade mark had actually
been used. No appeal was filed.
129 F ederal Patent Court, ruling dated 12 June 2012 – 27 W (pat) 23/11. The trade marks to be compared are registered for class 9
and 16 goods as well as class 41 services. The allowed appeal on points of law was filed regarding the question of the scope of
protection of word/figurative marks, the distinctive character of which is considered to be low and which only contained an
insignificant graphic addition. No appeal was filed.
138
:
129
stances that there is some kind of association between
the owners of the trade marks in economic, commercial or organisational terms.
An indirect likelihood of confusion was affirmed in the
following cases:
vs. “The Olympics”130:
As the Olympic
Games were so widely known, the attacked trade mark was associated by
the public with the famous sports event and an economic connection between the organisers of the respective events was assumed. The additional element
“Hip Hop” only had a descriptive meaning.
“Vionade” vs. “VION”131: Association was assumed as
the opponent used the word “VION”, which was identical to the opposing trade mark, also as a corporate
designation within the term “VION GROUP”. Moreover,
the suffix “-ade” was a commonly used suffix.
All of the above-mentioned rulings are available on
the home page of the Federal Patent Court at www.
bpatg.de. For further examples of the case law of the
Federal Patent Court established in 2012, reference is
made to the April 2013 edition of the GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal].
Ingrid Kopacek*) and Regina Kortge*)
130 F ederal Patent Court, ruling dated 17 January 2012 – 27 W (pat) 21/11. The attacked trade mark and the opposing mark are registered
for class 16 and 25 goods as well as class 41 services.
131 F ederal Patent Court, ruling dated 6 June 2012 – 26 W (pat) 24/11. The marks to be compared are inter alia registered for class 29, 30
and 31 goods.
*) Judges at the Federal Patent Court, Munich
139
Business Report 2012
140
140
Business Report BPatG Annual Report 2012
Business Development
I. Overview
A total of 2,643 new sets of proceedings were received
by the Federal Patent Court in 2012. In 2011, the number of new sets of proceedings was 2,464. The new sets
of proceedings received comprised 2,208 main sets of
proceedings (2011: 1,937) and 435 sets of ancillary proceedings, e.g. file access requests and reminders (2011:
527). In the year under review, 2,888 sets of proceedings were adjudicated (2011: 2,858).
The number of entries recorded by the 13 Technical
Boards of Appeal (6th to 9th, 11th, 12th, 14th, 15th, 17th, 19th
to 21st and 23rd Boards) totalled 538 main proceedings
(2011: 287). At the end of the year 2012, there were 1,977
cases pending (2011: 2,181). The number of pending opposition proceedings before the Technical Boards of
Appeal could be reduced considerably (end of 2010:
486; end of 2011: 233; end of 2012: 81).
The duration of the main proceedings before the
Trade Mark Board increased to about 16 months (previous year: 14 months), which was in part due to the
high number of vacant positions in connection with
an appointment process. The processing time posted
by the Technical Appeal Boards rose from 54 to 55.5
months as the technical judges were involved in an
increasing number of nullity proceedings, in order to
prevent a further increase of processing times (from
24.2 months in 2011 to 24.6 months in 2012) despite a
high number of filed suits.
The eight Trade Mark Boards (24th to 30th and 33rd Boards)
received 1,307 appeals in the year under review (2011:
1,303). After 1,334 appeals having been processed, 1,564
cases were still pending at the end of 2012 (2011: 1,591).
The number of new entries for the Board of Appeal for
Utility Models (35th Board) amounted to 57 in the main
proceedings in the year under review (2011: 31) and
there were 107 cases pending at the end of the year.
The number of entries recorded by the six Nullity
Boards (1st to 5th and 10th Boards) dropped slightly to
261 main proceedings in 2012 (2011: 297). By the end of
the year under review, 258 cases (2011: 276) had been
closed and 426 cases (2011: 423) were still pending. The
Juridical Board of Appeal (10th Board) received 45 appeals (2011: 19) and 54 cases were processed (2011: 40),
leaving 82 cases pending at the end of 2012 (2011: 91).
141
BPatG Annual Report 2012 Business Report
II. Statistics
Overall Statistics on the Activities of the Federal Patent Court in 2008 – 2012
Nullity, Appeal and Opposition Proceedings – Main Proceedings
Nullity
Boards
1
Juridical
Board of
Appeal
2
Technical Boards
of Appeal
Boards of
Appeal for
Trade Marks
Board of
Appeal for
Utility
Models
Board of
Total sets of
Appeal for
proceedings
Plant Variety
Cases
(Columns
1-7)
Appeal
proceedings
Opposition
proceedings
3
4
5
6
7
8
2008
Received
Closed
Still pending
275
237
388
47
44
80
750
610
2,118
1
452
1,289
961
1,471
1,274
113
85
127
-
2,147
2,899
5,276
228
227
389
61
57
84
683
549
2,252
9
464
834
1,068
1,190
1,152
141
83
185
-
2,190
2,570
4,896
255
242
402
58
30
112
598
652
2,198
8
356
486
1,465
1,196
1,421
55
121
119
1
0
1
2,440
2,597
4,739
297
276
423
19
40
91
287
537
1,948
0
253
233
1,303
1,133
1,591
31
58
92
0
0
1
1,937
2,297
4,379
261
258
426
45
54
82
536
588
1,896
2
154
81
1,307
1,334
1,564
57
42
107
0
1
0
2,208
2,431
4,156
2009
Received
Closed
Still pending
2010
Received
Closed
Still pending
2011
Received
Closed
Still pending
2012
Received
Closed
Still pending
142
Nullity, Appeal and Opposition Proceedings – Proceedings Outside Main Proceedings (ZA (pat) Proceedings)
Nullity
Boards
1
Juridical
Board of
Appeal
2
Technical Boards
of Appeal
Boards of
Appeal for
Trade Marks
Appeal
proceedings
Opposition
proceedings
3
4
Board of
Appeal for
Utility
Models
Board of
Total sets of
Appeal for
proceedings
Plant Variety
Cases
(Columns
1-7)
5
6
7
8
2008
Received
Closed
Still pending
354
344
54
9
7
2
140
136
10
135
135
2
36
36
2
44
45
2
-
718
703
72
412
362
104
1
3
0
175
182
3
109
110
1
30
30
2
40
40
2
-
767
727
112
290
309
85
8
4
4
160
162
1
49
50
0
34
35
1
38
33
7
-
579
593
98
311
347
49
0
4
0
127
122
6
41
41
0
25
22
4
23
25
5
-
527
561
64
239
255
33
6
6
0
119
123
2
15
15
0
26
28
2
30
31
4
-
435
458
41
2009
Received
Closed
Still pending
2010
Received
Closed
Still pending
2011
Received
Closed
Still pending
2012
Received
Closed
Still pending
143
Business Development in 2012 in the Field of Main Proceedings
Cases in hand:
1 Jan 2012
New cases
Prosecuted
cases
Cases in hand:
31 Dec 2012
Nullity Boards
423
261
258
426
Juridical Board of Appeal
91
45
54
82
Technical Boards of Appeal total
2,181
538
742
1,977
of which
1,948
536
588
1,896
233
2
154
81
Boards of Appeal for Trade Marks
1,591
1,307
1,334
1,564
Board of Appeal for Utility Models
92
57
42
107
Board of Appeal in Plant Variety Cases
1
0
1
0
4,379
2,208
2,431
4,156
appeal proceedings
opposition proceedings
(including appeal proceedings pursuant to Art. 165,
Paras. 4 and 5 of the Trade Mark Act)
Total
144
10
24.67
16.09
24.6
33.88
38.50
24.23
13.75
24.19
21.91
14.08
17.86
21.77
25.61
19.01
16.65
21.26
22.91
21.35
12.81
20
21.51
40
30
49.65
46.09
40.4
50
54.42
60
55.51
Overall Statistics of Duration of Proceedings 2008 – 2012 in Months
0
2008
2009
2010
2011
2012
Nullity Boards
Technical Boards
Utility Models
Trade Marks
Juridical Board
2008
2009
2010
2011
2012
Nullity Boards
21.51
21.26
21.77
24.19
24.60
Technical Boards of Appeal
40.40
46.09
49.65
54.42
55.51
Board of Appeal for Utility Models
12.81
16.65
17.86
24.23
24.67
Boards of Appeal for Trade Marks
21.53
19.01
14.08
13.75
16.09
Juridical Board of Appeal
22.91
25.61
21.91
38.50
33.88
145
III. Appeals against Rulings of the Federal Patent Court
Patent Nullity Proceedings
An appeal was lodged against 64, or 55 %, of the 117
judgments, issued by the Federal Patent Court in 2012
(2011: 78 of 115 cases). The Federal Court of Justice concluded 40 appeal cases by judgment, in 25 cases of
which the first-instance rulings of the Federal Patent
Court were upheld. In 15 cases the impugned decision
was modified or set aside, often on the basis of new
auxiliary requests. The remaining 24 proceedings ended otherwise (for instance through settlement or
withdrawal of the appeal). Relative to the total number of completions, 23 % of the appeals resulted in the
Federal Court of Justice amending or overturning the
first-instance judgment of the Federal Patent Court
(2011: 17 %).
Further Appeal Proceedings to the Federal
Court of Justice in 2012
In 2012, the Federal Patent Court allowed appeals to
the Federal Court of Justice in 40 cases, broken down
as follows: five ancillary proceedings before the
Nullity Boards, six proceedings before the Technical
Boards of Appeal, 24 proceedings before the Boards
of Appeal for Trade Marks, one utility model appeal
proceedings, three proceedings before the Juridical
Board of Appeal as well as one proceedings before
the Board of Appeal for Plant Variety Cases.
The parties to the proceedings lodged appeals in 15
cases (of which three were before the Nullity Boards,
one before the Technical Board of Appeal, eight before the Boards of Appeal for Trade Marks, one before
the Board of Appeal for Utility Models, one before the
Board of Appeal for Plant Variety Cases and one before the Juridical Board of Appeal). In 25 cases the rulings were overruled by the Federal Court of Justice.
An appeal not requiring admission was lodged in
seven cases (in two proceedings before a Technical
Board of Appeal and in five proceedings before the
Board of Appeal for Trade Marks).
Decisions of the Federal Court of Justice
on Admitted Appeals and Appeals not
Requiring Admission in 2012
In the year under review, the Federal Court of Justice
ruled on a total of nine admitted of the Federal Patent
Court, in three cases of which the appeal was granted,
whereas in six cases it was dismissed. In four further
proceedings the appeal on points of law was concluded in another manner.
The Federal Court of Justice adjudicated 13 appeals not
requiring admission, which were dismissed in ten cases. The remaining three proceedings were concluded
in another manner.
146
Staffing
As of 31 December 2012, the Federal Patent Court had a
total of 108 judges as defined by Sec. 65, Para. 2 of the
German Patent Act (2011: 112). They included 30 female
judges and 78 judges (2011: 30 female and 82 male
judges), 61 and 47 of whom were technically and legally qualified members, respectively (2011: 65 technically
and 47 legally qualified members). Nine positions were
vacant due to on-going staffing processes.
In the year being reviewed six new presiding judges
were appointed – for the 4th, 9th, 11th, 14th, 17th and 21st
Boards. The judge presiding over the 11th Division was
transferred from the 11th to the 19th Board.
Of the 108 judges of the court, one male judge was
seconded to the Ministry of Justice and one female
technical judge to the German Patent and Trade Mark
Office. Another female judge is on leave to perform
tasks at the Office for Harmonization in the Internal
Market, and four legally qualified members – including
the former President of the Federal Patent Court – are
on leave to perform tasks at the European Patent Office.
In addition, one judge from the Magdeburg Regional
Court and the Sömmerda, Rosenheim and Bergen Local Courts was seconded to the Federal Patent Court
with the aim of a transfer and one judge of the Zweibrücken Higher Regional Court was seconded on a
20 % basis.
As of 31 December 2012, the Federal Patent Court had
116 non-judicial staff members (2011: 126), three of
whom were on leave for a longer period of time. Nonjudicial personnel consisted of 82 women and 34 men.
In 2012, the Federal Patent Court trained young adults,
three of whom to become office clerks and two to become media and information services professionals. By
virtue of these traineeships, the Federal Patent Court
complied with the government’s training campaign,
which envisages a ratio of 7 % relative to all employees
subject to social security contributions.
147
Training of Candidate Patent Attorneys
Candidate patent attorneys are assigned to the Federal Patent Court for a six-month training period. Overall responsibility for this training lies with the German
Patent and Trade Mark Office. Before 2001, between 90
and 110 candidate patent attorneys were trained at the
Federal Patent Court every year. From 2003 to 2009,
this figure averaged just below 150 candidates per annum. Following a sudden rise in assigned candidates
in 2011 (238) this figure already dropped to 181 in 2011.
In the year under review, the number of candidate patent attorneys declined to 169.
ous boards. Furthermore, judges at the Federal Patent
Court provide each candidate group with instruction in
numerous study groups.
Of the 186 exam participants (2011: 196) 180 candidates,
or 96.8 %, passed the patent attorney exam in the year
being reviewed (2011: 96.4 %).
In view of the current number of candidates, a group
of approximately 50 to 60 candidates will be assigned
to the Federal Patent Court every four months. They
will be placed in small groups and allocated to the vari-
Number of Trained Candidate Patent Attorneys 2002 to 2012
238
240
220
200
186
181
180
158
160
141
140
120
100
148
169
153
147
155
140
138
110
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Documentation and the Library
I. Documentation
All of the final rulings handed down by the Federal Patent Court were published in the “Judgments” section
of the court’s website (www.bundespatentgericht.de)
where they were freely accessible. This service can be
used free of charge for all non-commercial purposes.
In the past year, 34 urgent notices on important rulings of the Federal Patent Court were published via the
website of the court.
The association of judges at the Federal Patent Court
compiles the collection of “Rulings handed down by
the Federal Patent Court” (BPatGE) and published 13
rulings issued in the year under review in this collection. Furthermore, 53 rulings selected by the boards
were forwarded to the specialized press for publication.
The court’s internal documentation databases gives all
employees access to the rulings of the Juridical Board
of Appeal since 1995 and the decisions of the Board of
Appeal on Trade Marks since 1961. In the year under review, 1,473 new files received from the German Patent
and Trade Mark Office and 890 cases concluded by the
Boards of Appeal on Trade Marks were evaluated for
internal trade mark documentation purposes. There
were another 697 cases that were concluded otherwise (withdrawals, formal decisions, etc.) that are now
in the trade mark rulings databases.
As per the end of 2012, the goods similarities database
contained more than 2,493 entries, which supply detailed information on issues of similarity of goods and
services in a documentary format. At the same time,
31 rulings selected by the boards were supplemented
with documentary information and made available in
order to document “internal” case law.
The Documentation Office processed 894 rulings of
the boards comprehensively and forwarded these to
the juris database, accounting for about 34 % of all rulings. In addition, 427 passages in the court’s rulings in
relevant periodicals and 35 full texts of rulings of the
court already contained in the database were supplemented.
The juris database gives access to all rulings handed
down by the divisions and boards as well as all the
rulings against which an appeal on points of law
has been admitted or lodged and have been cited in
the annual reports since 1995 as well as to all rulings
handed down by the Federal Patent Court, which were
published in the more than 600 print media evaluated
by juris over the course of the year. In order to allow
for a complete documentation of the rulings of the
Federal Patent Court in the juris database, the full text
versions of all rulings, in so far as these are published
in the collection of rulings of the court on the court’s
website and have not already been documented otherwise in the juris database, will be forwarded to the
database in the year under review. These rulings are
only processed for documentary purposes to a basic
extent, but can be searched by means of a full text
search.
II. The library
The library’s stock of books, which is merely intended
for providing information to the court staff and the
employees of Department 3 of the German Patent
and Trade Mark Office, which is housed in the same
building, grew to some 20,200 titles last year. For
this purpose, 104 regular collections (loose-leaf collections, annuals, etc.) and 190 periodicals are kept,
some of them in several copies. Several information
databases are offered via the Intranet for use at the
staff’s desks in addition to numerous individual electronic documents. The special collection of product
catalogues, which has been compiled for several
years, currently comprises approximately 5,500 catalogues and product lists of all kinds.
In order to support the work of the Trade Mark
Boards, the library has offered an electronic dictionary for the area of advertising language/slogans and
neologisms/trend words since the year 2000. The
database currently contains some 40,000 terms that
are indexed by means of information on occurrence
and usage as well as sources. To keep the court up to
149
Electronic Legal Transactions
date on current events, the library compiles a press
review once a week, which includes news items published in daily newspapers and online news services
from the fields of intellectual property, patents and
trade marks, marketing and advertising. The library
posts monthly overviews of all new additions to the
library’s stock in the intranet, including a full list of
new monographs and a selection of magazines.
All magazines received in the German Patent and
Trade Mark Office are made available for a short period of time in the library of the Federal Patent Court.
This allows all staff members and the employees of
Department 3 of the German Patent and Trade Mark
Office to obtain information on the current content
of some 1,000 magazines. About 320 magazines circulate within the court thanks to the exchange of
magazines with the German Patent and Trade Mark
Office.
Electronic legal transactions/eJustice
“Electronic legal transactions” (often merely referred
to as eJustice) is the term used to designate the secure legally binding electronic communication between parties to proceedings and the courts and covers electronic file management, the court’s internal
electronic processing (workflow management), as
well as electronic archiving. The requirements necessary to effect electronic legal transactions are the
possibility of the legally secure exchange of documents (e.g. motions, complaints and court decisions)
as well as the clarity, integrity, completeness and consistency of files maintained electronically.
The objective is to speed up correspondence significantly and to enable files to be processed without
a discontinuity in media within the Federal Patent
Court as well. The time-consuming and costly creation of paper documents and their delivery, as well as
incoming mail processing and distribution are being
considerably simplified by the immediate exchange
of documents between the IT systems of the parties
involved.
Information technology
In 2009, the Federal Patent Court switched its administration to electronic file management using
the VISkompakt workflow management system as a
precursor to the introduction of the management of
electronic court files, enabling the processing of administrative transactions without media discontinuity and across all departments, which is continuously
developed and has proved to work well in practice.
The Federal Patent Court further developed its information technology and electronic court file system
when it introduced the electronic legal transactions
system. The specialized legal system GO§A (the main
functionalities of which are data entry, a typing job
system, a calendar and statistics) is available for administration of justice purposes, which electronically
supports the entire proceedings from the creation
of a file by the central receiving department to the
final processing by the registry. This specialized system, which is continuously modernised and adapted
150
to the requirements and legal framework conditions
of electronic file keeping allows for access to the files
of the German Patent and Trade Mark Office on earlier instances of patent and utility model proceedings
which have been submitted to the Federal Patent Office in electronic form since September 2012. Thus,
the first part of the electronic exchange of files across
the instances (German Patent and Trade Mark Office
– Federal Patent Court – Federal Court of Justice) has
been implemented.
Furthermore, the specialized Go§a system is linked
to VISkompakt the workflow management system.
Legal briefs that are received electronically may be
processed without media discontinuity. Incoming
documents of practically all sizes can be registered
by means of an upload process via the electronic
mailroom. In 2012, there was a noticeable increase
in electronically submitted documents. In particular,
a rising number of long statements of complaint in
nullity suits and attachments thereto were filed electronically, apparently because this offers remarkable
synergy effects for lawyers and patent attorneys. The
electronic mailroom is also connected to VISkompakt
so that incoming documents can be directly assigned
to the right proceedings. Incoming paper documents
can be integrated into the electronic file by means of
various scanning methods.
ings. Experience has shown that for this purpose, it is
not sufficient to set up notebooks or monitors in the
courtroom.
The Federal Patent Court had already converted two
courtrooms and judges’ deliberation rooms and
equipped them with new furniture and the necessary
IT infrastructure with funds from the government’s
second economic stimulus package within the framework of the electronic courtroom project. The “Main
Courtroom” (Kapellensaal) of the Federal Patent Court
was converted into an “electronic courtroom” at the
end of 2012. One special feature of this room is that
it can be used as both a courtroom and a multimedia
conference room (when there are no hearings).
The “Electronic Courtroom” project is a pilot of the
German court landscape that has already drawn huge
attention. Informational video clips making the technology employed clearer and easier to use by parties
to proceedings can be accessed on the Federal Patent
Court’s website (www.bundespatentgericht.de).
The electronic court files are currently being tested
by several (Technical) Boards of Appeal (also within
the framework of oral hearings). They are supplemented with the “second file” in PDF format, which
is used by the judges when working on the subject
matter of a case.
Electronic courtroom
Oral hearings are the core element of every court proceedings. As a direct consequence of the introduction
of electronic legal transactions, there is thus a need
for all electronic file contents, including those of the
court of lower instance, to be adequately available in
hearings. However, the availability of the electronic
file, and on-screen searches and the receipt of file
contents may not interfere with the oral proceed-
151
Public Relations Work and International Affairs
17 January 2012
2 to 6 June 2012
The traditional New Year’s Reception took place for the
20th time in the Federal Patent Court – for the first time
upon invitation by the President Ms Schmidt – and
was attended by approximately 180 guests.
The Federal Patent Court together and the European
Patent Office again organised a seminar for European
judges – this year for judges from Poland.
26 to 27 January 2012
On the occasion of the 20 anniversary of the foundation of the Russian Supreme Commercial Court,
well-known representatives of authorities, companies
and academia were invited to Moscow for an international symposium and official ceremony. President Ms
Schmidt and Federal Patent Court judge Dr Mittenberger-Huber represented the Federal Patent Court
and took part in this interesting event.
th
26 April 2012
The “International Day of Intellectual Property”, which
was celebrated with various activities around the
globe, had the motto “Visionary Inventors” in the year
under review. It therefore seemed natural to us to combine this event with the 6th nationwide “Girls’ Day”! As
in the preceding years, the programme’s focus in the
Federal Patent Court in 2012 was the profession of the
technically qualified female judge. Ten high school
girls aged 14 to 15 spent a day informing themselves
about the Federal Patent Court, experiencing an oral
hearing as visitors and gaining a lot of valuable insight
into this diverse profession first hand, namely from the
court’s technically qualified female judges.
20 June 2012
A delegation of the Jordanian Ministry of Justice and
the Jordanian Bar Association visited the Federal Patent Court together with the members of the German
Foundation for International Legal Cooperation to obtain information on “Intellectual Property in Germany”.
2 July 2012
On the occasion of their visit to the Federal Patent
Court, Dr Bornkamm, Presiding Judge of the First Civil
Division of the Federal Court of Justice, and Dr Büscher,
Judge of the First Civil Division of the Federal Court
of Justice, talked about recent rulings on trade mark
cases of the First Civil Board. Many colleagues from the
trade mark boards took part in this interesting event.
Visitors from Germany
The visits of numerous groups demonstrated keen
interest in our electronic court rooms. To name just a
few, members of the European Patent Office, a delegation of the Saxon Ministry of Justice and the Saxon
State Chancellery, judges at the Fiscal Court of BadenWürttemberg and the Presiding Committee of the
German Association of Judges, informed themselves
about the construction and functionalities of the new
courtrooms.
Visits from Abroad
In 2012, the Federal Patent Court again received numerous delegations from abroad, namely Australia,
Azerbaijan, Jordan, Poland, South Korea, Japan, China,
the United Kingdom, Finland, Lithuania, Belgium, Portugal, Spain and Russia. They were informed about the
tasks and the position of the Federal Patent Court. As
before, the regional point of focus of cooperation with
intellectual property establishments abroad is Asia.
152
The Federal Patent Court closely cooperates with the
German Patent and Trade Mark Office, the European
Patent Office and the German Foundation for International Legal Cooperation and the German Society for
International Cooperation to organise seminars for
foreign delegations.
Future Projects
In keeping with tradition – the Federal Patent Court
will organise the fourth international symposium entitled “Between Marketing and the Law: Trade Marks
and Brand Identity in Real and Legal Terms” in the
“Sophiensaal” in Munich. Some 250 participants from
all over Europe, dealing with this issue in their work
as judges, lawyers, representatives of companies and
academia, governments of EU member states and the
EU Commission, are expected.
More detailed information will be available on the
court’s website (www.bundespatentgericht.de) in due
course.
Public Relations
The press releases published by the Federal Patent
Court are available on the court’s website (www.bundespatentgericht.de).
The ruling of the 27th Board of Appeal on the registration of the name “Robert Enke” as a word mark generated considerable media attention (press release of
the Federal Patent Court dated 25 April 2012):
The widow of the deceased football player filed an application for the registration of the name of her late
husband as a trade mark with the German Patent and
Trade Mark Office. The application for the word mark
“Robert Enke” was rejected as lacking distinctive character, as all registered goods and services could relate
to the football goalkeeper, who died on 10 November
2009, in terms of content. As he was a celebrity and
known to the wide public – also those who are not interested in football – the mark lacked an indication of
the origin of the goods or services.
The appeal lodged by Ms Enke was successful.
Pursuant to trade mark law, the registration of the
name of an individual – be this person famous or unknown – is permissible. The 27th Board of the Federal
Patent Court ruled that the names of individuals have
distinctive character by virtue of their intended purpose. In descriptive terms, the name “Robert Enke”
could be used with regard to summaries of contents of
books and other media services. Trade mark protection,
however, has to be granted to the designated goods
and services. Furthermore, it is irrelevant with regard
to the registration of a trade mark whether consumers
get the impression that the person bearing the name
or his or her legal successor are related to the entity
offering or providing the goods and services. Whether
this is actually the case and whether the use of the
trade mark is allowed on the market, has to be decided
in cancellation proceedings and pursuant to competition law, not, however, in the registration proceedings.
There was also considerable interest in a judgment of
the 28th Board of Appeal on Trade Marks, which ruled
on 14 November 2012 (press release of the Federal Patent Court on the same date) that the word mark “M”,
registered by a major German car manufacturer, was
eligible for protection for “sports cars”.
The word mark “M” has distinctive character as the
average consumer does not attach any descriptive importance to the letter “M” with regard to “sports cars”
(class 12). In addition, “M” does not need to be available for any competitors of the applicant. EC Directive
2007/46/EC dated 5 September 2007 contains a classification of vehicles for passenger transport with at
least four wheels. This classification is referred to as
“Class M”. However, as a stand-alone mark, the letter
“M” is not used and needed by expert consumer circles to describe motor vehicles, to which “sports cars”
belong, but it is merely used and needed in the word
combination “Class M”.
153
Bundespatentgericht
Federal Patent Court
Cincinnatistraße 64
D - 81549 München
bundespatentgericht@bpatg.bund.de
www.bpatg.de

Jahresbericht 2012 - Bundespatentgericht

Transcription

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